CC BY
14Тимофеева Виктория Владиславовна Московский государственный юридический университет
им. О.Е. Кутафина Институт публичного права и управления
Россия, Москва timofeevawork@yandex.ru Timofeeva Viktoria Kutafin Moscow State Law University Institute of Public Law and Administration
Russia, Moscow
К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА БЕЗ СОГЛАСИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ПРИ ПРОДАЖЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ Аннотация: в данной работе рассматривается вопрос привлечения к ответственности предпринимателя в случаях незаконного использования товарного знака при реализации продукции, вызванного недобросовестными действиями со стороны поставщика такой продукции. Автор также рассуждает об определении вины и расчете размера компенсации при нарушении исключительного права на товарный знак.
Ключевые слова: товарный знак, исключительные права, вина, компенсация, должная осмотрительность, поставщик, нарушение.
ABOUT THE QUESTION OF AN ENTREPRENEUR'S RESPONSIBILITY FOR THE USE OF A TRADEMARK WITHOUT THE CONSENT OF THE RIGHT HOLDER IN THE SALES OF SUPPLIED GOODS
УДК 347
Annotation: this article discusses the issue of entrepreneur^ responsibility in cases of illegal use of a trademark in the sale of products caused by dishonest actions on the part of the supplier of such products. The author also discusses the definition of guilt and the calculation of the amount of compensation in case of violation of the exclusive right to a trademark.
Key words: trademark, exclusive rights, guilt, compensation, due diligence, supplier, infringement.
Договор поставки является одним из самых распространенных договоров в сфере предпринимательской деятельности. С его помощью возможно возмездное перемещение товаров между различными товаропроизводителями. Однако часто участники товарного рынка ведут себя недобросовестно. Как показывает практика, случаются ситуации, когда предприниматели закупают у поставщиков продукцию, не зная, что те поставляют её под чужим товарным знаком.
Последующая розничная продажа такой продукции предпринимателем без разрешения владельца товарного знака будет подпадать под незаконное использование товарного знака. согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения [1].
Маркированные чужим товарным знаком товары будут являться контрафактными. При это правообладатель имеет право требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак (ст. 1515 ГК РФ).
Возникает вопрос, как же предпринимателю удостовериться, что поставщик имеет право поставлять продукцию под конкретным товарным знаком и какую компенсацию будет необходимо выплатить правообладателю, в случае если по незнанию избежать нарушения не удалось?
Для начала необходимо рассмотреть несколько основополагающих моментов по установлению вины предпринимателя при нарушение исключительных прав на товарные знаки.
Во-первых, стоит учитывать, что предприниматель, будучи профессиональным участником экономических отношений, обязан проявлять максимальную степень заботливости и осмотрительности для надлежащего исполнения своих обязательств [2, с. 141]. В соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Соответственно вина по смыслу норм гражданского права понимается не как неосознавание действия и непредвидение последствий, а как несовершение действий [3, с. 159].
Так предприниматель, зная, что ему будут поставляться товары, маркированные определённым обозначением, должен выяснить у поставщика на каком основании он использует обозначение, имеет ли тот право на его использование, запросить у поставщика номер свидетельства на товарный знак или лицензионный договор на его использование.
Если же поставщик отказывается предоставить подтверждающие документы, то у предпринимателя есть возможность проверить информацию об обозначении по открытым реестрам товарных знаков или воспользоваться платной услугой Федерального института промышленной собственности. Безусловно, не каждый предприниматель готов прибегнуть к платной услугу по проверке словесного обозначения, но это не должно становиться препятствием
для совершения иных действий, перечисленных выше. Поэтому такой аргумент предпринимателя не может быть признан обоснованным.
Также можно обратиться к компании-правообладателю товарного знака для уточнения сведений. Если такие действия не предпринимались, то есть основания утверждать, что предприниматель не проявил должной заботливости и осмотрительности.
Во-вторых, предприниматель также берет на себя риски и как следствие отвечает за принятые решения, результат которых непредсказуем [4, с. 153]. Так пп. 3 п. 3 ст. 1250 ГК РФ содержит исключение из общего правила о субъективных основаниях ответственности за нарушение интеллектуальных прав и гласит, что взыскание убытков и компенсации за нарушение исключительных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, возможно и при отсутствии вины. Освобождение от ответственности в подобных ситуациях возможно только если лицо докажет, что нарушение произошло вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Это обусловлено тем, что специфика гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательской деятельности выражается в её компенсационном характере и необходимостью восстановления имущественного ущерба потерпевшей стороны [5, с. 556].
Поэтому предприниматель будет нести ответственность, даже если он проявил должную заботливость и осмотрительность. Однако факт совершения таких действий может свидетельствовать об отсутствии умысла, что будет влиять на установление вины в форме неосторожности.
Кроме того, исходя из положений гражданского законодательства, отсутствие как такой вины нарушителя в любом случае не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя таких мер, как пресечение
действий, нарушающих исключительное право на средство индивидуализации (пп. 2 п. 1 ст. 1252), а также изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей (пп. 4 п. 1 ст. 1252).
Таким образом, довод предпринимателя о том, что он не знал о правовой охране обозначения в качестве товарного знак, не будет принят во внимание судом.
В-третьих, при установлении формы вины необходимо обращать внимание на умысел предпринимателя, связанного с намерением ввести покупателей в заблуждение. Как указано в п. 2 ст. 6 Директивы № 2005/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О недобросовестной коммерческой практике по отношению к потребителям на внутреннем рынке» коммерческая деятельность считается вводящей в заблуждение, если исходя из фактической ситуации, принимая во внимание все особенности и обстоятельства, она ведет или может вести к совершению среднестатистическим потребителем сделки, которая при других обстоятельствах не была бы совершена, и включает в себя любое продвижение товара на рынке, которое порождает затруднения в идентификации товаров, торговых знаков, торговых наименований или иных отличительных знаков контрагентов [6].
Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах [7]. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.
Статья 14.4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции» устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на
средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг [8].
Рассмотрим вероятную практическую ситуацию. Иностранный производитель заключил договор поставки косметических продуктов с российской компанией «А». По условиям договора производитель должен был поставлять товар во вторичной упаковке с содержанием на лицевой стороне товарного знака, принадлежащего компании «А». Однако производитель и компания «А» были вынуждены досрочно расторгнуть договор поставки.
Через определённое время производитель договорился о продолжении реализации аналогичных косметических продуктов на российском рынке с компанией «Б». На момент первой поставки у производителя оставались большие запасы вторичной упаковки после досрочного прекращения договора с компанией «А», поэтому им было принято решение передать предпринимателю «Б» косметические продукты во вторичной упаковке с содержанием на лицевой стороне товарного знака, принадлежащего компании «А». По итогу компания «Б» ввезла косметические продукты на территорию РФ и начала их розничную реализацию.
Данная ситуация может быть рассмотрена с двух сторон. Допустим компания «Б» является крупной организацией, осуществляющей основную деятельность по производству и продаже косметической и парфюмерной продукции на протяжении 15 лет. При этом она имеет широкую сеть магазинов по всей стране. За это время товары компании приобрели широкую известность. Поэтому потребитель, придя в сети магазинов компании «Б», с высокой степенью вероятности предполагает приобрести продукцию компании «Б», а не найти и приобрести продукцию компании «А». Иным образом может быть расценена ситуация будь компания «Б» локальным молодым брендом, только начинающим свою деятельность, а компания «А» хорошо известной большому кругу потребителей. Тогда действия компании «Б» могут
свидетельствовать о намерении ввести потребителей в заблуждение путем создания в глазах потребителей восприятия компании «А» и компании «Б» как единого производителя косметических продуктов под товарным знаком компании «А». Однако в любом случае суд будет расценивать подобную ситуацию исходя из совокупности всех факторов.
При этом также следует учитывать является ли товарный знак широкоизвестным. В п. 1 ст. 1508 ГК РФ указано, что что общеизвестными могут быть признаны такие товарные знаки, которые в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя. Согласно сложившейся судебной практике, о широкой известности товарных знаков могут свидетельствовать следующие обстоятельства: длительное и интенсивное использование знаков, в частности на территории Российской Федерации; обширная география их использования; существенность затрат на рекламу товаров и услуг, маркируемых знаками; высокая рыночная стоимость таких знаков; результаты опроса потребителей товаров и услуг. Очевидно, что предприниматель не может не знать о наличии правовой охраны в отношении словесного обозначения крупного бренда, как например «COCA-COLA» или «NIKE».
Соответственно в ситуации, когда субъект нарушил чужое исключительное право неумышленно, без намерения ввести потребителей в заблуждение и при неосторожной форме вины, нарушитель должен выплатить компенсацию за использование товарного знака в той мере, в какой это разумно.
Говоря о самой компенсации нарушения исключительных прав, то из смысла п. 4 ст. 1515 ГК РФ следует, что правообладатель в случае незаконного использование товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя либо возмещения убытков, либо выплаты компенсации. При этом правообладатель не должен обогащаться за счет нарушения. Ни нарушение
исключительных прав, ни компенсация за него, не должны вести к обогащению одной из сторон. Более того, суд должен учитывать степень виновности нарушителя при назначении разумной компенсации.
Отдельные вопросы вызывает п.п. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, позволяющий правообладателю взыскивать компенсацию в двухкратном размере стоимости права использования товарного знака. Долгое время правообладатели могли рассчитывают на указанную компенсацию только в случае предоставления суду примеры ранее заключенных ими договоров неисключительной лицензии [9, с. 53]. Если подобные договоры не заключались правообладателем, то суды отказывали в удовлетворении исковых требований в этой части даже при наличии факта нарушения. Причем в этом не было ничего удивительного, ведь суды формировали свои выводы опираясь на положения ранее действующего Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009, в соответствии с которыми в основу расчета компенсации в двукратном размере стоимости права на использование должно было быть заложено вознаграждение, обусловленное договором простой лицензии [10].
Так в качестве примера можно привести Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2014 по делу № А40-126600/2013 [11]. В данном деле сумма компенсации была определена истцом исходя из утвержденного им самим Положения «О ставках вознаграждения за использование товарных знаков». Отказывая в удовлетворении иска в указанной части, суд исходил из того, ссылка истца на Положения «О ставках вознаграждения за использование товарных знаков» при расчете компенсации не может выступать надлежащим доказательством для обоснования её размера, поскольку оно было составлено и утверждено в одностороннем порядке. Также суд обратил внимание на факт отсутствия на момент рассмотрения дела доказательств, свидетельствующих об использовании указанных в Положения «О ставках вознаграждения за использование товарных знаков» размеров
вознаграждения при заключении лицензионных соглашений. При этом как следует из пояснений истца, такие лицензионные договоры пока находятся на стадии заключения.
Аналогичные выводы можно также встретить Постановлении СИП РФ от 24.05.2018 № С01-294/2018 по делу № А40-208600/2016 и Постановлении СИП РФ от 24.04.2018 № С01-220/2018 по делу № А75-9720/2017.
Настоящая судебная практика показывает, что заключенные ранее лицензионные соглашения более не выступают единственным ориентиром при установлении стоимости права на использование. В этом аспекте наиболее показательным является позиция, отраженная в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»: заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности, истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров товаров и их цену [12]. При этом суд не конкретизировал ни перечень документов, ни перечень обстоятельств, которые должны учитываться суды при расчете компенсации.
В то же время представление в суд лицензионного договора и иных документов не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования). Данная позиция подтверждается Определением ВС РФ от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768 по делу № А48-7579/2019 [13]. Так имущественные потери могут быть вполне компенсированы предполагаемыми роялти по договору исходя из экспертной оценки рыночной стоимости товарного знака.
Таким образом можно заключить, что контрафактные товары нарушают права владельца товарного знака, порождают недобросовестную конкуренцию и отрицательно влияют на экономику страны. Действующее законодательство содержит различные меры по борьбе с оборотом незаконной продукции, которые позволяют суду изымать её у предпринимателей, уничтожать, а также взыскивать в пользу правообладателя возмещения убытков, либо компенсации. Однако определенные особенности при привлечении к ответственности наблюдаются, когда предприниматель не знал или не мог знать о правовой охране товарного знака. Во избежание ответственности правообладатель должен проявлять должную осмотрительность и проверять у поставщика товара документы, подтверждающие право использование товарного знака.
Список литературы:
1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-Ф3 (ред. от 14.07.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
2. Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса: учебник для магистров / Р.Н. Аганина, В.К. Андреев, Л.В. Андреева и др.; отв. ред. И.В. Ершова. М.: Проспект, 2017. 848 с.
3. Голубцова Ю. А. Понятие вины в римском частном праве и его восприятие в российском гражданском законодательстве // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. №4 (22). 155-161 с.
4. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с.
5. Афанасьева Е.Г. Ответственность за нарушения исключительных прав на товарные знаки и иные средства индивидуализации // Предпринимательское право. 2015. № 2. 52-59 с.
6. Директива № 2005/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О недобросовестной коммерческой практике по отношению к потребителям на внутреннем рынке (Директива о недобросовестной коммерческой практике)» (Принята в г. Страсбурге 11.05.2005) // СПС «КонсультантПлюс».
7. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // Закон. № 7. 1999.
8. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «О защите конкуренции» // Официальный интернет-портале правовой информации http: //pravo .gov .ru.
9. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / В.В. Андропов, К.П. Беляев, БМ. Гонгало и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. M.: Статут. 2011. 1328 с.
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (Документ утратил силу в связи с принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10) // Российская газета. № 70. 22.04.2009.
11. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2014 № С01-470/2014 по делу № А40-126600/2013 // СПС «КонсультантПлюс».
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. № 96. 06.05.2019.
13. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768 по делу № А48-7579/2019 // СПС «КонсультантПлюс».
