CC BY
123
Компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак: особенности обоснования ее размера с позиции истца и ответчика
М.А. Мещерякова
ведущий юрисконсульт компании РАТЕЫТиБ, патентный поверенный № 2135 (г. Москва)
Мария Александровна Мещерякова, m.mescheryakova@patentus.ru
Как следует из системного толкования статей 1252 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), за нарушение исключительных прав на товарный знак его правообладатель вправе предъявить нарушителю имущественные требования:
1) о возмещении убытков;
2) о взыскании компенсации, которая согласно статье 1515 ГК РФ может быть заявлена:
• в размере от 10 000 до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подп. 1 п. 4);
• в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (подп. 2 п. 4);
• в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (подп. 2 п. 4).
Поскольку имущественные требования правообладателей в подавляющем большинстве состоят именно во взыскании компенсации, рассмотрим способы и нюансы доказывания ее размера с позиции каждой из сторон спора и проанализируем судебную практику по такой категории дел.
Итак, вы являетесь правообладателем товарного знака, обнаружили факт его незаконного использования третьими лицами и хотите наказать нарушителей, как говорится, «рублем».
Чтобы результаты судебного процесса привели к восстановлению нарушенного права, а не к грустным размышлениям о несовершенности нашей судебной системы, при выборе вида компенсации предлагаем руководствоваться следующим.
Согласно статистике Верховного Суда Российской Федерации количество рассмотренных дел о нарушении прав на товарные знаки из года в год только увеличивается. График роста количества дел за последние 5 лет представлен на рисунке 1.
Несмотря на небольшое снижение в 2017 году, налицо внушительный рост количества дел этой категории.
При этом статистически для расчета компенсации истцы чаще выбирают твердую денежную сумму от 10 000 до 5 миллионов рублей, предусмотренную подпунктом 1 пункта 4
1 Статистика имеется в открытом доступе. См. URL: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10333 Подписка в любое время по минимальной цене +7 916 936 77 91, iovrf@mail.ru
Сторона истца
8 346
8 000
3
7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 -2 000 -1 000 -0
6 921
4 077
2 794
2 682
2016 2017 2018 2019 2020 год
Количество рассмотренных дел о нарушении прав на товарные знаки 2
статьи 1515 ГК РФ (так называемую «вилку»). Например, количество решений арбитражных судов Московского округа, в основу которых положен указанный подпункт, составляет 761, в то время как ссылка на подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (компенсация в размере двукратной стоимости контрафактного товара или двукратной стоимости права использования товарного знака) содержится лишь в 205 решениях 3.
Вместе с тем, несмотря на преобладающее количество дел со ссылкой на подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, на практике размеры компенсации этого вида являются наиболее низкими, а решения судов - наименее прогнозируемыми.
Так, согласно Обзору судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав [2], в 2014 году арбитражными судами субъектов Российской Федерации рассмотрено 10 109 дел, а сумма удовлетворенных арбитражными судами требований о взыскании компенсации от 10 000 до 5 миллионов рублей составила примерно 192 миллиона рублей.
Таким образом, в среднем по каждому факту нарушения было взыскано 18 992 рубля
[2].
В этом же обзоре указано, что в 2014 году всего по спорам, связанным с охраной интеллектуальной собственности, арбитражными судами субъектов Российской Федерации взыскано 1 900 414 000 рублей.
Из этого следует вывод, что если истец заявляет требование о взыскании компенсации в пределах от 10 000 до 5 миллионов рублей, то с высокой степенью вероятности суд взыщет минимальную сумму компенсации, все внушительные суммы компенсаций взысканы судами на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.
Разберемся, чем объясняется такая внушительная разница в суммах взыскания.
Дело в том, что при предъявлении требования на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (твердая денежная сумма от 10 000 до 5 миллионов рублей) истец должен представить обоснование заявленного размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой компенсации допущенному нарушению, а от-
2 Данные за 2020 год ориентировочные и приведены исходя из количества дел за первое полугодие.
3 Здесь и далее количество судебных актов указано за весь период действия соответствующей нормы ГК РФ до 1 декабря 2020 года (доступ к судебным актам из справочной правовой системы «КонсультантПлюс»).
ветчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. Далее суд при вынесении решения определяет конечную сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств, при этом каких-либо четких критериев для оценки необходимости снижения размера компенсации нет. В конечном итоге суд очень слабо ограничен в своем решении снизить сумму компенсации, и при желании может обосновать практически любой размер такого снижения (более подробно этот вопрос будет рассмотрен далее).
При установлении же размера компенсации, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (то есть ниже двукратной стоимости товаров или права использования) возможно лишь в исключительных случаях, при этом - не более, чем на 50 процентов (то есть до однократной стоимости), и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика. Как следствие, если истец доказал факт и объем нарушения, а ответчик не заявил ходатайство о снижении компенсации либо не обосновал необходимость такого снижения, то с последнего будет взыскана компенсация в полном объеме, то есть в размере двукратной стоимости товаров, а если заявил и обосновал - то в размере однократной стоимости.
Например, если вы располагаете доказательствами, подтверждающими продажу кон-трафакта на 2,5 миллиона рублей, то при расчете компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в лучшем случае вы можете рассчитывать на взыскание с ответчика 5 миллионов рублей, а в худшем - 2,5 миллиона, что тоже довольно-таки неплохо.
В то же время, если вы заявите требование о взыскании компенсации в твердой сумме (по «вилке» от 10 000 до 5 миллионов рублей согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1515 ГК РФ), то суд вправе снизить ее по собственному разумению вплоть до минимального размера - 10 000 рублей.
В связи с этим в первую очередь рассмотрим дела о взыскании компенсации, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (выплата компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратном размере стоимости права использования), как наиболее перспективные с точки зрения получения правообладателем значительных денежных сумм и наиболее прогнозируемые с точки зрения соотношения размера заявленных и удовлетворенных требований.
Компенсации в размере двукратной стоимости контрафакта (подп. 2 п. 4 ст. 1515
ГК РФ)
Взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров возможно в тех случаях, когда правообладатель в силу удачно сложившихся для него обстоятельств располагает информацией о количестве такого контрафакта. Каналы и способы получения подобной информации могут быть разнообразными, что показано в приведенных далее примерах из судебной практики.
Статистически наиболее частым источником информации о количестве контрафактного товара являются грузовые декларации об их ввозе на территорию Российской Федерации, которые истцы получают самостоятельно в досудебном порядке либо истребуют их при содействии суда уже в рамках процесса.
Например, количество контрафакта согласно декларациям было положено в основу судебных актов по следующим делам:
• № А41-57539/2012 - с ответчика взыскано 6 639 770 рублей 4;
Решение Арбитражного суда Московской области от 14.08.2013 по делу № А41-57539/2012.
4
• № А43-36915/2017 - с ответчика взыскано 28 006 267,50 рубля 5;
• № А40-125826/2012 - с ответчика взыскано 267 255 155,51 рубля 6.
В деле № А32-39951/2014 7, ответчиком по которому был производитель алкогольной продукции, в основу решения положено письмо Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка о количестве произведенного товара за спорный период. Как следствие, с ответчика взыскано 9 278 000 рублей компенсации.
В деле № А56-133662/2018 8 с ответчика, осуществляющего издательскую деятельность, взыскано 927 200 рублей, количество контрафакта определено на основании информации о тираже, указанном непосредственно в книгах. Аналогичным образом размер компенсации был рассчитан в деле № А40-6974/2017 9, в рамках которого с ответчика взыскано 40 715 416 рублей компенсации.
В деле № А45-9331/2016 10 суд исходил из предложения к продаже, содержащегося на сайте ответчика, в котором было указано точное количество имеющегося у него контра-факта. С ответчика взыскано 4 912 600 рублей.
В деле № А60-62114/2015 11 с ответчиков взыскано 10 200 000 и 10 300 000 рублей, точное количество контрафакта установлено в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов.
В деле № А32-27799/201112 сведения об объемах контрафактной продукции были установлены на основании писем контрагентов ответчика, а также размещенных в интернете отчетов о финансовых результатах в свободном доступе на сайте Федеральной службы государственной статистики. С ответчика взыскано 114 038 484,56 рубля.
Одним из самых печальных для ответчика стало дело № А36-4946/2013 13, в котором взысканная компенсация в размере 79 854 020,48 рубля была рассчитана на основании справки об объемах производства, предоставленной самим ответчиком.
Полагаем, что из приведенной судебной практики очевидно следует, что пределов по суммам взыскания компенсации, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, практически нет, а исход дела напрямую зависит от объема доказательной базы, собранной истцом, при этом источники получения информации об объеме нарушения могут быть различными. Более того, в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума № 10) особо отмечено, что в случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.
Таким образом, планируя подачу иска о защите исключительного права на товарный знак с имущественными требованиями, в первую очередь имеет смысл проанализировать возможность изыскания сведений об объеме контрафакта, при этом со всей возможной изобретательностью исходя из обстоятельств конкретно вашего дела.
Стоит сказать несколько слов и о ценах контрафактного товара, на основании которых проводится расчет рассмотренного вида компенсации. В пункте 61 Постановлении
5 Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 30.05.2018 по делу № А43-36915/2017.
6 Решение Арбитражного суда Воронежской области от 28.069.2013 по делу № А40-125826/2012.
7 Постановление Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда (далее - ААС) от 15.12.2015 по делу № А32-39951/2014.
8 Постановление Тринадцатого ААС от 09.08.2019 по делу А56-133662/2018.
9 Постановление Девятого ААС от 21.08.2017 по делу № А40-6974/2017.
10 Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 06.11.2016 по делу № А45-9331/2016.
11 Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.04.2016 по делу № А60-62114/2015.
12 Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 19.12.2014 по делу № А32-27799/2011.
13 Решение Арбитражного суда Липецкой области от 31.04.2014 по делу № А36-4946/2013.
Пленума № 10 Верховный Суд устранил имеющиеся ранее противоречия и установил, что за основу следует принимать ту стоимость товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Например, если контрафактные товары проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, то должна учитываться именно оптовая цена товаров, и наоборот.
Компенсации в размере двукратной стоимости права использования товарного
знака (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ)
Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель (п. 61 Постановления Пленума № 10).
Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается предоставление данных о стоимости исключительного права, в том числе из зарубежных источников. Организации по управлению правами в качестве одного из доказательств вправе привести ссылки на утвержденные ими ставки и тарифы в обоснование расчета взыскиваемой компенсации. Такие доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами (п. 61 Постановления Пленума № 10).
Таким образом, для предъявления требования о взыскании компенсации, рассчитанной указанным способом, истец не должен в обязательном порядке иметь собственный лицензионный договор, а вправе опираться на цены лицензионных договоров третьих лиц. Вместе с тем в этом случае он должен доказать равноценность товарных знаков, фигурирующих в чужих лицензионных договорах, с собственным товарным знаком, в том числе с точки зрения известности, давности регистрации, оценочной стоимости товарного знака и т. п. Доказывание всех указанных факторов имеет свои сложности, в связи с чем на практике компенсация в размере двукратной стоимости права использования применяется преимущественно в тех случаях, когда товарный знак, права на который нарушаются ответчиком, предоставлен истцом в использование третьим лицам на основании соответствующего лицензионного договора.
При наличии такого договора истцу необходимо доказать сопоставимость обстоятельств использования, осуществляемого нарушителем, с условиями использования товарного знака, указанными в лицензионном договоре, который представлен им в обоснование расчета. Такое сравнение предполагает (включая, но не ограничиваясь) следующее:
1) сопоставление способов использования согласно лицензионному договору со способами использования, вменяемому нарушителю;
2) соотнесение сроков и территории действия лицензионного договора с территориальными масштабами и продолжительностью нарушения;
3) сопоставление видов товаров, в отношении которых заключен лицензионный договор и уплачивается лицензионное вознаграждение, с видами товаров, в отношении которых товарный знак использовал нарушитель.
Например, если имеется действующий лицензионный договор, вознаграждение по которому в размере 1 200 000 рублей в год предусмотрено за использование товарного знака на территории 50-и субъектов Российской Федерации в отношении 4-х товаров 5-ю различными способами, а ответчик совершал нарушение в течение 3-х месяцев в 10-и
субъектах Российской Федерации в отношении 2-х товаров и использовал товарный знак только 2-мя способами, то расчет компенсации будет выглядеть следующим образом:
1) определяем стоимость использования товарного знака за 1 месяц и способ использования за один товар в одном субъекте Российской Федерации:
1 200 000 рублей / 12 месяцев / 50 субъектов Российской Федерации / 4 товара /
/ 5 способов = 100 рублей;
2) определяем однократную стоимость использования товарного знака с учетом допущенного ответчиком нарушения:
100 рублей * 3 месяца нарушения * 10 субъектов Российской Федерации * х 2 товара * 2 способа = 30 000 рублей;
3) определяем двукратную стоимость:
30 000 рублей * 2 = 60 000 рублей.
Приведенный пример, кстати говоря, в полной мере объясняет прискорбный факт того, что размеры взысканных компенсаций такого вида, как правило, не превышают 200 000-300 000 рублей (например, в деле № А57-15969/2018 с ответчика было взыскано 180 000 рублей компенсации 14 в деле № А12-25758/2019 - 200 000 рублей 15).
Так, в подавляющем большинстве лицензионных договоров право использования товарного знака предоставляется правообладателем в отношении всех товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован, равно как в качестве способов использования перечислены все, предусмотренные статьей 1484 ГК РФ, а именно:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Однако нарушение, совершаемое ответчиком, как правило, более узкое, чем пределы использования товарного знака согласно лицензионному договору. Как следствие, имеем пропорциональное снижение лицензионного вознаграждения по аналогии с приведенным примером, в котором при немаленьком, в общем, размере лицензионного вознаграждения (1 200 000 рублей) с нарушающего ваши права на протяжении 3-х месяцев ответчика будет взыскано всего лишь 60 000 рублей.
Вместе с тем любое правило хорошо тем, что имеет исключения (так, по делу № А60-189/2018 суд взыскал с ответчика 4 866 030 рублей 16). Однако, повторю, это довольно редкое отклонение от нормы для такой категории дел.
14 Решение Арбитражного суда Саратовской области от 19.12.2019 по делу № А57-15969/2018.
15 Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 16.12.2019 по делу № А12-25758/2019.
16 Решение Арбитражного суда Свердловской области от 03.05.2018 по делу № А60-189/2018.
Таким образом, к рассмотренному способу расчета компенсации стоит прибегать либо при изначально высоких размерах лицензионного вознаграждения, либо тогда, когда если хочется гарантированно получить хотя бы небольшую сумму (как уже говорилось, на взыскание с ответчика однократной стоимости использования истец может рассчитывать при самом плохом раскладе).
Компенсация в размере от 10 000 до 5 миллионов рублей (подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ)
И, наконец, самый нелюбимый для большинства практикующих юристов вид компенсации как наименее предсказуемый с точки зрения соотношения заявленных/удовлетворенных сумм.
Разберемся, откуда берется такая неопределенность.
Как указывалось ранее, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 миллионов рублей, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы. Ответчик вправе указанный размер оспаривать, а суд исходя из представленных сторонами доказательств, принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения определяет конечную сумму взыскания.
Согласно пункту 62 Постановления Пленума № 10 к обстоятельствам, которые учитывает суд при таком определении, относятся:
• известность товарного знака;
• характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия);
• срок незаконного использования товарного знака;
• наличие и степень вины нарушителя (в том числе имело ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно);
• вероятные имущественные потери правообладателя;
• являлось ли использование товарного знака, право на который принадлежат истцу, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.
Из указанных разъяснений Пленума № 10 видно, что перечень таких критериев не является исчерпывающим. Таким образом, Верховным Судом Российской Федерации очерчены лишь некоторые абстрактные критерии, которые должны учитываться судьями при установлении размера компенсации.
Подобная неопределенность, во-первых, попустительствует высокой степени субъективизма со стороны судей, а, во-вторых, оставляет судам место для маневра и изыскания других причин для завышения или снижения размера компенсации.
В практике можно найти указание, например, на то, что размер компенсации должен определяться в том числе исходя из «необходимости восстановления имущественного положения правообладателя» 17. Также учитываются и факт использования или неиспользования ответчиком на момент рассмотрения спора объекта интеллектуальных прав 18, уклонение от разрешения спора мирным путем 19.
Очень часто суды обращают внимание на степень вины нарушителя. Так, доказанность неосторожности как формы вины влечет назначение минимальной компенсации 20, а пря-
17 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 8953/12.
18 Постановления Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2016 по делу № А66-15098/2014, от 08.06.2016 по делу № А57-109/2015; постановление Первого ААС от 17.12.2015 по делу № А43-31718/2014 и многие другие.
19 Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 03.02.2012 по делу № А54-4983/2010.
20 Постановления Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2016 по делу № А32-39951/2014, от 28.01.2016 Подписка в любое время по минимальной цене +7 916 936 77 91, iovrf@mail.ru
мой умысел повлечет отказ в снижении размера компенсации 21.
Иногда встречаются решения, в которых суд учитывает многократность нарушения, невысокую стоимость проданного товара 22 или количество ввезенного товара на территорию Российской Федерации 23.
Есть и такие судебные акты, из мотивировочной части которых невозможно понять, на чем основаны выводы суда о взыскании того или иного размера компенсации. В качестве яркого примера этому можно привести дело № А70-7372/2012 24, в котором на первом круге суд первой инстанции при заявленных 3-х миллионах рублей взыскал с ответчика 300 000 рублей, а после отмены решения Судом по интеллектуальным правам на втором круге взыскал уже 2 700 000 рублей, при этом и в первом, и во втором решениях суд учитывал одни и те же критерии.
Наряду с этим встречается огромное количество дел, где суды ограничиваются лишь ссылкой на пункт 62 Постановления Пленума № 10 (или ранее действовавший пункт 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»), например:
• в деле № А32-33621/2015 компенсация снижена с 5 миллионов до 30 000 рублей 25;
• в деле № А56-68340/2015 компенсация снижена с 5 миллионов до 100 000 рублей 26;
• в деле № А53-19841/2015 компенсация снижена с 300 000 до 60 000 рублей 27;
• в деле № А53-21084/2015 компенсация снижена с 350 000 до 90 000 рублей 28.
В подавляющем большинстве изученных автором судебных актов можно увидеть лишь мотивировку следующего содержания: «<Оценив в совокупности и взаимосвязи все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины ответчиков, вероятные убытки правообладателя, принимая во внимание, принципы разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд пришел к выводу о том, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав в заявленном размере обоснованы (не обоснованы), оснований для снижения размера компенсации не имеется
(имеются основания для снижения суммы компенсации до _______)».
При этом со ссылкой на такое обоснование суды могут взыскать как необоснованно низкую, так и необоснованно высокую сумму компенсации и оспорить это в вышестоящих инстанциях будет (как показывает практика) крайне сложно.
Статистически взысканием всей суммы компенсации, рассчитанной на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, заканчивается только около четверти дел о взыскании. Как правило, это происходит в следующих случаях и в виде следующих формулировок:
• непредставление ответчиком мотивированного заявления о снижении размера ком-
по делу № А03-22533/2014.
21 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.02.2011 по делу № А56-14726/2010.
22 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 03.03.2016 по делу № А50-27140/2014.
23 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.04.2014 по делу № А40-125826/12.
24 Решения Арбитражного суда Тюменской области от 31.01.2013, от 10.01.2014 по делу № А70-7372/2012.
25 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2016 по делу № А32-33621/2015.
26 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2016 по делу № А56-68340/2015.
27 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2016 по делу № А53-19841/2015.
28 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.07.2016 по делу № А53-21084/2015.
пенсации 29;
• отсутствие оснований для снижения размеров компенсации 30;
• непринятие ответчиком необходимых мер и непроявление разумной осмотрительности 31;
• самостоятельное уменьшение истцом размера исковых требований 32;
• расчет истцом компенсации исходя из минимального размера или ниже низшего предела 33.
Как видно из указанных обстоятельств, компенсация в полном объеме преимущественно взыскивается либо в случае пассивного поведения ответчика, либо при изначально высокой заявленной сумме.
В связи с этим, повторим, к расчету компенсации на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ стоит прибегать только при невозможности применения остальных способов расчета.
Сторона ответчика
Итак, у вас разной степени успешности бизнес. Вы со всем рвением работаете на благо себе и отечественной экономики, и тут, как снег на голову, - претензия о незаконном использовании чужого товарного знака, да не просто с требованием о прекращении использования, а еще и о взыскании компенсации.
Если содержание полученной претензии вызывает единственно оторопь и искреннее негодование, возможно, вы столкнулись с заведомо недобросовестным истцом, и есть шанс добиться отказа в иске со ссылкой на допущенное им злоупотребление правом, запрещенное статьей 10 ГК РФ. Суд вправе отказать лицу в защите права на товарный знак, если действия по его приобретению (государственной регистрации, приобретению исключительного права на него на основании договора об отчуждении исключительного права) или применение мер защиты квалифицированы как злоупотребление правом. В спорах по товарным знакам злоупотребление проявляется преимущественно двумя способами:
1) недобросовестной является сама регистрация товарного знака на имя истца;
2) недобросовестной является подача истцом искового заявления.
Первый случай злоупотребления подразумевает регистрацию на имя истца обозначения, которое на момент подачи заявки уже активно использовалось на рынке третьими лицами (или одним лицом, в частности, ответчиком) и приобрело известность среди потребителей для индивидуализации определенных товаров (услуг). Соответственно, зарегистрировав на свое имя такое обозначение и получив формальное право на подачу иска, истец использует его в недобросовестных целях, вытесняя с рынка конкурентов и взыскивая с них компенсацию за использование, по сути, их же обозначения.
Второй случай охватывает ситуации, при которых истец, владея товарным знаком, использует его не для индивидуализации собственных товаров (услуг), а исключительно для
Решения арбитражных судов Иркутской области от 31.10.2018 по делу № А19-14907/2018, Новосибирской области от 07.10.2015 по делу № А45-16612/2015, города Москвы от 26.03.2019 по делу № А40-130316/17-51-1186.
Решение Арбитражного суда города Москвы от 05.09.2019 по делу № А40-264261/2018.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2019 по делу № А09-5684/2018.
Постановление Двадцатого ААС от 05.12.2018 по делу № А09-1542/2018, решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.003.2019 по делу № А60-60619/2018.
Решения арбитражных судов Республики Марий Эл от 09.03.2016 по делу № А38-7245/2015, Ханты-Мансийского автономного округа от 31.10.2018 по делу № А75-12397/2018; постановления Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2019 по делу № А07-27393/2018, от 11.02.2019 по делу № А09-1827/2018.
30
32
33
атаки на третьих лиц, использующих аналогичное обозначение.
Разберем несколько примеров, в которых ответчикам удалось добиться отказного решения со ссылкой на злоупотребление правом.
В деле № А40-189186/19 34 суд признал злоупотреблением непосредственно действия истца по регистрации товарного знака, установив, что спорное обозначение широко и длительное время использовалось до даты приоритета товарного знака иными лицами, в том числе ответчиком. Соответственно, истец, регистрируя этот товарный знак на свое имя, имел изначально недобросовестные цели по вытеснению с рынка ответчика и других конкурентов. Как следствие, во взыскании компенсации в размере 600 000 рублей было отказано.
В деле № А32-7540/2019 35 Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, которым с ответчика была взыскана компенсация в размере 5 миллионов рублей, отказав в иске в полном объеме. Мотивируя подобное решение, суд апелляционной инстанции указал, что истец не отрицал, что никогда не использовал спорный товарный знак по его прямому назначению - для индивидуализации оказываемых услуг, никогда не планировал его использование и не использует его в настоящее время, что противоречит целям регистрации товарного знака и порядку его добросовестного владения.
С аналогичной формулировкой - отсутствие использования товарного знака истцом -отказано в удовлетворении требований о взыскании 3 миллионов рублей по делу № А40-73718/19 36.
В деле № А40-110208/18 37 суд отказал истцу во взыскании компенсации в размере 11 342 270 рублей, указав, что с учетом раннего использования ответчиком спорного обозначения и осведомленности истца о таком использовании очевидна направленность его действий не на защиту своего исключительного права, а на неправомерное и злонамеренное вытеснение ответчика с рынка.
В делах № А40-51694/20 и № А40-59474/2020 38 суд отказал в защите известному патентному троллю Ибатуллину А.В., мотивировав это следующим образом: «согласно сведениям, размещенным в картотеке арбитражных дел, ИП Ибатуллин А.В. являлся либо является истцом более чем в 269 аналогичных арбитражных делах. При этом, как было установлено судом при рассмотрении дела № А40-246916/19 ИП Ибатуллин А.В. является правообладателем 725 (семьсот двадцать пять) товарных знаков.
Вместе с тем, как указывает ответчик, непосредственно сам ИП Ибатуллин А.В. не является производителем продукции и не оказывает реальных услуг и не использует товарные знаки, правообладателями которых являются, для индивидуализации товаров, работ и услуг, а с точки зрения ответчика аккумулируют и используют их исключительно для подавления экономической самостоятельности иных участников гражданского оборота и для получения доходов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Соответственно, цель приобретения спорных товарных знаков ИП Ибатуллиным А.В. противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров, и свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, о злоупотреблении Ибатуллиным А.В. своим правом, в связи с чем в силу
34 Решение Арбитражного суда города Москвы от 03.12.20019 по делу № А40-189186/19.
35 Постановление Пятнадцатого ААС от 13.02.2020 по делу № А32-7540/2019.
36 Решение Арбитражного суда города Москвы от 31.10.2019 по делу № А40-73718/19.
37 Решение Арбитражного суда города Москвы от 19.10.2018 по делу № А40-110208/18.
38 Решения Арбитражного суда города Москвы от 11.06.2020 по делу № А40-51694/20, от 16.06.2020 по делу
№ А40-59474/2020.
статьи 10 ГК РФ заявленные Ибатуллиным А.В. требования не подлежат удовлетворению».
В деле № А42-5522/201139 суд признал недобросовестными действия истца, который сначала способствовал использованию ответчиком спорных обозначений, а впоследствии предъявил к ранее зависимому лицу (ответчику) требование в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов.
В деле № А50-12849/2015 40 злоупотребление правом было установлено в виде повторного обращения истца в суд с требованием о взыскании компенсации за распространение контрафактного товара. При вынесении решения суд исходил из того, что истец в течение непродолжительного времени неоднократно приобретал у ответчика контрафактный товар, а потом также неоднократно обращался за взысканием компенсации за контрафактный товар из этой же партии. В связи с этим суд пришел к выводу о том, что действительной целью подачи исков является получение прибыли, а не защита нарушенных прав, что было квалифицировано как злоупотребление правом со стороны истца.
В целом, следует отметить, что история со злоупотреблением правом в делах о защите прав на товарные знаки довольна распространенная.
Так, только в постановлениях Суда по интеллектуальным правам по состоянию на декабрь 2020 года из 2 949 судебных актов по пункту 4 статьи 1515 ГК РФ злоупотребление правом упоминается в 554-и актах, а принцип добросовестности - в 362-х 41.
Конечно, случаев реального злоупотребления правом (и, соответственно, отказов в иске по этому основанию) в разы меньше, но, возможно, именно ваш истец оказался не совсем чист в намерениях, и волна негодования от полученных требований поднималась правильно.
Если же, получив претензию, вы внутренне согласны с требованиями по сути, но категорически нет относительно суммы, то основные усилия следует сконцентрировать на снижении заявленной компенсации.
Рассмотрим несколько вариантов обоснования такого снижения в зависимости от вида предъявленной ко взысканию компенсации.
Во-первых (и это применимо ко всем трем видам), на помощь опять может прийти статья 10 ГК РФ. Иногда добиться полного отказа в удовлетворении требований со ссылкой на злоупотребление правом ответчику не удается, а вот существенно снизить исковые требования возможно.
Например, в качестве инструмента снижения взыскиваемых сумм указанная статья была применена судами в делах № А60-38995/2015 и № А08-9767/2016, в первом из которых злоупотреблением было признано чрезмерное завышение истцом размера компенсации, а во втором - характер действий истца, направленных на выявление нарушенного права 42. Суд указал, что истец не ставил ответчика в известность о незаконности продажи товара, не предупреждал о необходимости прекратить реализацию контрафактного товара, в то время как, действуя разумно и добросовестно с целью пресечения нарушения прав, мог обратиться к ответчику с указанием на допущенное нарушение. Компенсация была снижена с 60 000 до 30 000 рублей и с 50 000 до 25 000 рублей соответственно.
39 Решение Арбитражного суда Мурманской области от 10.10.2014 по делу № А42-5522/2011.
40 Постановление Семнадцатого ААС от 27.11.2015 по делу № А50-12849/2015.
41 По данным справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
42 Постановления Семнадцатого ААС от 05.05.2016 по делу № А60-38995/2015, Девятнадцатого ААС от 05.06.2017 по делу № А08-9767/2016.
В деле № А51-34352/2014 суд снизил компенсацию с 325 000 до 70 000 рублей 43, указав, что неоднократное обращение за минимальной компенсацией за каждую единицу товара в размере 10 000 рублей является злоупотреблением правом со стороны истца. Подобное решение суд мотивировал тем, что двукратная стоимость товара гораздо ниже, чем минимальный размер компенсации, поэтому избранный истцом способ защиты позволяет получить от взыскания компенсации доход, значительно превышающий возможную при предотвращении правонарушения прибыль, в связи с чем истцу выгоднее получить максимальную компенсацию, а не заявлять свои претензии немедленно после того, как стало известно о факте нарушения.
В деле № А32-39951/2014, в котором компенсация взыскивалась в размере двукратной стоимости товара, суд установил злоупотребление истца в том, что, выявив нарушение, истец несколько лет не обращался с претензией к ответчику для прекращения незаконного использования товарного знака истец, тем самым умышленно увеличивал сумму компенсации за незаконное использование товарного знака ответчиком. С учетом этого обстоятельства суд решил, что расчет компенсации должен быть проведен не с даты фактического начала нарушения, а с момента получения ответчиком требования о прекращении незаконного использования товарного знака. Как следствие, компенсация снижена с 51 209 004 до 9 270 000 рублей 44.
Если предъявлено требование о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости права использования, то имеет смысл проанализировать представленный лицензионный договор с точки зрения его сторон.
Например, в деле № А52-5093/2018 в удовлетворении требования о взыскании компенсации, рассчитанной таким способом, было отказано в полном объеме. Суд, установив аффилированность сторон лицензионного договора и отсутствие доказательств его реального исполнения, признал договор мнимой сделкой, которая не может служить основанием для исчисления и взыскания заявленной в иске компенсации 45.
В деле № А33-28024/2017 суд также указал, что лицензионный договор был заключен истцом с аффилированным лицом, что ставит под сомнение, что его цена отражает действительную стоимость использования товарного знака 46. В таком случае правообладателю требуется подтвердить соответствие определенной в договоре цены неисключительной лицензии рыночным ценам. Аналогичная позиция судов выражена в деле № А45-20577/2015 47.
Что касается обстоятельств, способных повлиять на снижение компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, то в дополнение к указанным в пункте 62 Пленума № 10 в судебных актах можно найти следующие ссылки:
• на добровольное и оперативное устранение ответчиком допущенного нарушения -как следствие, компенсация была снижена с 800 000 до 10 000 рублей 48;
• на отсутствие доказательств промышленного производства ответчиком продукции 49;
• на низкую стоимость проданного товара - компенсация снижена с 50 000 до 10 000 рублей 50.
43
44
45
46
47
48
49
Постановление Пятого ААС от 13.09.2020 по делу № А51-34352/2014.
Постановление Пятнадцатого ААС от 15.12.2015 по делу № А32-39951/2014.
Постановление Четырнадцатого ААС от 03.02.2020 по делу № А52-5093/2018.
Постановление Третьего ААС от 20 июля 2018 по делу № А33-28024/2017.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2017 № С01-693/2016 по делу № А45-20577/2015.
Решение Арбитражного суда Самарской области от 17.06.2019 по делу № А55-37750/2018.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.10.2014 по делу № А76-1540/2014.
Постановление Восемнадцатого ААС от 06.05.2016 по делу № А76-27649/2015.
Кроме того, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 13 декабря 2016 года № 28-П и от 24 июля 2020 года № 40-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1515 ГК РФ, причем как для ответчиков -индивидуальных предпринимателей, так и ответчиков - юридических лиц.
Подобное снижение компенсации - ниже низшего предела - возможно только по мотивированному заявлению ответчика и только при доказанности им следующих обстоятельств:
• правонарушение совершено ответчиком впервые;
• использование товарного знака третьего лица не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции);
• размер компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков, которые поддаются исчислению с разумной степенью достоверности.
Кроме того, при применении указанной нормы судами также учитываются такие факторы, как:
• материальное положение ответчика и наличие иждивенцев 51;
• чрезмерность запрошенной компенсации. Например, в деле № А40-222928/2016 52 было установлено, что затребованная истцом компенсация в размере 20 000 рублей в 61,5 раза превышает стоимость отчужденного контрафактного товара, в 133 раза - размер компенсации по формуле двукратной стоимости нарушенного права и в 13 раз - размер компенсации по формуле двукратной стоимости контрафактного товара, что не соответствует установленным законом предельным значениям указанной единой санкции, признанной законодателем соразмерной последствиям нарушения. Как следствие, компенсация снижена с 20 000 до 1 500 рублей.
Несмотря на достаточно сложный предмет доказывания, количество дел, в которых ответчикам удалось добиться такого снижения, достаточно велико.
Например, в деле № А79-2374/2017 размер компенсации снижен с 50 000 до 5 000 рублей 53, в деле № А68-8458/2016 - с 10 000 до 2 000 рублей 54. И это только малая часть судебных актов, в которых были применены положения постановлений Конституционного Суда Российской Федерации № 28-П и № 40-П.
Резюмируя изложенное, следует с сожалением констатировать, что в настоящее время позиция ответчика относительно необходимости снижения размера компенсации имеет больше шансов быть услышанной судом по сравнению с позицией истца, касающейся отсутствия оснований для такого снижения.
Возможность взыскания значительных сумм компенсации имеется преимущественно у истцов, чьи права нарушаются в виде прямого умысла и в промышленных масштабах, во всех остальных случаях имеется высокая вероятность снижения истребуемой суммы, причем довольно часто до абсурдно низких пределов.
В завершение проведенного обзора, чтобы ситуация не выглядела совсем безнадежной, стоит упомянуть о небольшой ложке меда, которую в бочку дегтя внес Верховный Суд Российской Федерации, урегулировав вопрос о взыскании судебных расходов по делам о
51 Постановления Двадцатого ААС от 26.06.2017 по делу № А68-8458/2016, Суда по интеллектуальным правам от 13.06.2019 по делу № А52-2625/2018.
52 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.05.2018 по делу № А40-222928/2016.
53 Решение Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии от 10.07.20147 по делу № А79-2374/2017.
54 Решение Арбитражного суда Тульской области от 09.02.2017 по делу № А68-8458/2016.
взыскании компенсации 55.
Ситуация, заинтересовавшая суд, заключалась в следующем.
Правообладатель товарного знака обратился в суд за взысканием с двух ответчиков солидарно компенсации в размере 5 миллионов рублей. Суд удовлетворил требования частично, снизив размер компенсации до 100 000 рублей, в результате чего требования истца были удовлетворены только на 2 процента.
Руководясь правилом о распределении судебных расходов пропорционально удовлетворенным требованиям, ответчики обратились в суд за взысканием 98 процентов от понесенных ими судебных расходов, размер которых составил 392 000 рублей, превысив размер удовлетворенных требований истца практически в 4 раза.
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, требования ответчика были удовлетворены в полном объеме.
Верховный Суд Российской Федерации отменил все указанные акты и направил дело на новое рассмотрение, указав следующее: «Взыскание с правообладателя расходов на оплату услуг представителя ответчика в полном объеме ограничивает в подобных случаях возможность защиты интеллектуальной собственности, и не только не обеспечит восстановления имущественной сферы истца, но и не будет способствовать достижению публично-правовой цели - стимулированию участников гражданского оборота к добросовестному, законопослушному поведению, исключающему получение собственных преимуществ предпринимательской деятельности с помощью неправомерных методов и средств.
Сложившаяся в настоящем деле ситуация, выражающаяся в возложении на истца как лица, чье право было нарушено, обязанности выплатить в пользу одного из ответчиков сумму, превышающую в несколько раз взысканную с ответчиков в солидарном порядке компенсацию за допущенное ими нарушение, не соответствует требованиям справедливости, равенства и соблюдения баланса прав и законных интересов сторон. Подобная ситуация противоречит пункту 4 статьи 1 ГК РФ, согласно которому никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного или недобросовестного поведения, и фактически препятствует правообладателю защищать свое нарушенное право в судебном порядке».
Учтя приведенные разъяснения Верховного Суда, при повторном рассмотрении дела постановлением суда апелляционной инстанции от 30 ноября 2020 года с истца было взыскано по 25 000 рублей в пользу каждого ответчика 56.
Оставленное без изменения судом кассационной инстанции (на что автор статьи очень надеется), это постановление позволит добросовестным правообладателям предъявлять требования хотя бы без оглядки на необоснованно высокие судебные издержки, которые могут быть с них взысканы в случае существенного снижения ее размера.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ *
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «Консуль-тантПлюс».
2. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федера-
55 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2020 № 305-ЭС19-26346 по делу № А40-14914/2018.
56 Постановление Девятого ААС от 30.11.2020 по делу № А40-14914/2018.
* Также автором статьи в соответствующих постраничных сносках приведены решения и постановления судов высших и региональных инстанций (доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс»).
ции 23 сентября 2015 года. URL: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10333
3. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 декабря 2015 года по делу № А32-39951/2014. Доступ из справочной правовой системы «Консультант-Плюс».
4. О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «Консультант-Плюс».
6. Решение Арбитражного суда города Москвы от 3 декабря 20019 года по делу № А40-189186/19. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 февраля 2020 года по делу № А32-7540/2019. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
8. Решение Арбитражного суда города Москвы от 11 июня 2020 года по делу № А40-51694/20. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Решение Арбитражного суда города Москвы от 16 июня 2020 года по делу № А40-59474/2020. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
10. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2015 года по делу № А50-12849/2015. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
11. Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2020 года по делу № А51-34352/2014. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
12. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 года № 28-П. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
13. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 40-П. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
14. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2020 года № 305-ЭС19-26346 по делу № А40-14914/2018. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
15. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 ноября 2020 года по делу № А40-14914/2018. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
