Злоупотребление правом при подаче заявок на регистрацию товарного знака: скрытые проблемы и классификация Текст научной статьи по специальности «Право»

УДК 340

Зацепина Наталия Сергеевна

аспирантка кафедры

патентного права и правовой охраны

средств индивидуализации,

Российская государственная

академия интеллектуальной

собственности

natalia.zatsepina@gmail.com

Nataliia S. Zatsepina

Graduate student of Department Patent Law and Legal Protection Means of Individualization, Russian State Academy of Intellectual Property natalia.zatsepina@gmail.com

Злоупотребление правом

при подаче заявок на регистрацию товарного знака: скрытые проблемы и классификация

Trademark

application law abuse: hidden legal

problems & classification

Аннотация. В статье обозначены основные виды возможных злоупотреблений правом при регистрации товарных знаков, а также указан описан имеющий практическое значение вид злоупотребления правом, возникающий при подаче заявок на регистрацию товарного знака, исключительной целью которых служит блокировка регистрации обозначений, подаваемых на регистрацию добросовестными правообладателями.

Ключевые слова: товарный знак (знак обслуживания), злоупотребление правом, заявка не регистрацию товарного знака (знака) обслуживания.

Annotation. The article describes main kinds of trademark registration abuse and indicate an abuse kind, having practical importance, appearing within trademark and service mark application filing, if the application meaning is to block designations, filed for registration by fair right holders.

Keywords: trademark (service mark), law abuse, trademark (service mark) application.

В условиях современной действительности, характеризующейся, в том числе и ростом уровня интеграции экономики отдельных государств в мировую, и как следствие объединением рынков, повышается актуальность вопросов индивидуализации товаров, услуг и работ, производимых и выполняемых различными компаниями и индивидуальными предпринимателями, а также проблематика защиты таких средств индивидуализации. Как в экономике - с ростом спроса растёт и предложение, так и в сфере охраны и защиты товарных знаков (знаков обслуживания) - с ростом необходимости защитить исключительные права добросовестных правообладателей на товарные знаки от недобросовестных пользователей, растут и прогрессируют способы нарушения исключительных прав на такие средства индивидуализации.

Нарушители прогрессируют и развиваются. Виды нарушений становятся менее очевидными, то есть дело не ограничивается просто грубым производством контрафактной продукции, где факт нарушения очевиден и легко доказывается, а приобретает более необычные и трудно доказываемые формы злоупотребления правом, построить линию защиты от которых становится труднее.

В частности, в статье «Недобросовестная конкуренция или злоупотребление правом при реги-

страции товарного знака: проблемы квалификации и способы защиты» Ворожевич А.С. и Козлова Н.В. выделили следующие недобросовестные стратегии, связанные с приобретением и осуществлением исключительных прав на товарные знаки, а именно:

- регистрация известного товарного знака в отношении иного класса товаров с целью парази-тирования на репутации популярного бренда;

- регистрация в качестве товарного знака обозначения, широко используемого, но ранее не зарегистрированного конкурентами;

- аккумулирование товарных знаков для последующего предъявления исков о нарушении исключительных прав и др. [1].

Данная классификация не является исчерпывающей.

В дополнение к приведённой выше классификации следует добавить такой вид злоупотребления правом, как подача заявки на регистрацию (без получения правовой охраны заявленного на регистрацию обозначения) тождественного или сходного до степени смешения обозначения с уже зарегистрированным и используемым обозначением, для блокировки регистрации добросовестным правообладателем новых товарных

знаков (знаков обслуживания); подобное злоупотребление правом является отдельным видом патентного троллинга и, как следствие, специализацией отдельных недобросовестных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подающих такие заявки исключительно в целях получения денежных средств с правообладателей, или для получения иных ресурсов, которые они смогут использовать в последующем.

Природа данного вида злоупотребления правом заключается в недобросовестном использовании подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (части четвёртой) (далее - ГК РФ), согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (иными словами, с заявками на регистрацию товарных знаков (знаков обслуживания)), в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака [2].

Ввиду динамичного и перманентного развития международного рынка товаров и услуг, у производителей товаров и поставщиков услуг (работ) постоянно возникает необходимость введения на рынок новых продуктов, которые маркируются новыми обозначениями, включающими в том числе, ранее зарегистрированные в качестве товарных знаков (знаков обслуживания) обозначения или базирующиеся на них. Производителям товаров и поставщикам услуг, ввиду изменения рыночной конъюнктуры, приходится модернизировать их продукты, менять их упаковки, как следствие, возникает необходимость и в модернизации товарных знаков (знаков обслуживания), используемых для маркировки этих продуктов. Следовательно, наличие недобросовестной «висячей» заявки сделает невозможным регистрацию нового обозначения.

При этом, ввиду наличия положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, сходные до степени смешения или тождественные с ранее зарегистрированным товарным знакам других лиц [2], подобные недобросовестные заявки никогда не будут зарегистрированы в качестве товарных знаков. Более того, лицам, которые выбирают такую стратегию злоупотребления правом и не нужна регистрация этих спорных обозначений -нарушителей вполне устраивает нахождение такой заявки в «висячем» положении (на стадии формальной экспертизы с неуплаченными пошлинами), так как российское законодательство допускает длительное нахождение подобных заявок на стадии формальной экспертизы, когда даже уплата пошлин за регистрацию заявки и проведение экспертизы заявленного обозначения по существу не требуется.

Следовательно, в качестве отличительных черт (особенностей) данного вида злоупотребления можно выделить такие:

- целью подачи такой заявки не является получение исключительного права на заявленное обозначение, обозначение подаётся на регистрацию для получения, так называемой, «висячей» заявки, предназначенной для блокировки новых заявок добросовестных правообладателей;

- дешевизна данного способа блокировки - злоупотребляющее правом лицо может вообще не платить пошлины за регистрацию заявки на товарный знак (знак обслуживания) и проведение экспертизы заявленного обозначения, ограничиваясь периодической подачей аналогичных «висячих» заявок, создавая, тем самым, перманентную блокировку обозначений.

В качестве примера таких «висячих» заявок можно привести группу обозначений, которые были поданы на регистрацию 27.04.2018 г. Обществом с ограниченной ответственностью Ликеро-водочный завод «Стрижамент», например:

1) Заявка на регистрацию товарного знака № 2018717533 [3], в которой заявлено на реги-

* к

страцию обозначение « '""I"11.1"'.V" » [3], полностью копирующее принадлежащие иностранной компании - производителю алкогольных напитков «Diageo Brands B.V.» обозначения «JOHNNIE WALKER» (Свидетельство Российской Федерации о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) № 20326) [3] и я

д

« I V „

Свидетельство Российской Федерации о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) № 288030) [3].

2) Заявка на регистрацию товарного знака № 2018717532 [3], в которой заявлено на реги-

Щ

imef№

страцию обозначение « fl' ■■ ■ » [3], полностью копирующее принадлежащие иностранной компании - производителю алкогольных напитков «Diageo Brands B.V.» обозначения «WHITE HORSE» (Свидетельство Российской Федерации о государственной регистрации товарного знака

(знака обслуживания) № 31694) [3] и « ИДИ] » Свидетельство Российской Федерации о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) № 151648) [3].

3) Заявка на регистрацию товарного знака № 2018719913 [3], в которой заявлено на реги-абсолют

страцию обозначение « absolut » [3]. Часть данного обозначения копирует общеизвестный в Российской Федерации словесный товарный

знак «ABSOLUT», зарегистрированный по свидетельству о регистрации общеизвестного в Российской Федерации товарного знака № 75 [3], принадлежащего иностранному производителю алкогольных напитков - компании «The Absolut Company Aktiebolag»; вторая же часть обозначения сходна до степени смешения с названным общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком до степени смешения.

Приведённый список заявок не является исчерпывающим. Ликеро-водочный завод «Стрижа-мент» подавал и другие заявки, полностью копирующие чужие известные обозначения (например, заявки на регистрацию товарного знака обслуживания) №№ 2018717531, 2018717529, 2018719507, 2018719913) [3]. Все указанные выше заявки были поданы для товаров 33 класса МКТУ, то есть для тех товаров, являющихся однородным тем товарам, для которых зарегистрированы указанные выше товарные знаки добросовестных правообладателей.

Названные заявки были признаны отозванными только 30.01.2019г., и, следовательно, в период с 27.04.2018 г. по 30.01.2019 г. блокировали возможность регистрации обозначения любой из указанных выше компаний - добросовестных правообладателей при подаче этих обозначений на регистрацию в период с 27.04.2019 г. по 30.01.2019 г.

Учитывая динамичность развития современного рынка, характеризующегося, в том числе и быстрым исчезновением интереса к продуктам, указанного срока может быть вполне достаточно, чтобы добросовестный правообладатель понёс убытки.

Также, подобные недобросовестные заявки могут подаваться на регулярной основе с периодичностью, не допускающей наличие свободного от «висячей» заявки периода, в связи с чем добросовестный правообладатель может в течение очень длительного времени не зарегистрировать нужное ему обозначение.

В большинстве случаев, лица, которые подают на регистрацию такие, так называемые, «висячие» заявки знают, что в силу действующего законодательства, правовая охрана заявленным в них обозначениям никогда не будет предоставлена - отчасти, именно по этой причине они оставляют данные заявки на стадии формальной экспертизы с неуплаченными пошлинами.

При этом, данный вид злоупотребления правом упускает как учебная литература, так и судебная практика, сложившаяся на текущий момент.

Говоря об учебной литературе, следует отметить, что ряд учебников в принципе упускает проблемы, связанные со злоупотреблением правом при регистрации товарных знаков, проработка данного вопроса стала появляться только в самых новых учебниках и учебных пособиях.

Более того, при подготовке к написанию данной статьи, удалось найти маленькое количество

источников, которые прямо затрагивают проблематику злоупотребления правом при регистрации товарных знаков. В качестве примера таких источников хотелось бы отметить следующие, а именно:

1) «Учебник Право интеллектуальной собственности: учебник / А.С. Ворожевич, О.С. Гринь, В.А. Корнеев и др.; Под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М. : Статут, 2018. Т. 3 : Средства индивидуализации. 432 с. (Документ взят из системы «КонсультантПлюс») [4] (далее - Учебник).

2) Ворожевич А.С. Недобросовестная конкуренция или злоупотребление правом при регистрации товарного знака: проблемы квалификации и способы защиты / А.С. Ворожевич, Н.В. Козлова // Lex russica. 2017. № 5. С. 70-82. (Документ взят из системы «КонсультантПлюс») [1].

В большинстве своём, публикации и учебники либо затрагивали данную проблему косвенно, либо исключительно со ссылками на подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ [2].

Рассматривая проблематику вопроса злоупотребления правом при регистрации товарных знаков, освещённую авторским коллективом указанного Учебника, то в нём приводится следующая классификация злоупотребления правом на товарный знак, в частности авторский коллектив названного Учебника выделяет следующие виды «чистого» злоупотребления правом» [4] при регистрации товарного знака, а именно:

«...1. Регистрация в качестве товарного знака в отношении одних классов товаров, обозначения, которое стало известно в отношении других классов товаров (может быть даже зарегистрировано в качестве товарного знака по данным классам) в целях паразитирования на репутации такого обозначения.

2. Регистрация в качестве товарного знака, используемого иным субъектом обозначения при условии, что оно обладает положительной репутацией, известностью среди определенной группы потребителей. При условии, что средним потребителям оно неизвестно...» [4].

Резюмируя параграф шесть «Злоупотребление правом при регистрации товарного знака» Учебника, исходя из его положений можно выделить следующие два основных вида злоупотребления правом, а именно:

- регистрация в качестве товарных знаков обозначений, используемых иными лицами для эксплуатации чужой деловой репутации;

- регистрации товарного знака в целях блокирования бизнеса иных лиц [4].

Оба приведённых вида злоупотребления права говорят уже о зарегистрированном - то есть об обладающем правовой защитой недобросовестном обозначении.

Рассматривая судебную практику, посвящённую данным вопросам, следует отметить, что суды

рассматривают вопросы, связанные со злоупотреблением правом при подаче заявки на регистрацию товарного знака достаточно однобоко.

Например, в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [5], отражены аспекты возможного отказа правообладателю в защите исключительных прав на товарный знак, если такие действия будут признаны злоупотреблением, однако положения Постановления не отражают описанную выше ситуацию с «висячими» заявками (например, см. п. 154 названного Постановления Пленума Верховного Суда РФ) [5].

В качестве примера практики по злоупотреблению правом при регистрации товарных знаков можно привести и Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2018 г. № С01 -555/2017 по делу № А41-75281/2016 [6]. Указанным Постановлением, Суд по интеллектуальным правам оставил в силе принятые ранее судебные акты об отказе в удовлетворении требования о защите исключительного права на товарный знак, Суд по интеллектуальным правам исходил из наличия в действиях правообладателя, связанных с регистрацией спорного товарного знака и последующим запретом реализации товаров под спорным наименованием, признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом [6].

Также можно привести в качестве примера Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 сентября 2018 г. № С01-730/2018 по делу № А52-3475/2017 [7], которым Суд оставил без изменения судебные акты об обязании прекратить неправомерное использование товарного знака и взыскании денежной компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку недобросовестность либо злоупотребление правом со стороны истца не установлены, признаков недобросовестной конкуренции в его действиях также не выявлено [7].

Говоря о судебной практике, отсутствие в ней ссылок на описанную ситуацию с «висячими» заявками выглядит очевидным, так как, согласно разъяснениям пункта 155 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [5], по смыслу положений пункта 1 статьи 1477, статьи 1481, пункта 1 статьи 1484 ГК РФ, обозначение, которое заявлено на государственную регистрацию и проходит экспертизу в Роспатенте, до даты его регистрации в Государственном реестре товарных знаков товарным знаком не является [5].

То есть, находящееся в процессе рассмотрения Роспатентом обозначение, заявленное на регистрацию добросовестным правообладателем, не будет являться товарным знаком до даты его регистрации, а, следовательно, не может пользоваться способами защиты, предназначенными

для товарных знаков. И, исходя из описанных норм, возникает замкнутый круг: добросовестный правообладатель не может зарегистрировать своё обозначение, чтобы пользоваться предусмотренными для товарных знаков способами защиты в полной мере (ранее зарегистрированный на имя добросовестного правообладателя товарный знак включает в себя только элементы нового обозначения), и, ввиду отсутствия возможных к применению способов защиты, сделать что-либо с «висячей» на стадии формальной экспертизы заявкой практически невозможно - заявка просто «висит» и блокирует регистрацию всех сходных обозначений.

Тот факт, что заявленное добросовестным правообладателем обозначение не является товарным знаком, не умаляет проблемы с «висячими» заявками, которые блокируют регистрацию добросовестных обозначений, а, следовательно, необходимо разработать систему мер для успешного решения данной проблемы.

Суммируя изложенное, выше хотелось бы отметить следующие основные моменты, а именно:

1. «Висячая» заявка - это заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания), поданная в Роспатент и находящаяся на стадии формальной экспертизы, в которой в качестве обозначения, для которого испрашивается правовая охрана, указано обозначение, полностью тождественное уже зарегистрированному и используемому другим лицом (добросовестным правообладателем) товарному знаку (знаку обслуживания) или состоящее из нескольких таких обозначений, заявленная для однородных товаров или услуг.

2. Проблема «висячих» заявок существует и мешает добросовестным правообладателям вести свою экономическую деятельность в полном объёме в условиях динамично меняющейся рыночной конъюнктуры, когда интерес к товарам и услугам быстро пропадает.

3. На данный момент, ни учебная литература, не судебная практика не рассматривают вопрос злоупотребления правом, возникающий именно в связи с подачей «висячих» заявок, а, следовательно, работа по решению данной проблемы не ведётся.

4. Тот факт, что данная проблема лежит, как бы на грани (то есть новый товарный знак добросовестного правообладателя ещё не зарегистрирован, но был бы зарегистрирован, если бы «висячей» заявки не было), усложняет механизмы её решения. Поэтому для решения проблемы необходимо разработать взвешенную систему со сбалансированными пошлинами, при которой ни «висячие» заявки не будут блокировать добросовестные заявки, ни, при этом, не будет утяжеления делопроизводства и бюрократии при регистрации товарных знаков добросовестными заявителями - правообладателями.

Литература:

1. Ворожевич А.С. Недобросовестная конкуренция или злоупотребление правом при регистрации товарного знака: проблемы квалификации и способы защиты / А.С. Ворожевич, Н.В. Козлова // Lex russica. 2017. № 5. С. 70-82. (документ взят из системы «КонсультантПлюс»).

2. Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) (в ред.от 18.07.2019) // «Пар-ламенстская газета», № 214-215, 21.12.2006. (документ взят из системы «КонсультантПлюс»).

3. Открытые Реестры Роспатента. URL : https://new.fips.ru/registers-web/action?acName= clickRegister&regName=RUTMAP (дата обращения 16.12.2019г.).

4. Ворожевич А.С. Право интеллектуальной собственности : учебник / А.С. Ворожевич, О.С. Гринь, В.А. Корнеев и др.; Под общ. ред. Л .А. Новоселовой. М. : Статут, 2018. Т. 3: Средства индивидуализации. 432 с. (Документ взят из системы «КонсультантПлюс»).

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Бюллетень Верховного Суда РФ». 2019. № 7.

6. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2018 г. № С01-555/2017 по делу № А41-75281/2016.

7. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 сентября 2018 г. № С01-730/2018 по делу № А52-3475/2017.

Literature:

1. Vorozhevich N.V. Kozlova Unfair competition or right abuse within registration of a trademark: problems of qualification and ways of protection // Lex russica. 2017. № 5. P. 70-82. «ConsultantPlus» (legal reference system).

2. Federal Law of 18.12.2006 № 230-FZ «Civil Code of the Russian Federation (part four) (ed. of 18.07.2019) // «Parliamentary Newspaper». № 214-215, 21.12.2006. «ConsultantPlus» (legal reference system).

3. Open Registries of the Rospatent. URL : https://new.fips.ru/registers-web/action?acName= clickRegister&regName=RUTMAP (appeal date 16.12.2019r).

4. Vorozhevich A.S. Intellectual Property Law : textbook / A.S. Vorozhevich, O.S. Grin, V.A. Kor-neev and others; under the General e edition of L.A. Novoselova. M. : Statute, 2018. Vol. 3 : Brands. 432 p. «ConsultantPlus» (legal reference system).

5. Resolution of Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 23.04.2019 № 10 «On application of part IV of the Civil code of the Russian Federation» // «Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation». 2019. № 7.

6. Ruling of the Intellectual Property Rights Court of 15 February 2018 no. C01-555/2017 in case № A41 -75281/2016.

7. Ruling of the Intellectual Property Rights Court of 27 September 2018 № C01-730/2018 in the case of № A52-3475/2017.