CC BY
22ДОГОВОРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ТЕНДЕНЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ЧЕРНИЧКИНА Галина Николаевна,
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского права Российского государственного университа. E-mail: [email protected]
Краткая аннотация: В статье автор отмечает, что тенденция процессуального законодательства направлена на договорное урегулирование спора. В законодательстве об интеллектуальной собственности имеют место ситуации, когда участникам следует достигнуть соглашение для того чтобы избежать спора. В законе не содержится указания на природу такого соглашения. Автор приходит к выводу, что лицензионный договор составляет основу соглашений, которые участники заключают для устранения разногласий. Автор предлагает изменения в законодательство и предлагает считать лицензионный договор в предусмотренных законом случаях превентивным способом, который позволяет участникам отношений интеллектуальной собственности урегулировать разногласия и предотвратить спор в будущем.
Abstract: In the article, the author notes that the trend of procedural legislation is aimed at the contractual settlement of the dispute. In intellectual property law, there are situations where participants must reach an agreement in order to avoid a dispute. The law does not specify the nature of such an agreement. The author comes to the conclusion that the license agreement is the basis of the agreements that the participants conclude to resolve differences. The author proposes changes to the legislation and suggests to consider the license agreement as a preventive way in cases stipulated by the law, which allows the participants of intellectual property relations to settle disputes and prevent a dispute in the future.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность; лицензионный договор; способы защиты интеллектуальных прав; альтернативное разрешение споров; совместное обладание исключительным правом; преждепользование.
Keywords: intellectual property; license agreement; ways to protect intellectual rights; alternative dispute resolution; joint ownership of exclusive rights; prior use.
Способы защиты гражданских прав не исчерпываются их перечнем, приведенном в статье 12 ГК РФ. При этом, как было отмечено в научной литературе, применительно к защите интеллектуальных прав, способы их защиты, предусмотренные статьями 1250-1252 ГК РФ, могут применяться субъектом защиты и в форме самозащиты (ст. 14 ГК РФ), в том числе и в целях предупреждения нарушения права, как «превентивные (предупредительные) способы защиты» [7. С.11,13].
О большой заинтересованности сторон «в восстановлении нормальных, бесспорных правоотношений для осуществления дальнейшей экономической деятельности» [6. С. 6] без обращения в суд - широко и активно, в последнее время, отмечаю в юридической литературе. Совместные действия сторон, на основе их добровольного волеизъявления, направленные на внесудебное урегулирование спора, в настоящее время принято именовать «альтернативным разрешением споров» (АРС), в системе которой принято выделять различные виды способов (процедур) такого альтернативного разрешения споров [5. С. 120-131; 3. С. 39-54].
Несмотря на достаточно широкий и открытый перечень альтернативных способов разрешения споров, в литературе отмечают, что «все АРС объединены их договорной природой и каждый из них представляет собой консенсуальный договор сторон» [3. С. 39]. Поэтому, полагаем, что в данной системе помимо примирительных процедур на досудебном и судебном этапе рассмотрения споров, следует различать, в предусмотренных законом случаях, еще и способ урегулирования на основе договора разногласия или предотвращение его, так как это допускается нормами материального права в области интеллектуальной собственности. Снятие разногласий сторон на основе договора, как превентивная мера, позволит тем самым устранить почву для конфликта интересов , наличие которого неизбежно ведет стороны к спору.
В пользу такого договорного урегулирования разногласий свидетельствуют и изменения процессуального законо-дательства1 об усилении тенденций, направленных на примирение сторон спора. В силу внесенных федеральным законом изменений, одной из задач гражданского судопроизводства является, именно мирное урегулирование споров. Стороны вправе после обращения в суд использовать примирительные процедуры для урегулирования спора (пп.6 ст. 2 ; ч. 8 ст. 4 и ст. 138.2 АПК РФ; ст. 2; ч. 5 ст. 3 и глава 14.1 ГПК РФ ; п. 5 ст. 3; ч. 3.1 ст. 4 и ст. 137-137.7 КАС РФ). Перечень видов примирительных процедур, приведенный в ст. 138.2 АПК РФ, ст. 153.3 ГПК РФ и ст. 137.3 КАС РФ в новой их редакции, не является исчерпывающим, и споры могут быть урегулированы путем использования других примирительных процедур, если это не противоречит федеральному закону.
Полагаем, что в качестве способа защиты интеллектуальных прав в рамках примирительной процедуры, причем до обращения в суд и в целях предотвращения судебного разбирательства, может быть гражданско-правовой договор [8. С. 174180]. В силу принципа свободы договора (п. 1 ст. 1 и ст. 421 ГК РФ), участники гражданских правоотношений могут своей волей, согласно ст. 2 ГК РФ, урегулировать разногласия, предотвращая нарушение права. Полагаем, что именно такую функцию выполняет и претензионный порядок урегулирования споров, который, как отметил Верховный Суд РФ, «в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы»2.
1 Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ. 2019. № 30. Ст. 4099.
2 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23 июля 2015 г. по делу № 306-ЭС15-1364, А55-12366/2012 «Обстоятельства:
В сфере интеллектуальной собственности достаточно много ситуаций, когда необходимо именно соглашение для урегулирования разногласий, в противном случае, его отсутствие может повлечь нарушение права или его утрату . В тоже время, остается за рамками закона и правовая природа такого соглашения. Участникам отношений с интеллектуальной собственностью законодательство предписывает заключение таких соглашений в следующих случаях.
1) Статья 1383 ГК РФ определяет, что патент по заявкам на идентичные объекты патентного права может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определенному соглашением между заявителями. При этом, выдача патентов с нарушением данного условия влечет признание таких патентов недействительными (пп. 4 п. 1 ст. 1398 ГК РФ). В отношении идентичных Евразийского патента и патента РФ принадлежащих разным патентообладателям статья 1397 ГК РФ предусматривает, что охраняемые такими патентами изобретения или полезные модели « могут использоваться только с соблюдением прав всех патентообладателей», умалчивая как это соблюдение прав оформить, очевидно похожим соглашением.
2) При регистрации обозначения в качестве товарного знака сходного до степени смешения с уже зарегистрированным товарным знаком допускается его регистрация «с согласия правообладателя» при условии что она не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (пп. 3 п. 6 ст. 1486 ГК РФ). Такое согласие профессор Э.П. Гаврилов рассматривает как «своеобразную форму лицензии» [1. С. 13]. Согласимся с тем, что по правовой природе «согласие» выдаваемое правообладателем на использование принадлежащего ему результата, является по своей сущности лицензионным договором. Согласно ст. 1233 ГК РФ, способом, которым третье лицо может использовать результат является лицензионный договор. Как точно отметил профессор Э.П. Гаврилов: «Владелец товарного знака вправе выдать любому иному лицу лицензию на использование своего знака, в том числе и знака, который отличается от зарегистрированного отдельными элементами, а это и есть сходные до степени смешения знаки» [1. С. 13].
Помимо прямого указания закона на соглашение для урегулирования разногласий, в законодательстве можно проследить тенденцию, согласно которой законодатель расширяет для участников отношений интеллектуальной собственности возможность самостоятельно урегулировать разногласия. При этом, судебное рассмотрение спора является крайней мерой.
3) Начиная с 2017 года применительно не только к интеллектуальной собственности, но и при разрешении любых
Определением ходатайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения удовлетворено в связи с непредставлением истцом доказательств, свидетельствующих о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора; встречный иск оставлен без рассмотрения в связи с несоблюдением претензионного порядка» // доступ из СПС « КонсультантПлюс»
в гражданском праве имущественных споров связанных с возмещением убытков, в законодательстве предусмотрен претензионный порядок. Эта тенденция предопределила внесение в 2017 году изменений в ст. 4 и 99 АПК, предусматривающих для лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность соблюдение обязательного претензионного характера разрешения спора. Претензионный порядок урегулирования спора, по существу является определенным соглашением между участниками правоотношения для устранения разногласий и снятия претензий друг к другу.
В развитие этого положения статья 1252 ГК РФ в 2017 году также была дополнена положением пункта 5.1 о претензионном порядке предъявления правообладателем (юридическим лицом или ИП) требования о возмещении убытков или выплате компенсации за нарушение исключительного права. Более того, этим же законом от 01 июля 2017 г. № 147-ФЗ1 были внесены изменения в ст. 1486 ГК РФ о порядке досрочного прекращения действия товарного знака вследствие его неиспользования, который также предусматривает досудебный прядок урегулирования спора, иными словами, предусматривает соглашение правообладателя товарного знака и лица, заинтересованного в прекращении действия товарного знака. Исполнением такого соглашения может быть или подача правообладателем в Роспатент заявления об отказе от правовой охраны товарного знака или заключение между правообладателем и заинтересованным лицом договора об отчуждении исключительного права на товарный знак.
4) Следует отметить и такую возможность применения соглашения об урегулировании споров, как установление преждепользователем объема использования тождественного технического решения, самостоятельно им созданного до приоритета изобретения.
Право преждепользования в системе интеллектуальных патентных прав является имущественным правом и выражается по смыслу п. 1 ст. 1361 ГК РФ в «объеме использования», в пределах которого преждепользователь может использовать самостоятельно созданное им техническое решение. Право преждепользования не участвует самостоятельно в имущественном обороте, однако, как указано в п. 2 ст. 1361 ГК РФ, может быть передано другому лицу вместе с предприятием как имущественным комплексом, на котором имело место создание и использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.
В данной ситуации при передаче предприятия (продажа, аренда) собственнику предприятия (преждепользователю) необходимо документально зафиксировать данное право для
1 Федеральный закон от 01 июля 2017 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 27. Ст. 3944.
включения его в состав предприятия. Без указанного документа приобретатель предприятия, изготавливающий продукцию по приобретенной технологии будет считаться нарушителем исключительного права со всеми вытекающими последствиями.
В настоящий момент, согласно ст. 1406 ГК РФ, споры о праве преждепользования подлежат рассмотрению в суде. Как правило, они рассматриваются в качестве встречного требования к заявлению патентообладателя о нарушении его исключительного права. Согласно разъяснениям п. 28 Обзора судебной практики 2015 года1 и п. 126 ППВС РФ № 102, право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных п. 2 ст. 1361 ГК РФ. Факт преждепользования, как отмечается в судебных актах, может служить основанием для обращения в суд с самостоятельным исковым требованием о признании (установлении) права преждепользования.
Полагаем, что если факт преждепользования возникает в силу создания тождественного результата, то его «объем использования» при установлении права преждепользования может быть определен и соглашением сторон, и только при недостижение соглашения - разрешен в судебном порядке. По нашему мнению, заключение такого соглашения об определении «объема использования» созданного результата, в интересах и патентообладателя и преждепользователя.
Казалось бы, в настоящий момент ничто не мешает сторонам в силу свободы договора (ст. 421 ГК РФ) заключить любое соглашение. Однако, в ст. 1233 ГК РФ очерчен перечень способов распоряжения исключительным правом, в котором не предусмотрены какие-либо иные соглашения по распоряжению исключительным правом, кроме указанных.
Полагаем, что соглашение правообладателей в отношении спорного результата следует относить по его правовой природе к безвозмездному лицензионному договору, поскольку данным соглашением стороны определяют объем и способы использования технического решения, в отношении которых патентообладатель не имеет претензий к преждеполь-зователю и последний может использовать решение безвозмездно - без выплаты вознаграждения патентообладателю. Согласно п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ, заключение безвозмездного лицензионного договора между коммерческими юридическими лицами не допускается, за исключением случает предусмотренных ГК РФ. И такие ситуации определены в статьях 12961298; 1370-1373; 1430 - 1432; 1462 1464 ГК РФ, предусматривающие использование на основе безвозмездной неисключительной лицензии охраняемых результатов созданных по зака-
1Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав. Утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015 № 11.
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.
зу, в порядке выполнения служебного задания или по государственному контракту.
Для подтверждения наличия права преждепользования на основе соглашения, а не только решением суда, необходимо в ст. 1361 ГК РФ внести дополнение о том, что «Объем и способы использования технического решения могут быть определены в безвозмездном лицензионном договоре, заключенном патентообладателем и преждепользователем на весь срок действия исключительного права, а в случае недостижения согласия, объем и способы использования определяются судом». Заключение такого соглашения соответствует реализации принципа добросовестности (п.3 ст. 1 ГК РФ) при осуществлении гражданских прав.
5) Лицензионный договор составляет основу взаимоотношений соправообладателей исключительного права и может быть средством урегулирования между ними разногласий при решении вопроса о распоряжении исключительным правом.
Совместное обладание исключительным правом регулируется положениями п. 3 ст. 1229 ГК РФ, которые в силу особенностей нематериальной природы объекта исключительного права имею отдельные нерешенные вопросы как теоретического обоснования такого совместного обладания, так и вопросы их право применения. Формат работы не позволяет рассмотреть все проблемные вопросы совместного обладания исключительным правом. Остановимся только на одном вопросе -«лежащем на поверхности», на соглашении, которым соправо-обладатели, согласно абз.1 п. 3 ст. 1229 ГК РФ, должны определять свои взаимоотношения.
В литературе отмечали, что «эти договоры являются договорами простого товарищества» [2. С. 67] , что по нашему мнению не совсем корректно, поскольку такой договор скорее составляет основу соглашения между авторами о совместном создании ими результата, но никак не между правообладателями. По нашему мнению, в основе соглашения между соправо-обладателями по использованию результата лежит лицензионный договор по аналогии с зависимыми изобретениями (ст. 1358.1 ГК РФ), использование которых невозможно без взаимных лицензий. Аналогичную мысль высказывает и профессор Ю.С. Харитонова о перекрестном лицензировании (cross-licensing), как основании возникновения соправообладания, при котором «происходит обмен правами .. при сохранении права на самостоятельное использование...» [ 4. С. 52].
Если вопросы использования результата каждым из соправообладателем «по своему усмотрению» и вопросы распределения между ними доходов «от совместного использования ... либо от совместного распоряжения исключительным правом» в основном урегулированы пунктом 3 ст. 1229 ГК РФ, то вопросы достижения соглашения о распоряжении исключительным правом остались за рамками рассматриваемой нормы.
Для устранения неопределенности право применения, Пленум Верховного Суда РФ в абз. 4 п. 35 постановления от 23.04.2019 г. № 10 (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 « О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 7. (далее - ППВС РФ № 10)), разъясняет, что любой из правообладателей при недостижении соглашения может обратиться в суд с иском, « об определении порядка осуществления и распоряжения правом» по аналогии закона применяя п. 1 ст. 445 ГК РФ о заключении договора в обязательном порядке. Отметим только, что по смыслу п. 1 ст. 445 ГК РФ, обязательное заключение договора возможно только в случае, когда Закон прямо определяет для стороны обязанность заключить договор в обязательном порядке. В отношении же соправообладателей закон не устанавливает для них обязанности заключить такое соглашение, а наоборот, указывает на проявление ими воли (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).
По нашему мнению, недопустимо заключать соглашение направленное на прекращение против воли лица принадлежащего ему исключительного права, тем более по решению суда. Так, например, был отклонен (Постановление ГД ФС РФ от 19 сентября 2019 г. № 6818-7 ГД «О проекте федерального закона № 573466-7 "О внесении изменения в статью 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации"»// СЗ РФ. 2019. № 39. Ст. 5381) законопроект о внесении изменения в статью 1229 ГК РФ (Проект Федерального закона № 573466-7 «О внесении изменения в статью 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации»(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 25 октября 2018 г. ) // доступ из СПС «Консуль-тантПлюс»
Паспорт проекта федерального закона № 573466-7 «О внесении изменения в статью 1229 Гражданского кодекса Библиография:
Российской Федерации» // доступ из СПС «КонсультантПлюс»), предлагающий норму о достижении согласия по распоряжению исключительным правом большинством («голосов") соправо-правообладателей, по существу переводя их отношения в некое сообщество на подобие «корпоративного» и позволяющее игнорировать волю кого-либо из соправообладателей (Экспертное заключение по проекту федерального закона № 573466-7 «О внесении изменения в статью 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации». Принято на заседании Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 21 февраля 2019 г. № 185-3/2019 // доступ из СПС «КонсультантПлюс»).
По смыслу ст. 1233 ГК РФ, в основе соглашений о распоряжении исключительным правом могут лежа только два вида договора - это договор об отчуждении исключительного права и лицензионного договора. Кроме того, помимо воли со-правообладателя может быть заключен только лицензионный договор, но не договор отчуждения исключительного права. При этом, для решения вопроса о распоряжении исключительным правом и когда использование результата должно быть в интересах общества (принцип баланса интересов правообладателя и общества), - в суд следует обращаться не другим соправооб-ладателям, а лицу заинтересованному использовать такой результат, с заявлением ко всем соправообладателям (в том числе и к тому, который против распоряжения правом) о предоставлении принудительной лицензии (ст. 1239 ГК РФ).
Таким образом, возможность договорного урегулирования разногласий в отношении интеллектуальной собственности предопределена как нормами процессуального законодательства, так и нормами материального права. При этом, в основе такого соглашения об урегулировании лежит лицензионный договор об использовании охраняемого результата.
1. Гаврилов Э.П. Что изменится в статье 1483 ГК РФ? // Патенты и лицензии. 2012. N 11. С. 10 - 15.
2. Гаврилов Э., Ростовцева Н. О наследовании картин // Хозяйство и право. 2015. № 5. С. 57 - 71.
3. Гайдаенко Шер Н.И. Альтернативные механизмы разрешения споров как инструмент формирования благоприятной среды для предпринимательской деятельности (опыт России и зарубежных стран): монография / отв. ред. Н.Г. Семилютина. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2016. 248с.
4. Договоры, обеспечивающие оборот исключительных прав: Монография /Под ред. Л.В. Санниковой. - М.: Институт государства и права РАН, 2018. - 184с.
5. Коннов А.Ю. Понятие, классификация и основные виды альтернативных способов разрешения споров // Журнал российского права. 2004. № 12. С.120-131.
6. Николюкин С.В. Правовые технологии посредничества (медиации) в Российской Федерации: научно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2013. 240с.
7. Полозова Д.В. Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2017. 24с.
8. Черничкина Г.Н. Безвозмездная лицензия как средство самозащиты для обладателя права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, предупреждающие их нарушение. Сборник материалов II Международного юридического форума "Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики" (14-15 февраля 2014 г.). - Москва: МГЮА, Суд по интеллектуальным правам, 2014. - С. 174-180.
