CC BY
117
DOI: 10.24411/2072-4098-2018-17005 Функции института лицензионного договора в имущественных отношениях по законодательству Российской Федерации
Г.Н. Черничкина профессор кафедры гражданского права ФГБОУ ВПО «Российский университет правосудия», доцент, кандидат юридических наук (г. Москва)
Галина Николаевна Черничкина, [email protected]
Предназначение любого гражданско-правового договора - установление юридического факта как основания возникновения гражданских прав и обязанностей, возникновение обязательственного правоотношения, оформляющего экономический оборот благ.
В 2006 году в российском законодательстве была закреплена правовая конструкция лицензионного договора (см. [1]) для регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (далее также - РИД и СИ). Анализ десятилетнего опыта ее практического применения (часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ) введена в действие с 1 января 2008 года) позволил выявить функции, выполняемые лицензионным договором, не характерные для других гражданско-правовых договоров.
В ранее действовавшем гражданском законодательстве не содержалась такая конструкция, как лицензионный договор. В Гражданском кодексе РСФСР от 1964 года [2] и Основах гражданского законодательства от 1991 года [3] только упоминалось о лицензионном договоре 1. В то же время на практике лицензионный договор активно использовался, прежде всего
в международных отношениях. Лицензионный договор, теоретические основы его практического применения и его юридические характеристики были обоснованы в научных трудах зарубежных (например Герберт Штумпф [4]) и российских (например А.А. Пиленко [5] , М.Л. Городисский [6] и Ю.И. Свядосц [7]) ученых.
В то время такое положение дел было обусловлено состоянием отечественного законодательства, регулирующего охрану результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
Принятые позднее Закон об авторском праве и смежных правах [8], Патентный закон [9], как отмечает профессор Е.А. Суханов, хотя и были более современными и отвечающими требованиям «отечественного бизнес-сообщества», однако не содержали никакого регулирования отношений «интеллектуальной собственности», а именно договоров об использовании ее объектов (см. [10, с. 139]). Согласимся с мнением профессора о том, что в лучшем случае в них можно обнаружить лишь упоминание о том или ином договоре, но практически никогда о его содержании, исполнении и последствиях нарушения.
Добавим, что и научные исследования института лицензионного договора раз-
Например, в статьях 503 и 516 Гражданского кодекса РФСР (ГК РФСР) от 1964 года упоминается об авторском лицензионном договоре, в статье 522 - о разрешении (лицензии) на использование изобретения. В статьях 154 и 147 Основ гражданского законодательства от 1991 года упоминается о лицензии на изобретение и промышленный образец.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
вопросы имущественной политики
вивались параллельно и самостоятельно - отдельно исследовались договоры об использовании объектов авторских прав и отдельно - объектов патентных прав. Для обобщения рассматриваемой договорной конструкции как единого гражданско-правового договора единая законодательная основа отсутствовала 2.
Нельзя не согласиться с мнением профессора В.В. Витрянского о том, что в системе гражданско-правовых договоров (наряду с договорами, направленными на передачу имущества, выполнение работ, оказание услуг и на учреждение различных образований) лицензионный договор и договор об отчуждении исключительного права составляют самостоятельную классификационную группу, хотя их правовая природа, место в системе гражданско-правовых договоров еще недостаточно изучены (см. [14, с. 123]).
Постараемся пополнить представление о лицензионном договоре, обобщив его некоторые особенности, закрепленные в законодательстве и применяемые на практике.
Прежде всего лицензионный договор, как и любой вид гражданско-правового договора, имеет свое легальное определение и законодательно закрепленное в статье 1235 ГК РФ содержание. Закреплены особенности исполнения договора (ст. 1237 ГК РФ), виды лицензионного договора в зависимости от объема предоставления исключительного права (ст. 1236 ГК РФ), в зависимости от вида РИД или СИ, в отношении которого и заключается конкретный лицензионный договор (см., например, статьи 1286, 1286.1, 1287, 1362, 1368, 1429, 1469, 1489 ГК РФ).
К лицензионному договору применяются общие положения о гражданско-правовом договоре и обязательствах (п. 2 ст. 1 233 ГК РФ). Лицензионный договор, как и любой гражданско-правовой договор, является основанием возникновения гражданских прав и обязанностей (ст. 8 ГК РФ) и обязательственного правоотношения (п. 2 ст. 307 ГК РФ), в рамках которого традиционно и осуществляется имущественный оборот, в том числе в отношении РИД и СИ.
Именно функция лицензионного договора по оформлению имущественного оборота исключительного права на РИД и СИ и находит свое применение в ином гражданско-правовом институте, применяемом в отношениях с участием РИД и СИ, - институте защиты прав и ответственности за их нарушение. Следует отметить, что в гражданском праве имеет место пример «совмещения» договором выполняемых им функций. Так, договор страхования, помимо основания возникновения прав и обязанностей, также выполняет функцию обеспечения исполнения лицом своих обязанностей в других его правоотношениях. Однако функции, выполняемые лицензионным договором в имущественных отношениях с участием РИД и СИ, наиболее развернутые. Рассмотрим их.
Лицензионный договор как санкция за неисполнение патентообладателем своей обязанности по использованию исключительного права
Такую функцию выполняет отдельный вид лицензионного договора - принудительная лицензия (статьи 1362 и 1423 ГК РФ), который может быть применен в качестве
2 К сожалению, такое раздельное исследование имеет место и в настоящее время. Например, в работе В.С. Витко «Гражданско-правовая природа лицензионного договора» [11] предпринята попытка обобщить этот вид договора, однако, несмотря на ее название, в основном рассматриваются договоры в отношении объектов авторских прав. За рамками работы остались лицензионные договоры в отношении объектов патентных прав и других результатов интеллектуальной деятельности, а также средств индивидуализации. Также смотри:
Кувыркова А. Ю. Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта интеллектуальных смежных прав // Законодательство. 2009 № 5;
Савельев А. И. Лицензирование программного обеспечения в России. М. : Инфотропик Медиа, 2012 и другие работы.
санкции в отношении правообладателя только РИД, охраняемых по регистрационной системе, то есть объектов патентного права и селекционных достижений.
Исключительное право, удостоверенное патентом (статьи 1354 и 1415 ГК РФ), позволяет правообладателю согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение по своему усмотрению любым не противоречащим законом способом, то есть вводить в имущественный оборот продукцию, изготавливаемую на основе патента. При этом патентообладатель может как самостоятельно использовать запатентованные объекты способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1358 и пункте 3 статьи 1421 ГК РФ, так и предоставить в отношении их лицензионные договоры. Однако законодательство возлагает на патентообладателя, помимо принадлежащего ему исключительного права, еще и обязанности, неисполнение которых влечет для патентообладателя неблагоприятные последствия. Так, при неисполнении обязанности по уплате патентных пошлин действие патента досрочно прекращается (абз. 3 ст. 1399 и п. 4 ст. 1442 ГК РФ).
Согласно одному из принципов части четвертой ГК РФ, обеспечивающему баланс интересов правообладателя и общества, в имуществом обороте не допускается недостаток продукции, изготовление которой возможно только на основе патентов, принадлежащих патентообладателю, поэтому законодательство возлагает на патентообладателя обязанность использовать принадлежащий ему запатентованный объект. Согласно статьям 1362 и 1423 ГК РФ если запатентованный объект не используется либо недостаточно используется в течение установленного времени, то в отношении такого объекта помимо воли правообладателя на основе решения суда заинтересованному лицу может быть предоставлена принудительная лицензия.
По нашему мнению, принудительную ли-
цензию следует рассматривать как санкцию за неисполнение патентообладателем своей обязанности по использованию принадлежащего ему результата, несмотря на то, что в статье 1239 ГК РФ об общих положениях части 4 ГК РФ о принудительной лицензии говорится как о договоре, заключаемом по решению суда.
Как мы уже отмечали, принудительная лицензия как санкция может быть применена только к правообладателю изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений за их неиспользование или недостаточное использование. В отношении остальных РИД, охраняемых частью 4 ГК РФ, заключение лицензионного договора помимо воли правообладателя в виде санкции законодательством не предусмотрено.
Так, не подлежат заключению в обязательном порядке лицензионные договоры помимо воли правообладателя в отношении произведений и объектов смежных прав, средств индивидуализации, топологий интегральных микросхем и ноу-хау. Назначение произведения - удовлетворение прежде всего эстетических, духовных потребностей, и если правообладатель не желает вводить в экономический оборот принадлежащее ему произведение, то принудить его не представляется возможным. В отношении топологии интегральной микросхемы и ноу-хау могут существовать самостоятельные исключительные права разных лиц, независимых друг от друга (п. 3 ст. 1454 и п. 2 ст. 1466 ГК РФ), поэтому принудительное заключение лицензионного договора помимо воли правообладателя в отношении этих результатов не предусмотрено. В отношении средств индивидуализации, таких как фирменное наименование, наименование места происхождения товаров, вообще не предусмотрено распоряжение исключительным правом (п. 2 ст. 1474, п. 4 ст. 1519 ГК РФ). Исключительное право на коммерческое обозначение самостоятельно в имущественном обороте не участвует и может быть передано только
в составе предприятия - имущественного комплекса (п. 4 ст. 1539 ГК РФ). Если же зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение не используется правообладателем, то предусмотрена санкция в виде досрочного прекращения его правовой охраны (ст. 1486 ГК РФ), а не принудительной лицензии.
Следует отметить, что принудительное на основе решения суда исполнение правообладателем обязанности по заключению договора с лицом, указанным государственным заказчиком (пп. 3 и 6 ст. 1298, п. 4 ст. 1373, ст. 1432 и 1464 ГК РФ), в отношении результата, созданного по государственному заказу, профессор Е.А. Суханов классифицирует как принудительную лицензию, которая заключается в силу статьи 1239 ГК РФ и «предоставляет право использовать результат интеллектуальной деятельности не в соответствии с условиями договора, заключенного с правообладателем, а по судебному решению, вынесенному по требованию заинтересованного лица, и на указанных в этом решении условиях» [16, с. 342-343].
По нашему мнению, предоставление на основе решение суда исключительного права на использование результата, полученного при выполнении государственного контракта, не следует классифицировать как принудительную лицензию. Не каждый лицензионный договор, заключение которого обязательно в силу закона и который заключается на основе решения суда, следует классифицировать как принудительную лицензию. Основными условиями предоставления принудительной лицензии являются неиспользование либо недостаточное использование запатентованного результата патентообладателем и отказ патентообладателя от заключения лицензионного договора. Эти условия подлежат оцениванию судом для вынесения решения.
Если речь идет о результатах, полученных при выполнении работ по государственному контракту, то условия «принудительного» заключения договора на
основе решения суда иные. Такой договор подлежит «принудительному» заключению, даже если результат используется правообладателем и продукция им выпускается, поскольку цель заключения договора иная. Обеспечение государственных нужд и заключение договора обязательно для правообладателя в силу закона, так как результат получен при выполнении государственного контракта.
На наш взгляд, если закон предусматривает в отношении результатов, созданных при выполнении государственного контракта, заключение лицензионного договора на основе решения суда, то такой договор следует рассматривать только как договор, заключаемый в обязательном порядке на общих основаниях статьи 445 ГК РФ, а не как принудительную лицензию.
В связи с этим примечательно разъяснение, данное в пункте 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 [17] (далее - Постановление № 5/29) о применении статьи 1239 ГК РФ при заключении лицензионного договора на основе решения суда. В этом документе в качестве примера применения статьи 1239 ГК РФ и заключения лицензионного договора на основе решения суда приведены только два случая, определенные в статьях 1362 и 1423 ГК РФ, и не рассматриваются другие ситуации, связанные с понуждением правообладателя заключить «принудительный» лицензионный договор в отношении созданного по государственному контракту РИД, если такой правообладатель добровольно отказывается от заключения договора для государственных нужд с лицом по указанию государственного заказчика.
Принудительная лицензия именно как санкция закреплена в нормах статей 1362 и 1423 ГК РФ, а также была предусмотрена в положениях ранее действовавшего патентного законодательства, поскольку ее наличие в законодательстве обусловлено положениями Парижской конвенции
по охране промышленной собственности [18]. Согласно подпункту 2 пункта А статьи 5 Парижской конвенции ее участники имеют право принять законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных лицензий, для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например в случае неиспользования изобретения.
Иными словами, лицензионный договор может выполнять функцию предотвращения злоупотребления правом и именно функцию санкции в отношении патентообладателя за неисполнение им своей обязанности по использованию запатентованного результата, когда в имущественном обороте недостаточно продукции, производимой на основе изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения.
Средство для расчета размера
компенсации за нарушение
исключительного права
Это следующая функция, выполняемая лицензионным договором.
Нормой пункта 3 статьи 1252 ГК РФ предусматривается, что за нарушение исключительного права в случаях, предусмотренных законом, правообладатель вместо возмещения убытков вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации. Компенсация как мера ответственности предусмотрена только за нарушение исключительного права в отношении произведений (ст. 1301 ГК РФ), объектов смежных прав (ст. 1311 ГК РФ), объектов патентных прав (ст. 1406.1 ГК РФ), товарных знаков и наименования места происхождения товаров (ст. 1515 и 1537 ГК РФ), а также за удаление информации о правообладателе или нарушение технических средств защиты доступа к охраняемому объекту (ст. 1299; 1300; 1309 и 1310 ГК РФ). При этом правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Способ
определения размера компенсации, подлежащей взысканию, правообладатель по своему усмотрению выбирает из предлагаемых законом вариантов, а именно:
• в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
• в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров;
• в двукратном размере стоимости права использования объекта, определяемой из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта тем способом, который использовал нарушитель.
В последнем случае в качестве средства, стоимость которого подлежит удвоению, как раз и выступает стоимость права использования результата, предоставляемого по лицензионному договору.
Согласно пункту 43.4 Постановления № 5/29 если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию на момент совершения нарушения.
При определении размера подлежащей взысканию компенсации, как отмечается в пункте 35 Обзора судебной практики за 2015 год (далее - Обзор 2015) [19], суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации (способ определения компенсации - прим. Г.Ч.), избранный правообладателем.
Это означает, как указывается в судебных актах, что при заявлении компенсации в двукратном размере стоимости товаров или стоимости права использования в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ положения, которые были из-
браны истцом в качестве способа защиты нарушенного права, не предполагают возможность изменения суммы компенсации в зависимости от оценки судом степени ее соразмерности последствиям нарушения (см., например, [20]). Такое положение дел связано с тем, что стоимость контрафактных товаров, как и стоимость предоставления исключительного права, может быть достаточно точно определена. Когда же компенсация заявляется истцом в твердой денежной сумме, суд определяет размер компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права этого правообладателя, вероятные убытки правообладателя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (п. 43.3 Постановления № 5/29).
Однако практика показывает, что не всегда применение компенсации приводит к восстановлению баланса имущественного интереса, несмотря на сформулированную в постановлении [21] правовую позицию о том, что «размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя». Зачастую, как указывает профессор Л.А. Новоселова, расчет компенсации за нарушение одним действием прав на несколько результатов, принадлежащих одному правообладателю, порождает в стоимостном ее выражении «мультипликационную ответственность» (см. [22, с. 7]), что никак не соответствует компенсационному характеру гражданско-правовой ответственности и влечет неосновательное обогащение правообладателя.
В то же время Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 13 декабря 2016 года № 28-П (да-
лее - Постановление № 28-П) подтвердил непротиворечие положениям Конституции Российской Федерации норм ГК РФ, предусматривающих применение компенсации за нарушение исключительного права. Безусловно, разъяснения Конституционного Суда Российской Федерации побуждают юридическое сообщество к доктриналь-ному осмыслению института гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права и внесению предложений о соответствующих законодательных изменениях.
Не останавливаясь на обсуждении актуальных вопросов применения компенсации, затронутых в Постановлении № 28-П (они требует отдельного рассмотрения), отметим, что Конституционный Суд Российской Федерации компенсацию в двукратном размере стоимости товара или права определил как штрафную меру ответственности.
В гражданском праве допустим штрафной характер ответственности, когда она предусмотрена договором или законом (абз. 2 п. 1 ст. 394 ГК РФ), и в таком случае взысканию подлежат и неустойка, и убытки.
Применительно к лицензионному договору как средству расчета компенсации следует отметить, что двукратный размер стоимости права использования не следует рассматривать в качестве штрафного характера ответственности. Так, если на основании решения суда с нарушителя взыскивать в пользу правообладателя для восстановления его имущественного положения только однократную стоимость права использования, то такой размер возмещения не окажет воспитательного действия на нарушителя. В такой ситуации, по существу, нарушителя понуждают приобрести стоимость лицензии, но уже после нарушения им исключительного права.
О.С. Иоффе отмечал, что «понуждение к надлежащему исполнению обязательств нельзя считать мерой ответственности, обязанность реального исполнения вытекает непосредственно из самого обязательства. И если бы только ею ограничи-
вались последствия правонарушения, это было бы равносильно полной безответственности нарушителя, который как до, так и после нарушения нес бы одну и ту же обязанность - выполнить принятое на себя обязательство. Поскольку ответственность всегда составляет определенный вид имущественных или личных лишений, она должна выражаться в каком-то дополнительном бремени, тем самым вызывая для нарушителя определенные отрицательные последствия» (см. [24, с. 97]).
Двукратная стоимость права использования как раз и возлагает на нарушителя дополнительное бремя, связанное с неисполнением нарушителем обязанности, в частности, не использовать охраняемый результат или использовать его только по разрешению правообладателя.
Какие бы последующие действия не были совершены с контрафактной продукцией (хранение, перепродажа, прокат), первоначальным нарушителем всегда является лицо, изготовившее продукцию на основе охраняемого результата. При нормальном имущественном обороте такое лицо для изготовления продукции должно было приобрести лицензию, но поскольку им разрешение на совершение определенных действий по изготовлению продукции получено не было, вполне закономерно, что именно изготовитель и должен нести дополнительные обременения в виде двукратной стоимости права. Так, например, в постановлении [25] стоимость лицензионного договора, который истец ранее заключал для предоставления права пользования товарным знаком, была расценена судом как убытки в виде неполученного дохода при несанкционированном использовании товарного знака, принадлежащего истцу.
Полагаем, что компенсация, рассчитанная как двукратная стоимость права, подлежит применению только к изготовителю продукции на основе охраняемого результата. Поскольку способ защиты нарушенного права зависит от существа такого права и характера нарушения (п. 1 ст. 1250 ГК РФ),
выбор способа расчета компенсации, применяемой к последующим нарушителям, должен определяться с учетом характера совершенного ими нарушения.
Следует согласиться с профессором Э.П. Гавриловым, отметившим, что в настоящее время законодательно закрепленные условия о применении компенсации не всегда учитывают, какой объект прав участвует в обороте и в отношении какого объекта совершена сделка. Что касается непосредственно интеллектуальных прав или «купли-продажи материальных носителей (вещей, товаров)», в отношении которых «должны соблюдаться права третьих лиц (ст. 460-462 ГК РФ), к числу которых относятся авторские права и патентные права, то согласно правилам об «исчерпании исключительных прав» (ст. 1272, 1325, 1359, 1422, 1456, 1487 ГК РФ) исключительные права на дальнейшее распространение носителей считаются прекратившимися» [26, с. 26].
В целях достижения восстановительного характера ответственности при расчете компенсации через стоимость права, полагаем, должно учитываться то, что стоимость лицензионного договора напрямую зависит от количества продукции, которую разрешается изготовить по лицензии. Если продукция была изготовлена контрафактной, то распространитель такой продукции, по существу, лишил правообладателя дохода. И этот доход достаточно легко подсчитать как разницу между закупочной ценой и перепродажной ценой, умноженной на количество распространенной контрафактной продукции. Получается, что каждый нарушитель отвечает за совершенное им нарушение. Если бы продавец распространял легально изготовленную продукцию, то доход от нее был бы учтен в стоимости лицензии. В случае же контрафактной продукции именно прибыль от ее реализации подлежит взысканию в пользу правообладателя.
Следует отметить, что профессор Э.П. Гаврилов в контексте ответственности за нарушение исключительного права обра-
тил внимание на такое его свойство, как исчерпание исключительного права на дальнейшее распространение материального носителя. К сожалению, все еще существует статья 1487 ГК РФ (предусматривающая национальный принцип исчерпания исключительного права), применение которой и порождают ту самую «мультипликационную ответственность» при импорте совершенно легально приобретенных товаров у непосредственного обладателя исключительного права. Складывается странная ситуация, когда представитель такого правообладателя или сам правообладатель после приобретения у него на законных основаниях товара и после пересечения товаром таможенной границы заявляет требование о нарушении его исключительных прав.
Так, например, удовлетворяя требование, суд в мотивировочной части судебного акта указывает, что правообладатель «не давал ответчику согласия на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком, в связи с чем совершение последним действий, направленных на введение указанной партии товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации, нарушают право и создают угрозу нарушения прав истца на объект интеллектуальной деятельности» (см. [27]).
Полагаем, что институт применения компенсации за нарушение исключительного права, безусловно, требует доктриналь-ной проработки и дополнительного законодательного усовершенствования. Тем не менее двукратная стоимость лицензионного договора в качестве средства расчета компенсации вполне отвечает целям гражданско-правовой ответственности при нарушении исключительного права.
Защита прав правообладателя
Еще одна функция, которую, по нашему мнению, может выполнять безвозмездный лицензионный договор, - это защита прав правообладателя (как превентивный способ). Такой способ защиты и выполняемая
им функция напрямую не закреплены в ГК РФ, однако они следуют из содержания законодательства и логики развития процессуального законодательства на современном этапе.
Согласно пункту 1 статьи 1 250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются предусмотренными гражданским законодательством способами с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения. Способы, применимые для защиты интеллектуальных прав, указаны в статьях 1250-1252 ГК РФ.
Среди способов защиты исследователи выделяют способы самозащиты, применяемые до нарушения права (превентивные меры) (см., например, [28, с. 21], отмечая при этом, что применение таких способов зависит от конкретной юридической ситуации (см., например, [29, с. 243]).
К таким способам защиты интеллектуальных прав, в частности, можно отнести предупредительную маркировку, технические средства защиты и т. д. При этом добавим, что они применимы для защиты определенного конкретного интеллектуального права в конкретной ситуации.
Полагаем, что неисключительный безвозмездный лицензионный договор как способ защиты интеллектуальных патентных прав может выполнять такую превентивную функцию в урегулировании конкретной ситуации между патентообладателем и преждеполь-зователем, а по аналогии - и с послепользо-вателем (пп. 3 и 4 ст. 1400 ГК РФ).
По нашему мнению, право преждепользования (ст. 1361 ГК РФ) следует относить к иным интеллектуальным правам, несмотря на то, что в пункте 3 статьи 1345 ГК РФ это право не поименовано среди других интеллектуальных патентных прав. Право преждепользования в системе интеллектуальных патентных прав является имущественным правом и выражается по смыслу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ в «объеме использования», в котором преждепользова-тель может использовать самостоятельно созданное им техническое решение. Право
преждепользования самостоятельно не участвует в имущественном обороте, однако, как указано в пункте 2 статьи 1361 ГК РФ, может быть передано другому лицу вместе с предприятием как имущественным комплексом, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления. В такой ситуации при передаче предприятия (продажа, аренда) собственнику предприятия (преждепользователю) необходимо документально зафиксировать это право для включения его в состав предприятия. Такой документ важен и для будущего приобретателя предприятия, поскольку без него лицо, изготавливающее продукцию на приобретенном предприятии по приобретенным технологиям, будет считаться нарушителем исключительного права со всеми вытекающими последствиями.
В настоящее время согласно статье 1406 ГК РФ споры о праве преждепользования подлежат рассмотрению в суде. Как правило, они рассматриваются в качестве встречного требования к заявлению патентообладателя о нарушении его исключительного права. Согласно разъяснениям, данным в пункте 28 Обзора судебной практики за 2015 год, не исключается и возможность заявления в суд самостоятельного требования об установлении права преждепользования. Следует учитывать и последние изменения, внесенные Федеральным законом от 1 июля 2017 года № 147-ФЗ, в статьи 1252 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, расширяющие перечень споров, по которым предусмотрен досудебный порядок их разрешения. Полагаем, что «объем использования» при установлении права преждепользования может быть определен соглашением сторон и только при недостижении согласия разрешен в судебном порядке.
Казалось бы, сегодня ничто не мешает сторонам в силу свободы договора (ст. 421 ГК РФ) заключить любое соглашение. Однако в статье 1233 ГК РФ очерчен перечень
способов распоряжения исключительным правом, в котором не предусмотрены какие-либо иные соглашения по распоряжению исключительным правом, кроме указанных.
Кроме того, указанное соглашение сторон по своей природе следует отнести к безвозмездному лицензионному договору, поскольку таким соглашением стороны определяют объем и способы использования технического решения, в отношении которых патентообладатель не имеет претензий к преждепользователю, и последний может использовать решение безвозмездно - без выплаты вознаграждения патентообладателю. Согласно пункту 5.1 статьи 1235 ГК РФ заключение безвозмездного лицензионного договора между коммерческими юридическими лицами не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Такие ситуации определены в статьях 1296-1298, 1370-1373, 1430-1432, 1462-1464 ГК РФ, предусматривающих использование на основе безвозмездной неисключительной лицензии охраняемых результатов, созданных по заказу, в порядке выполнения служебного задания или по государственному контракту.
В связи с этим полагаем, что документальное закрепление права преждепользования возможно и на основе соглашения, а не только по решению суда. Для этого, по нашему мнению, необходимо в статью 1361 ГК РФ внести дополнение о том, что объем и способы использования технического решения могут быть определены в безвозмездном лицензионном договоре, заключенном патентообладателем и преждепользовате-лем на весь срок действия исключительного права. Заключение такого соглашения соответствует реализации принципа добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ) при осуществлении гражданских прав. Без обращения в суд (на основе договоренности) патентообладатель соглашается с ограничением принадлежащего ему исключительного права, а лицо, независимо создавшее тождественное техническое решение и добросовестно использовавшее его или сделавшее к этому
приготовления, документирует таким соглашением принадлежащее ему право преждепользования - «объем использования».
Таким образом, лицензионный договор в системе гражданско-правовых договоров, помимо основной своей функции -основания возникновения гражданского правоотношения, оформляющего имущественный оборот исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, - выполняет в строго конкретных ситуациях еще и отдельные функции в институте защиты интеллектуальных прав и ответственности за их нарушение:
1) принудительная лицензия - неисключительный возмездный лицензионный договор, заключаемый на основе решении суда, выполняет функцию санкции за неисполнение патентообладателем обязанности по использованию запатентованного объекта;
2) неисключительный возмездный лицензионный договор выполняет функцию средства расчета размера компенсации за нарушение исключительного права на отдельные виды результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в отношении которых такой вид ответственности предусмотрен законом.
Безвозмездный неисключительный лицензионный договор может выполнять функцию защиты права в случае конфликта между патентообладателем и преждеполь-зователем (послепользователем) при условии внесения в статью 1361 ГК РФ предложенного нами дополнения.
ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ИСТОЧНИКИ
1.О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5497.
2. Об утверждении Гражданского кодекса РСФСР : Закон РСФСР от 11 июня
1964 года // Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1964, № 24, ст. 406.
3. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик : утверждены Верховным советом СССР от 31 мая 1991 года № 2211-1 // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 26, ст. 733.
4. Штумпф Г. Лицензионный договор / пер. с нем. ; под ред. М. М. Богуславского. М., 1988.
5. Пиленко А. А. Право изобретателя. М., 2001.
6. Городисский М. Л. Лицензии во внешней торговле СССР. М., 1972.
7. Свядосц Ю. И. Лицензионный договор. М., 1979.
8. Об авторском праве и смежных правах : Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года № 5351-1 // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 32, ст. 1242.
9. Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-1 // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 42, ст. 2319.
10. Суханов Е. А. Гражданское право России - частное право / отв. ред. В. С. Ем. М. : Статут, 2008.
11. Витко В. С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. М. : Статут, 2012.
12. Кувыркова А. Ю. Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта интеллектуальных смежных прав // Законодательство. 2009 № 5
13. Савельев А. И. Лицензирование программного обеспечения в России. М. : Ин-фотропик Медиа, 2012.
14. Витрянский В. В. Некоторые итоги кодификации правовых норм о гражданско-правовом договоре // Кодификация российского частного права / под ред. Д. А. Медведева. М. : Статут, 2008.
15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный за-
кон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
16. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. А. Л. Маковского ; вст. ст. В. Ф. Яковлева. М. : Статут, 2008.
17. О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 года // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 6.
18. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 года; Стокгольм, 14 июля 1967 года; с изменениями от 2 октября 1979 года) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1996. № 2. URL: www.fips.ru
19. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав : утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 года // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 11.
20. О взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков : постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 15 января 2013 года № Ф03-6025/2012 по делу № А04-3711/2012. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
21. Требование: О взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фотографическое произведение : постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 ноября 201 2 года № 8953/1 2 по делу № А40-82533/11-12-680 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. № 3.
22. Новоселова Л. А. О механизме компенсации за нарушение исключительных прав // Хозяйство и право. 2017. № 3.
23. По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 года № 28-П // Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 52 (Часть V), ст. 7729.
24. Иоффе О. С. Обязательственное право. М. : Юридическая литература, 1975.
25. Заявление о прекращении использования товарного знака издательского дома при издании и распространении акционерным обществом газеты удовлетворено : постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 5 июля 2005 года № 3578/05. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
26. Гаврилов Э. П. Совершенствование законодательства о компенсации за нарушение исключительного права в связи с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 года П 28-П // Хозяйство и право. 2017. № 3.
27. Требование: О взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак : постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 апреля 2014 года № С01-97/2014 по делу № А40-4462/2013. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
28. Свердлык Г. А, Страунинг Э. Л. Способы самозащиты гражданских прав и их классификация // Хозяйство и право. 1999. № 2.
29. Андреев Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М. : Норма ; Инфра-М, 2010.
30. О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации : Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 147-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 27, ст. 3944.
