CC BY
341ЛО 2019.01.024
10о-
ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
2019.01.024. Е.Г. АФАНАСЬЕВА. ИМЕННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ. (Обзор).
Ключевые слова: право США; именные товарные знаки; товарный знак; регистрация товарного знака; бренд-тролли; эстоп-пель.
Товарные знаки могут включать в себя элементы индивидуальности известных людей - как ныне живущих, так и умерших, а если речь идет об умерших - как тех, у кого имеются наследники, так и тех, чьих наследников уже давным-давно нет на свете. В качестве товарных знаков могут регистрироваться их имена, псевдонимы, изображения и даже высказывания. Статьи Джозефа Клемента и Ли Бёргундера посвящены ограничениям на регистрацию и использование такого рода товарных знаков. Разумеется, ограничения эти различны для случаев с живыми знаменитостями и с историческими личностями, хотя и те и другие призваны не допустить недобросовестного использования элементов их индивидуальности, паразитирования на них, введения потребителей в заблуждение.
Джозеф Клемент [2] рассматривает проблематику регистрации товарных знаков, включающих имена, прозвища и девизы известных людей, на примере спортсменов-студентов. Они, как правило, не подают заявления о регистрации своих личных брендов. Причины тому - и недостаток правовых знаний, и недальновидность, и опасение дисквалификации или иных санкций в отношении них как игроков или в отношении их команд. В результате заявки подают третьи лица, бренд-тролли, которые надеются нажиться на их популярности, если они сделают хорошую спортивную карьеру. С такими троллями потом приходится судиться,
но хотя дела это выигрышные для спортсменов, они требуют времени и денег.
Дж. Клемент приводит примеры споров по поводу товарных знаков спортсменов Винса Янга (Vince Young), Энтони Дэвиса (Anthony Davis) и Джонни Мензела (Johnny Manziel), которые начинали со студенческого спорта. Все трое обладали яркими характеристиками, позволившими разработать их личные бренды.
Например, когда футболист Винс Янг решил зарегистрировать свои инициалы и прозвище как товарные знаки, выяснилось, что это уже сделал другой человек с целью использования их в своем бизнесе. Спортсмен потратил два года и немалые суммы на услуги юриста, чтобы восстановить свои права.
Баскетболист Энтони Дэвис был более дальновиден и гораздо быстрее оценил важность регистрации личных брендов, однако и он опоздал: подав заявки на товарные знаки «FEAR THE BROW», «BROW DOWN», «RAISE THE BROW», «AD23» и «ANTHONY DAVIS», он обнаружил, что с заявками на первые две фразы его уже опередили расторопные тролли, подметившие особенность внешности подающего надежды спортсмена - сросшиеся в одну «монобровь» брови. Дэвису пришлось бы судиться с ними или выкупать у них права на спорные бренды, но, к счастью, они были «заброшены» троллями, и в результате Дэвис всё-таки смог стать их правообладателем [2, с. 160].
Наиболее предусмотрительным и активным из этой троицы был футболист Джонни Мензел, подавший вместе со своей фирмой 16 заявок на именные товарные знаки («Johnny Football», «The House That Johnny Built», «Johnny Cleveland» и ряд других) и успешно противостоявший соперникам, подавшим заявки на некоторые из них на несколько месяцев раньше [2, с. 161].
Дж. Клемент поясняет, что своевременно регистрировать личные бренды спортсменам-студентам мешают положения устава Национальной ассоциации студенческого спорта, запрещающие им коммерциализацию их спортивной деятельности, к которой, в частности, может быть отнесено обращение к услугам бренд-агента. Нарушение устава может вылиться в дисквалификацию, потерю статуса спортсмена-любителя. Автор видит выход в том, чтобы подавать заявку на регистрацию товарного знака, декларировав намерение его коммерческого использования в будущем
(американское законодательство не требует, чтобы обозначение уже использовалось в коммерческой деятельности на момент подачи заявки, заявитель может декларировать такое намерение). Когда же спортсмен покинет студенческую скамью и уже не должен будет заботиться о сохранении любительского статуса, он сможет безнаказанно использовать свой именной бренд в коммерческих целях. Вместе с тем ограниченная защита на основе Закона Лэнхема распространяется и на незарегистрированные товарные знаки.
Статья Ли Бёргундера [1] - о том, какие существуют ограничения для регистрации в качестве товарных знаков словосочетаний, содержащих имя Jesus (Иисус).
С 1960 г. американское ведомство по патентам и товарным знакам многократно регистрировало товарные знаки, включающие имя Jеsus, для самых разных товаров, в числе которых и «объекты самовыражения» - футболки, бейсболки, кружки с надписями. Сейчас, утверждает автор, поиск, проведенный даже на самую скорую руку, выдаст более 500 заявок или регистраций такого рода товарных знаков [1, с. 68].
Между тем Закон Лэнхема в его действующей редакции не допускает регистрацию товарных знаков, которые могут создать ложные ассоциации с живыми или умершими людьми. Этот запрет связан с такими институтами, как право на публичность (защищается на основании законов штатов или общего права) и спонсорство. Но в случаях, когда какие-либо претензии со стороны наследников исключены, патентное ведомство США регистрирует товарные знаки, включающие имена известных людей, например: «MADONNA», «DA VINCI», «REMBRANDT», «BEETHOVEN».
На что должно обратить внимание патентное ведомство при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака со словом «Jesus»? Во-первых, на то, для каких товаров заявлено обозначение. Если оно является родовым для товаров, для которых заявлено, - это основание для отказа в регистрации, Таким образом, слово «Jesus» нельзя зарегистрировать, к примеру, для кукол, изображающих младенца Иисуса. Однако для «объектов самовыражения» патентное ведомство это слово родовым не считает.
Для регистрации в качестве товарных знаков описательных терминов надо сперва доказать, что в результате использования
они приобрели второе значение, стали ассоциироваться с товаром конкретного лица. Однако слово «Jesus» патентное ведомство не сочтет описывающим качества футболки или кружки, поэтому зарегистрирует беспрепятственно. Вместе с тем, хотя оно не является для «объектов самовыражения» ни родовым, ни описательным, заявителю придется доказать, что его использование будет отличаться от использования ранее зарегистрированных или применявшихся обозначений, что потребители их не перепутают.
И вот в 1999 г. одна итальянская компания подает в американское патентное ведомство заявку на товарный знак «Jesus» для самой разной одежды. Этому предшествовала регистрация товарного знака Евросоюза (хотя в некоторых странах, например, Великобритании, в ней было отказано); преимущество такой процедуры в том, что не надо доказывать использование товарного знака на территории США. Но доказать различительную способность всё-таки требовалось.
Вначале патентное ведомство отказало в регистрации из-за опасности смешения с другими знаками, включающими слово «Jesus» для таких же товаров. Однако заявителю удалось переубедить патентное ведомство с помощью довода о том, что слово «Jesus» настолько часто употребляется, что и не надо анализировать сходство товаров и возможность смешения; и так уже мирно сосуществует множество таких товарных знаков, так что одним больше, одним меньше - разницы нет. И наконец, в 2007 г., ведомство разрешает регистрацию. Потом первоначальный правообладатель продал права на этот товарный знак компании «Jesus Jeans S.R.L.»
Автор считает, что регистрация этого товарного знака -ошибка. Несколько компаний могут одновременно использовать товарные знаки, которые включают один и тот же слабый элемент, и при этом потребители не запутываются, потому что полагаются на другие, более сильные элементы. Так в свое время были зарегистрированы товарные знаки «PEPSI-COLA» и «COCA-COLA». Конечно, в этом случае одно только слово «cola» не может быть зарегистрировано как товарный знак, оно - родовое для газированных напитков. Но возможны и такие случаи, когда общий словесный элемент будет не родовым, а просто слабым по различительной способности из-за слишком частого использования или
слишком тесных ассоциаций с определенными товарами. Можно ли в этом случае его регистрировать сам по себе? Автор приводит в качестве примера регистрацию слова «plus» для витаминов, приправ и корма для животных. При этом для однородных товаров зарегистрирована масса товарных знаков, включающих это слово. Патентное ведомство сочло, что комбинированные термины производят совсем иное впечатление. Конечно, при этом ожидалось, что правообладатель товарного знака «Plus» не станет препятствовать остальным в его использовании в товарных знаках, однако эти ожидания не оправдались, и впоследствии правообладатель возражал против регистрации товарных знаков «pH plus» и «meaty plus» [1, c. 73-74]. Правда, возражения эти ни к чему не привели, но этот казус показывает, что доставить неприятности другим правообладатели подобных знаков могут.
В 2001 г. один человек захотел зарегистрировать товарный знак «Jesus Jeans» для джинсов, маек и бейсболок. Как и в случае с товарным знаком «JESUS», ему вначале отказали, а потом согласились с его доводами о размытости различительной способности и о том, что в его случае используется игра слов, а у товарного знака «JESUS» - религиозное звучание. И в 2008 г. товарный знак зарегистрировали. И теперь получается, что в продаже одновременно могут появиться «Jesus® Jeans» и «Jesus Jeans®».
Но самое интересное заключается в том, что правообладатель товарного знака «Jesus» стал вероломно подавать жалобы и возражения в отношении других компаний, которые использовали слово «Jesus» предположительно для индивидуализации своих товаров. Он помешал зарегистрировать товарные знаки, включающие этот словесный элемент, ряду других компаний, и это при том, что для целей регистрации его товарного знака сыграл роль именно довод о возможности его мирного сосуществования с имеющимися знаками
Правда, одна компания, вначале желавшая зарегистрировать товарный знак «Jesus Surfed», в ответ на возражения обладателя товарного знака «Jesus» попыталась, в свою очередь, добиться прекращения охраны товарного знака оппонента, ссылаясь на оскорбительность и на эстоппель. Оскорбительность для христиан и христианства обосновывалась тем, что товарный знак использовался в фривольной рекламе джинсов полуобнаженными девуш-
ками. Этот довод, с точки зрения автора, неубедителен. Конечно, найдутся те, кто скажет, что любая коммерциализация имени Иисуса оскорбительна, но обычно патентное ведомство не считает оскорбительной регистрацию в качестве товарных знаков слов, имеющих религиозное звучание (едва ли не единственное исключение - отказ в регистрации товарного знака Agnus Dei). В некоторых случаях оскорбительность выводилась из сочетания с другими словами (казусы с отказами в регистрации Porno Jesus и KILLED JESUS) или товарами, для которых испрашивалась регистрация (например, презервативы или ассортимент секс-шопов) [1, c. 7880]. Однако в случае с товарным знаком «JESUS» ничего этого не было, а последующее поведение заявителя не может повлиять на действительность регистрации.
А вот ссылка на эстоппель, считает Л. Бёргундер, обоснованна, поскольку при регистрации противопоставляемого товарного знака ключевым доводом была возможность мирного сосуществования.
Все эти события - свидетельство недолжных конкурентных преимуществ, которые получила компания «Jesus Jeans S.R.L.». Слово JESUS вообще нельзя было регистрировать как товарный знак. Что же касается словосочетаний с именем Jesus в качестве товарных знаков для футболок и бейсболок, то надо иметь в виду, что это так называемые объекты самовыражения, надписи на которых не указывают на их производителя, а отражают мировоззрение носящих их людей. Поэтому, считает автор, такая регистрация должна быть разрешена только при доказательстве приобретения второго значения (указания на производителя товара).
Список литературы
1. Burgunder L.B. Can the PTO find Its way with Jesus? // Marquette intellectual property law review. - Milwaukee, 2015. - Vol. 19, N 1, Art. 5. - P. 63-97. Бёргундер Л.Б. По пути ли американскому ведомству по патентам и товарным знакам с Иисусом?
2. Clemente J.E. Collegiate athletes and the right to their marks // Marquette intellectual property law review. - Milwaukee, 2016. - Vol. 20, N 1, Art. 2. - P. 157-175. Клемент Дж.Э. Права спортсменов-студентов на их товарные знаки.
