Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности в антимонопольных органах: некоторые практические аспекты Текст научной статьи по специальности «Право»

Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности в антимонопольных органах: некоторые практические аспекты

Е.О. Ветошникова

ассистент менеджера юридического отдела ЗАО «Сони Электронике» (г. Москва) Евгения Олеговна Ветошникова, [email protected]

В настоящее время стоимость нематериальных активов многих крупных компаний зачастую выше, нежели совокупная стоимость материальных активов. Так, по данным агентства Интербренд1, стоимость товарного знака Coca-Cola по итогам 2010 года составила 70,452 миллиарда долларов, согласно Millward Brown2 самым дорогим брендом 2011 года стал Apple (153,285 миллиарда долларов).

Потребители готовы покупать продукты, название которых им наиболее знакомо, а сам продукт широко разрекламирован. С одной стороны, такая известность выступает своеобразным гарантом доверия со стороны потребителей. С другой - чем известнее продукт (и, как следствие, товарный знак, которым такой продукт маркирован), тем выше интерес к нему третьих лиц, стремящихся увеличить свою прибыль за счет широкой известности чужого товарного знака и высокого спроса потребителей на товары, маркированные таким товарным знаком.

Постараемся показать, как на практике решаются некоторые вопросы, возникающие в случае нарушения прав правообладателей на результаты интеллектуальной деятельности, и рассмотрим порядок защиты таких прав в антимонопольных органах. Однако сразу необходимо оговориться, что в указанной сфере могут иметь место 4

вида споров:

1) товарный знак vs. товарный знак;

2) товарный знак vs. обозначение3;

3) обозначение vs. товарный знак;

4) обозначение vs. обозначение.

Обращение в антимонопольный орган

Прежде чем обратиться в антимонопольный орган, необходимо решить, в какое управление вы будете подавать заявление. Вариантов два: Федеральная антимонопольная служба (далее - ФАС России) или соответствующее территориальное управление. Необходимо отметить, что за последнее время ФАС России наработана достаточно широкая практика разрешения подобных споров. Следовательно, рекомендуем подавать заявление о нарушении антимонопольного законодательства непосредственно в ФАС России. Также необходимо обратить внимание на следующее. Как правило, нарушения происходят на территории двух и более субъектов. В этом случае в своем заявлении, подаваемом в ФАС России, вы можете сослаться на пункт 1.4.3 Правил передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган (Приложение к Приказу [3]) как на аргумент в пользу рассмотрения за-

1 www.interbrand.com

2 www.millwardbrown.com

3 Под обозначением в настоящей статье понимается обозначение, исключительное право на которое не удостоверяется свидетельством на товарный знак.

явления непосредственно ФАС России без передачи материалов дела в соответствующее территориальное управление.

Подаваемые в антимонопольный орган (наряду с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства) материалы должны подтверждать наличие следующих фактов в совокупности:

1) факт недобросовестной конкуренции;

2) наличие конкурентных отношений между нарушителем исключительного права и правообладателем и взаимозаменяемость товаров;

3) тождественность или сходство до степени смешения товарного знака/обозначения правообладателя и товарного знака/ обозначения нарушителя;

4) введение нарушителем товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Факт недобросовестной

конкуренции

Понятие акта недобросовестной конкуренции отражено в статье 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года. Так, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента, ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента, указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров. Эта статья парижской конвенции, являясь неотъемлемой частью правовой системы России, широко применяется в российской судебной практике. Более того, в силу прямого указания пункта 16.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях» положения статьи 10 bis подлежат учету при анализе вопроса о том, является ли конкретное совершенное лицом действие актом недобросовестной конкуренции.

В национальном законодательстве определение понятия недобросовестной конкуренции, а также перечень действий, являющихся недобросовестной конкуренцией, приведены в Федеральном законе от 26 июля 2006 года № 135-Ф3 «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции). При этом под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам -конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Изложенное свидетельствует о том, что наличие недобросовестной конкуренции в действиях другого хозяйствующего субъекта подтверждается путем доказывания (в совокупности) трех элементов (признаков) недобросовестной конкуренции:

1) действия направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности. На практике это может выражаться в том, что нарушитель не затрачивает собственные средства на разработку нового продукта, упаковки продукта, этикетки продукта, проведение рекламных кампаний (реклама в средствах массовой информации, промоакции и т. п.), а лишь «выводит» на рынок «товары-близнецы», пользуясь широкой известностью продуктов, производимых конкурентом, получая при этом преимущества в конкурентной борьбе;

2) действия противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости (в частности, пункту 1 статьи 10 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пункту 3 статьи 1484 ГК РФ, пункту 2, пункту 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции);

3) действия причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

На практике это может выражаться в том, что конкурент размещает свою продукцию на торговом пространстве рядом с продукцией вашей компании, по цене ниже цены вашей продукции.

Наличие конкурентных отношений и взаимозаменяемость товаров

Наличие конкурентных отношений

Наличие конкурентных отношений означает, что правообладатель и нарушитель осуществляют деятельность, приносящую доход, на одном товарном рынке. То есть производимые и (или) реализуемые товары не могут быть заменены другими товарами, или такие товары являются взаимозаменяемыми.

Взаимозаменяемость товаров

Товары могут быть признаны взаимозаменяемыми, если они могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении, в том числе при потреблении в производственных целях.

Например, взаимозаменяемым товаром будет считаться паштет на соответствующем товарном рынке паштетов (см. [9]), теплоизоляционные материалы (см. [10]), конфеты на товарном рынке мягких конфет, глазированных шоколадом (см. [11]).

Поскольку одним из критериев взаимозаменяемости товаров наряду с функциональным назначением, применением, качественными и техническими характеристиками и т. д. является цена товара, перед обращением в антимонопольный орган необходимо провести исследование стоимости товара, реализуемого конкурентом.

Так, на практике, антимонопольным органом не были признаны взаимозаменяемыми следующие товары: кремы «9 Месяцев/Months» и «9 Месяцев/9 Mois», разница в цене на которые составила 400 процентов (см. [12]), водка «Русский Стандарт» и «Русский Калибр», разница в цене на которые составила - 300 процентов (см. [13]).

Тождественность или сходство до

степени смешения

Определение понятий тождественности и сходства обозначений до степени смешения содержится в пункте 14.4.2 приказа Российского агентства по патентам и товарным знакам от 5 марта 2003 года № 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания», а также в приказе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30 декабря 2009 года № 190 «Об утверждении рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака».

Так, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Однако в силу части 3 статьи 1484 Г раж-данского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Следовательно, доказывать придется наличие вероятности смешения вашего обозначения/товарного знака и обозначения/товарного знака конкурента.

Документами, подтверждающими наличие смешения или тождество либо сходство до степени смешения, могут, в частности, являться:

1) заключение патентного поверенного. Согласно сложившейся практике заключение патентного поверенного предоставляется каждой из сторон по каждому делу. Однако оно не может быть единственным документом, подтверждающим тождество или сходство до степени смешения;

2) социологические опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и т. п. Результаты проведенных социологических опросов являются достаточно ценными доказательствами в поддержку довода

о тождественности/сходстве до степени смешения обозначений (товарных знаков). В случае принятия решения о проведении социологического опроса рекомендуем обратить внимание на следующее:

• обозначения должны быть представлены респондентам для сравнения в целом, то есть в том виде, в котором каждое из них используется при маркировании товаров (в той цветовой гамме, которая используется; если обозначение является изобразительным (комбинированным), то оно должно быть представлено таковым, только словесного обозначения будет недостаточно);

• целевая группа респондентов. Опрос должен проводиться среди респондентов - потребителей соответствующего продукта, например потреби-

телей пива (см. [16]), лиц, имеющих познания в сфере строительства (использование теплоизоляционных материалов) (см. [17)];

• количество респондентов (в соответствии с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2010 года № 09АП-24200/2010 по делу

№ А40-32623/10-119-161 400 человек - достаточное количество);

3) справка Федерального государственного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (далее - ФГУ ФИПС). Справка ФГУ ФИПС, как правило, запрашивается антимонопольным органом в порядке, предусмотренном Соглашением от 9 апреля 2010 года «О взаимодействии Федеральной антимонопольной службы и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам», с целью решения вопроса о тождественности/сходстве обозначений до степени смешения.

В последнее время на практике сложность вызывает вопрос, является ли справка ФГУ ФИПС о сходстве/тождественности товарных знаков (обозначений) надлежащим доказательством по делу. Необходимо отметить, что соответствующая судебная практика не является однозначной: одни суды придерживаются позиции, что справка

Таблица

Справки ФГУ ФИПС: судебная практика

Надлежащее доказательство Ненадлежащее доказательство

Решение арбитражного суда города Москвы от 26 июля 2010 года по делу № А40-32623/10-119-161 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 декабря 2010 года № 09АП-29111/2010 по делу № А40-72327/10-2-303

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 15 февраля 2011 года № КА-А40/18312-10 по делу № А40-32623/10-119-161 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 31 января 2011 года по делу № А41-23558/10

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 ноября 2010 года № 09АП-27316/2010-АК по делу № А40-137708/09-122-1028 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 октября 2010 года № КА-А40/12296-10

ФГУ ФИПС наряду с другими доказательствами является надлежащим доказательством по делу, другие признают этот документ собственным мнением подписавшего ее лица (см. табл.).

Противоречие и риск заключаются в том, что антимонопольный орган, вынося решение по делу, зачастую руководствуется справкой ФГУ ФИПС, однако впоследствии, в случае если решение антимонопольного органа будет оспариваться в арбитражном суде, суд, признав справку ФГУ ФИПС ненадлежащим доказательством, отменит решение антимонопольного органа. Тем более что в силу пункта 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы с позиций рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Введение товара в гражданский

оборот

Введение нарушителем товара в гражданский оборот можно подтвердить, в том числе, но не ограничиваясь, договорами купл и-продажи, поставки, товарными накладными, кассовыми и товарными чеками. В некоторых случаях может возникнуть вопрос, кто из двух хозяйствующих субъектов - конкурентов первым начал введение в гражданский оборот товаров, маркированных спорным товарным знаком/обозначением. Этот вопрос может поставить «под удар» факт существования товарного знака/обозначения вашей компании, поскольку в силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ в случае, если различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство ин-

дивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Если ваш конкурент начал введение товаров, маркированных товарным знаком/ обозначением ранее, чем вы, это также может повлечь за собой признание ваших действий злоупотреблением правом и прекращения исключительного права на товарный знак. В качестве примера можно привести спор между ЗАО «МПБК «Очаково» и ООО «Тагильское пиво»: решением ФАС России от 31 мая 2010 года по делу № 1 14/198-09, возбужденному на основании заявления ЗАО «МПБК «Очаково», действия ООО «Тагильское пиво», выраженные во введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации пива «ЯЧМЕННЫЙ КОЛОС» с незаконным использованием товарного знака по свидетельству № 281410, правообладателем которого является ЗАО «МПБК «Очаково», признаны нарушившими пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Впоследствии решение ФАС России было обжаловано

ООО «Тагильское пиво» в судебном порядке. В соответствии с позицией суда, изложенной в постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 9 августа 2011 года № КА-А40/8031-11 по делу № А40-91856/10-72-370, «поскольку использование обозначения субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак».

На основании изложенного при запуске на рынок нового продукта рекомендуем выполнять следующие действия:

1) регистрация товарного знака (до регистрации - тщательная проверка факта

использования незарегистрированного обозначения на территории Российской Федерации третьими лицами);

2) создание «досье» на продукт: копии первых товарных накладных, подтверждающих введение продукции в гражданский оборот, образец продукта, приказ о начале производства продукта.

ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ИСТОЧНИКИ

1. URL: www.interbrand.com

2. URL: www.millwardbrown.com

3. Об утверждении Правил передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган : приказ Федеральной антимонопольной службы от

1 августа 2007 года № 244.

4. Конвенция по охране промышленной собственности : заключена в Париже 20 марта 1883 года.

5. О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях : постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 11.

6. О защите конкуренции : Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ.

9. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 октября

2008 года № 09АП-12253/2008-АК по делу № А40-25769/07-152-183.

10. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 августа

2009 года № 09АП-13450/2009 по делу № А40-16159/09-93-173.

1 1 . Постановлен ие Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 февраля 2011 года № 09АП-34420/2010-АК по делу № А40-69684/10-93-85.

12. Решение Федеральной антимонопольной службы от 13 октября 2008 года по

делу № 1 14/44-08.

13. Решение Федеральной антимонопольной службы от 18 августа 2008 года по делу № 1 14/54-08.

14.О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания : приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 5 марта 2003 года № 32.

15. Об утверждении рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака : приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30 декабря 2009 года № 190.

16. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 декабря

2009 года № 09АП-20885/2009-АК по делу № А40-28328/08-51-271.

17. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 октября

2010 года № 09АП-24200/2010 по делу № А40-32623/10-119-161.

18. О взаимодействии Федеральной антимонопольной службы и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам : Соглашение от 9 апреля 2010 года.

19. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности : информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122.

20. Решение арбитражного суда города Москвы от 26 июля 2010 года по делу № А40-32623/10-119-161.

21. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 декабря

2010 года № 09АП-29111/2010 по делу № А40-72327/10-2-303.

22. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 15 февраля 2011 года № КА-А40/18312-10 по делу № А40-32623/10-119-161.

23. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 31 января

2011 года по делу № А41-23558/10.

24. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 ноября

2010 года № 09АП-27316/2010-АК по делу № А40-137708/09-122-1028.

25. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 октября 2010 года № КА-А40/12296-10.

26. Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации (часть вторая) : Федеральный закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ.

27. Решение Федеральной антимонопольной службы от 31 мая 2010 года по делу № 1 14/198-09.

28. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 9 августа 2011 года № КА-А40/8031-11 по делу № А40-91856/10-72-370.

LAW Р І І* М

иЗйУ пёкЬогщ БауеТіеу

& рат^пегв

+7 (495) 646 81 76

[email protected]

www.nsplaw.ru

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИИ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 10. 02. 2012

Е. Знаменская - юрист юридической фирмы «Некторов, Савельев и Партнеры»

А. Киселев - юрист юридической фирмы «Некторов, Савельев и Партнеры»

ж * *

I. Соглашение о расторжении договора аренды земельного участка может быть зарегистрировано только после государственной регистрации прав собственности всех участников долевого строительства объектов недвижимости, возведенных на этом земельном участке (закрытое акционерное общество «Фирма «Жилстрой» Ув Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Самарской области. Дело № ВАС-11642/11*).

Мэрия Тольятти и Фирма «Жилстрой» (арендатор) заключили договор аренды земельного участка для строительства на нем жилого дома. После введения дома в эксплуатацию и передачи квартир участникам долевого строительства мэрия и Фирма «Жилстрой» подписали соглашение о расторжении договора аренды спорного земельного участка, однако Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Самарской области отказано в погашении записи об аренде. Оспаривая отказ, Фирма «Жилстрой» обратилась в суд.

До настоящего времени в судебной практике отсутствовал единый подход к вопросу о возможности и моменте прекращения договора аренды земельного участка при исполнении застройщиком своих обязательств по передаче дольщикам объектов долевого строительства.

Согласно первому подходу после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию и передачи всем участникам долевого строительства объектов долевого строительства застройщик (арендатор) вправе заключить соглашение о расторжении договора аренды земельного участка, на котором был построен жилой дом.

Согласно второму подходу, поскольку право аренды земельного участка обременено ипотекой в пользу участников долевого строительства и регистрационная запись об ипотеке погашается только после проведения государственной регистрации прав собственности всех участников долевого строительства (по Закону об участии в долевом строительстве), отсутствуют основания для регистрации соглашения о расторжении договора аренды и прекращения права аренды.

При рассмотрении дела судами трех инстанций было одобрено применение первого подхода. Однако Высший арбитражный суд Российской Федерации посчитал правомерным применение второго подхода и отказал в удовлетворении требований Фирмы «Жилстрой».

II. Если реорганизация была проведена после введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ни», право собственности на полученное в ходе такой реорганизации недвижимое имущество возникает у правопреемника только с момента государственной регистрации его прав (ОАО «Верево» Ув ОАО «Корпорация «Роска». Дело № ВАС-4777/08).

ОАО «Верево» обратилось в суд с иском о признании права собственности на гидротехнические сооружения, которые были получены им в результате выделения из ОАО «Корпорация «Роска» в 2003 году. В свою очередь, Корпорация «Роска» получила эти объекты при присоединении к ней ЗАО «Верево» в 2001 году. Ни в одном из случаев реорганизации переход права собственности зарегистрирован не был.

Суды трех инстанций иск удовлетворили, ссылаясь на то, что в соответствии с пунктом 2 статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации при реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам - правопреемникам реорганизо-

Продолжение на с. 118

* Подробнее с материалами дел вы можете ознакомиться на официальном сайте Высшего Арбитражного

Суда Российской Федерации http://www.arbitr.ru/