Незаконное использование товарного знака и нарушение исключительного права на товарный знак: соотношение понятий Текст научной статьи по специальности «Право»

2.10. НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА И НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Мотылькова А.В., аспирант кафедры гражданского и предпринимательского права Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Южно-Российский Филиал)

Контакты автора: [email protected]

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением понятий «незаконное использование товарного знака» и «нарушение исключительного права на товарный знак» установлением их соотношения, поскольку эффективность осуществления и защиты права на товарный знак в значительной мере зависит от правильного и единообразного понимания применяемых категорий. Ключевые слова: товарный знак, незаконное использование товарного знака, нарушение исключительного права на товарный знак

ILLEGAL USE OF A TRADE MARK AND INFRINGEMENT OF THE EXCLUSIVE RIGHT TO A TRADE MARK: A PARITY OF CONCEPTS

Ф.И.О.

Annotation: The article is devoted to the questions connected with definition of concepts «illegal use of a trade mark» aad «infnnngment of thh exciusivv riggt to a trade mark» an anihalishment ao tlteiir parity as efficiency of realization and protection of the right on a trade mark appreciably depends on correct and uniform understanding of used categories.

Keywords: trademark, moral harm, illegal use of a trade mark, infringement of the exclusive right to a trade mark

Как известно, товарный знак является одним из самых востребованных объектов интеллектуальной собственности, в связи с чем совершенствование законодательства, регулирующего вопросы, связанные с использованием и защитой товарных знаков имеет особое не только теоретическое, но и практическое значение. Эффективность осуществления и защиты права на товарный знак в значительной мере зависит от правильного и единообразного понимания применяемых категорий. К числу таковых относятся, в частности, определения незаконного использования товарного знака и нарушения исключительного права на товарный знак.

Ст. 4 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» [1] (далее - Закон о товарных знаках) давала достаточно четкое определение понятию «нарушение исключительного права на товарный знак», отождествляя при этом нарушение исключительного права и незаконное использование товарного знака, характеризуя их как ис-

пользование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров. При этом п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках содержал основное определение нарушения исключительного права на товарный знак и конкретизирующий перечень способов незаконного использования товарного знака, где акцентировалось внимание на размещении товарного знака без разрешения правообладателя [2; 55].

Какой подход присутствует сейчас? Сложно сразу однозначно ответить на этот вопрос. Формулировка, присутствующая в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ), претерпела изменения по сравнению с используемой в Законе о товарных знаках, прямого отождествления в настоящее время нет, как нет и четкого определения понятия «нарушение исключительного права на товарный знак». О незаконном же использовании товарного знака говорится в п.1 абз.3 ст. 1229 ГК РФ («использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным»). Правоприменительная практика свидетельствует о продолжении отождествления этих двух понятий. Так, обобщения судебной практики Арбитражного суда Ростовской области по вопросам анализа проблемных вопросов, возникающих при рассмотрении судом заявлений административных органов о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей

14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, указывают на то, что «из смысла статей 1484, 1515 ГК РФ следует, что нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) является использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров» [3].

В литературе обращается внимание на «слишком узкий подход, заложенный в действующем законодательстве к нарушению права на товарный знак, сводящий нарушение исключительного права только к незаконному использованию соответствующего обозначения» [4; 38], что кажется спорным и применимым скорее с позиции ранее действующего закона о товарных знаках, не разделявшего данные понятия. При этом стоит согласиться с тем, что между этими двумя категориями не стоит ставить знак равенства. Тем не менее, неразрешенным остается вопрос об их соотношении. Отмечается, что нарушение исключительного права на товарный знак, в частности, наблюдается при удалении (сокрытии) или существенном изменении товарного знака, правомерно используемого на товарах, вводимых в гражданский оборот на территории Российской Федерации, без согласия правообладателя или лица, использующего товарный знак по договору [4; 39]. В контексте действующего законодательства с этим можно согласиться: имеет место скорее нарушение исключительного права на товарный знак, нежели незаконное использование товарного знака (с учетом положений п.1 абз.3 ст. 1229 ГК РФ). Однако легальное определение незаконного исполь-

Мотылькова А. В- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА

зования товарного знака представляется не совсем корректным в силу ограниченности лишь действиями, связанными с использованием его без согласия правообладателя. В юридической литературе содержится определение понятия «незаконный», под которым понимается «нарушающий закон, права» [5, 51; 6; 7], тогда незаконным использованием товарного знака является использование рассматриваемого средства индивидуализации с нарушением законодательных предписаний, в связи с чем можно предположить, что данное понятие достаточно широко для того, чтобы включать в себя как нарушение исключительного права (в части, касающейся использования товарного знака), так и иные действия, в том числе, совершаемые самим правообладателем. В качестве примера незаконного использования товарного знака можно также привести случаи ввоза на территорию Российской Федерации товаров с товарными знаками без получения разрешения правообладателя [8], поскольку Россия придерживается национального принципа исчерпания прав. То есть фирменная продукция, маркированная охраняемым товарным знаком, может быть введена в оборот на территории Российской Федерации только с разрешения правообладателя. Иначе такие действия будут считаться незаконными, даже если продукция в стране приобретения покупалась легально. Именно такая ситуация сложилась с обществом с ограниченной ответственностью «Генезис», которое в 2007 году ввезло в Россию автомобиль Porsche Cayenne. Владелец исключительной лицензии на использование на территории РФ товарных знаков PORSCHE и CAYENNE, ООО «Порше Руссланд», обратился в Центральную акцизную таможню с заявлением о нарушении своих прав, таможенный орган обратился в суд, и в марте 2008 года автомобиль был конфискован, а ООО «Генезис» привлечено к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ. И это далеко не первый подобный случай. При этом ВАС РФ решение Арбитражного суда города Москвы от 28.03.2008 по делу № А40-9281/08-145-128 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2008 по тому же делу отменил, отмечая, что в соответствии со статьей 14.10 КоАП РФ на юридических лиц может быть наложен административный штраф - от тридцати до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара. В данном случае автомобиль марки «PORSCHE CAYENNE S», являющийся предметом правонарушения и подвергнутый судом конфискации, выпущен правообладателем одноименных товарных знаков и, следовательно, не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, в связи с чем за его ввоз (курсив мой - автор) на территорию Российской Федерации общество не может быть привлечено к ответственности, предусмотренной статьей

14.10 КоАП РФ [9]. Этот подход не согласуется с позицией Арбитражного суда Ростовской области («под незаконным использованием товарного знака следует признавать любое действие, нарушающее исключительные права других лиц - владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз (курсив мой - автор), предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров и др.») [10], следуя которой ООО

«Генезис» должно быть привлечено к ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ.

В качестве одного из способов незаконного использования товарного знака выделяют также недобросовестную конкуренцию. Вопросу о соотношении права на товарный знак и пресечения недобросовестной конкуренции в действующем законодательстве посвящено две нормы. Во-первых, ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» устанавливает, что не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации, то есть, в частности, на товарные знаки. Вторая норма содержится в пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. Она устанавливает возможность признания недействительной правовой охраны товарного знака, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

При этом Федеральный закон «О защите конкуренции» указывает на действия, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, а ГК РФ говорит о действиях, связанных с государственной регистрацией товарного знака. Исходя из ч. 3 ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции», применяемой с учетом абз. 2 п. 3 ст. 1513 ГК РФ, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26.03.2009 [11] обращается внимание на то, что признание недобросовестной конкуренцией действий по использованию товарного знака (но не по его государственной регистрации) не является основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, повлечь аннулирование правовой охраны товарного знака могут лишь действия, составляющие недобросовестную конкуренцию, которые связаны с государственной регистрацией товарного знака, с приобретением исключительного права на товарный знак. Проще говоря, это действия заявителя по подаче заявки и получению регистрации товарного знака.

Право признавать такие действия недобросовестной конкуренцией имеют федеральные антимонопольные органы (органы Федеральной антимонопольной службы), которые на основе поступающих заявлений выносят решения о признании действий по регистрации товарных знаков недобросовестной конкуренцией. Получив такое решение, лицо, чьи права были нарушены таким актом недобросовестной конкуренции, вправе обратиться с возражением об аннулировании регистрации товарного знака в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент). Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. Решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия, связанные с регистрацией товарного знака, федеральным антимонопольным органом признаны недобросовестной конкуренцией, не может быть при-

знано недействительным по причине отсутствия в действиях лица нарушений антимонопольного законодательства до оспаривания и отмены решения федерального антимонопольного органа. При этом не исключается возможность соединения в заявлении требований об оспаривании решений федерального антимонопольного органа и Роспатента и их совместного рассмотрения. Когда суд рассматривает заявление об отказе в признании недействительной регистрации товарного знака, то он вправе на основании положений ст. 10 ГК РФ по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака [11]. По-видимому, обязать Роспатент аннулировать регистрацию товарного знака в данном случае суд вправе на основании ст. 10 ГК РФ и пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ (хотя некоторые авторы склоняются к тому, что основанием должен служить только пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ) [12; 10]. Сложно согласиться и с тем, что «действия заявителя по подаче заявки и получению регистрации товарного знака никогда и ни при каких условиях не могут являться недобросовестной конкуренцией. Сами эти действия, конечно, могут быть недобросовестными, но никакой конкуренции еще нет!» [12; 10], исходя из того, что недобросовестной конкуренцией признаются любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности и противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации [13], а среди действий, которые могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции выделяют, в частности, такие, как приобретение либо приобретение и использование прав на товарный знак (знак обслуживания) в отношении обозначения, которое используется другим лицом при маркировке товаров, при оказании услуг, в рекламе результатов своей деятельности в качестве наименования информационного ресурса (отличительной части доменного имени) и иными подобными способами; приобретение прав на товарный знак (знак обслуживания), являющийся тождественным или сходным до степени смешения с оригинальной частью фирменного наименования юридического лица-конкурента и использование указанных прав для товаров и услуг, аналогичным товарам и услугам конкурента [4; 38]. Между тем действительно имеют место действия, связанные с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации и ущемляющие права и интересы добросовестных участников рынка (например, регистрация в качестве товарного знака обозначения, используемого другим лицом в своей предпринимательской деятельности), совершаются лицами, не состоящими в конкурентных отношениях между собой, в связи, когда присутствует недобросовестное приобретение и/или использование исключительных прав на средства индивидуализации, представляющее собой противоречащие требованиям

добросовестности, разумности и справедливости действия лица по приобретению и/или использованию исключительных прав на средства индивидуализации участников хозяйственного оборота, товаров, работ и услуг, а также иные связанные с указанными действия, направленные на получение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности, причинение вреда другим участникам хозяйственного оборота или иное ущемление прав и интересов хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской деятельности [4; 37], (которые, по большому счету, представляют собой еще одну разновидность незаконного использования товарного знака).

Моменты, на которые было обращено внимание, а также исключительный характер прав правообладателя товарного знака, который, согласно ст. 1229, ст. 1484 ГК РФ подразумевает наличие у их обладателя возможности использования товарного знака любым не противоречащим закону способом и распоряжения исключительным правом на товарный знак с одновременным запрещением всем другим лицам совершать указанные действия, позволяют считать нарушением исключительного права на товарный знак любые действия, связанные с использованием товарного знака, распоряжением исключительным правом на товарный знак, совершенные без согласия правообладателя товарного знака (но не самим правообладателем). Следовательно, определение, содержащееся в п.1 абз.3 ст. 1229 ГК РФ («использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным»), скорее соответствует понятию «нарушение исключительного права на товарный знак» при дополнении формулировки фразой о распоряжении исключительным правом на товарный знак без согласия правообладателя (а не только об использовании).

Таким образом, незаконное использование товарного знака включает в себя нарушение исключительного права (в части правомочия использования товарного знака, но не распоряжения, например, исключительным правом), однако не ограничивается им, в связи с чем определение понятия «нарушение исключительного права на товарный знак» может быть представлено как использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), распоряжение исключительным правом, если такие использование и распоряжение осуществляются без согласия правообладателя; незаконным же использованием товарного знака можно считать использование рассматриваемого средства индивидуализации с нарушением законодательных предписаний.

Список литературы:

1. Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ. 1992. - № 42. - Ст. 2322.

2. Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров - товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: гражданско-правовой аспект. - М.: Статут, 2007.- 280 с.

3. http://rostov.arbitr.ru/pract/gr/8598.html

Мотылькова А. В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА

4. Курлаев О.А., Правовое регулирование использования исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания: Автореферат дис...канд. юр. наук. - М., 2007. - 45 с.

5. Сминов, А.И. Гражданское право России. Учебник для вузов. - М.: Компаньон, 2003. - 167 с.

6. http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%BD%D0 %B5% D0% B7% D0% B0% D0% BA% D0%BE% D0%BD% D0%BD %D1 %8B%D0%B9&stype=0&p=1.

7. http://www.info-law.ru/dic/1/symb_н/page_5.

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от

13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // Вестник ВАС РФ. -2008. - № 2

9. Постановление Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 № 10458/08 по делу № а40-9281/08-145-128 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2009. - № 5.

10. http://rostov.arbitr.ru/pract/gr/8598.html

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» //Российская газета. - 2009. - № 70.

12. Гаврилов Э.П., Постановление 5/29 о правовой охране товарных знаков // Режим доступа : СПС «КонсультантПлюс».

References:

1. Law of the Russian Federation from 23.09.1992 № 3520-1 «About trade marks, service marks and names of points of origin of goods» // Sheets of Congress of People's Deputies of the Russian Federation. 1992. - № 42. - article 2322.

2. Gul'bin J.T. Exclusive rights to means of an individualization of the goods - trade marks, service marks, names of points of origin of goods: civil-law aspect. - M.: the Statute, 2007. - 280 p.

3. http: // rostov.arbitr.ru/pract/gr/8598.html.

4. Kurlaev O.A., Legal regulation of use of exclusive rights to a trade mark and a service mark: The author's abstract of the dissertation of the candidate of jurisprudence. - M, 2007. - 45 p.

5. Smirnov A.I. Civil law of Russia. The textbook for high schools. - M.: the Partner, 2003. - 167 p.

6. http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%BD%D0 % B5% D0%B7% D0% B0% D0% BA% D0%BE% D0%BD% D0%BD %D1 %8B%D0%B9&stype=0&p=1.

7. http://www.info-law.ru/dic/1/symb_н/page_5.

8. Circular of Presidium of SAC of the Russian Federation from

13.12.2007 № 122 «The practice review of consideration by arbitration courts of cases, connected to application of the intellectual property legislation»// Bulletin of SAC the Russian Federation. - 2008. - № 2

9. Decision of Presidium of SAC of the Russian Federation from 03.02.2009 № 10458/08 on case № А40-9281/08-145-128 // Bulletin of SAC of the Russian Federation. - 2009. - № 5.

10. http: // rostov.arbitr.ru/pract/gr/8598.html.

11. Decision of Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation № 5, Plenum of SAC of the Russian Federation № 29 from 26.03.2009 «About some questions which have risen in connection with entry into force of the fourth part of Civil code of the Russian Federation» // Russian newspaper. - 2009. - № 70.

12. Gavrilov E.P., the Decision 5/29 about a right protection of trade marks // Access mode: legal-reference system «ConsultantPlus».

РЕЦЕНЗИЯ

на статью А.В. Мотыльковой «Незаконное использование товарного знака и нарушение исключительного права на товарный знак: соотношение понятий».

Товарный знак является одним из самых востребованных объектов интеллектуальной собственности, в связи с чем совершенствование законодательства, регулирующего вопросы, связанные с использованием и защитой товарных знаков имеет особое не только теоретическое, но и практическое значение. Эффективность осуществления и защиты права на товарный

знак в значительной мере зависит от правильного и единообразного понимания применяемых категорий. К числу таковых относятся, в частности, определения незаконного использования товарного знака и нарушения исключительного права на товарный знак. Данные обстоятельства убедительно свидетельствуют об актуальности и практической значимости исследования А.В.Мотыльковой.

В статье «Незаконное использование товарного знака и нарушение исключительного права на товарный знак: соотношение понятий» рассматриваются вопросы, связанные с определением понятий «незаконное использование товарного знака» и «нарушение исключительного права на товарный знак», установлением их соотношения, сделаны выводы, из которых следует, что незаконное использование товарного знака включает в себя нарушение исключительного права (в части правомочия использования товарного знака, но не распоряжения, например, исключительным правом), однако не ограничивается им, в связи с чем автор предлагает свой вариант определения понятий «нарушение исключительного права на товарный знак» и «незаконное использование товарного знака».

Основные выводы и предложения А.В.Мотыльковой основаны на изучении норм гражданского законодательства, постановлений и информационных писем Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации, результатов рассмотрения конкретных гражданских дел.

Статья рекомендуется к опубликованию в журнале, рекомендуемом Высшей Аттестационной Комиссией.

Профессор кафедры гражданского и предпринимательского права Российской академии народного хозяйства и государственной службы (Южно-Российский филиал), д.юн. В.В. Ванин