Оспаривание в судебном порядке решения Роспатента с учетом обстоятельств, возникших после его принятия Текст научной статьи по специальности «Право»

Оспаривание в судебном порядке решения Роспатента с учетом обстоятельств, возникших после его принятия

А.Е. Сычев

заместитель заведующего отделом судебного представительства федерального государственного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам», кандидат юридических наук (г. Москва)

Алексей Евгеньевич Сычев, [email protected]

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) в пределах своей компетенции принимается значительное количество различных решений. Иногда заявители, правообладатели и иные заинтересованные лица не согласны с решениями Роспатента, считая их несоответствующими российскому законодательству. В этом случае заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с заявлением о признании решения Роспатента недействительным.

В процессе рассмотрения таких заявлений в суде зачастую выявляются обстоятельства, не существовавшие в момент принятия Роспатентом оспариваемых решений. Существование этих обстоятельств на стадии рассмотрения соответствующих возражений и заявлений в образованной при Роспатенте палате по патентным спорам (далее - ППС) могло бы явиться причиной для принятия Роспатентом противоположных решений.

Рассмотрению некоторых из таких обстоятельств, а также их оценке судами посвящена настоящая статья, материалом для которой послужила значительная практика отдела судебного представительства Федерального государственного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (далее - ФГУ ФИПС).

Оценка судом обстоятельств, связанных с отчуждением (до 2008 года - уступка) заявителю противопоставленных товарных знаков

Решением ППС правовая охрана комбинированного товарного знака со словесным элементом «МОЯ СЕМЬЯ», принадлежащего ООО «Совместное предприятие НИДАН-ЭКОФРУКТ» (далее - СП, Заявитель) была признана недействительной. Основанием для принятия указанного решения послужило то обстоятельство, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со словесными товарными знаками «МОЯ СЕМЬЯ» и с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «МОЯ СЕМЬЯ», имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Не согласившись с решением ППС, Заявитель обратился в арбитражный суд города Москвы с соответствующим заявлением. В ходе рассмотрения дела СП были представлены в суд документы, свидетельствующие, что после принятия решения ППС противопоставленные товарные знаки были уступлены на его имя. Указанное обстоятельство в числе прочих, по мнению Заявителя, является основанием для признания решения ППС недействительным.

Решением арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения

постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда и Федерального арбитражного суда Московского округа, Заявителю было отказано в удовлетворении его требований. При этом суд кассационной инстанции указал, что ссылка СП на то, что на момент рассмотрения дела в суде отсутствовали фактические основания для признания недействительной правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «МОЯ СЕМЬЯ», поскольку на основании договора уступки, зарегистрированного в Роспатенте, Заявитель приобрел права на противопоставленные товарные знаки, не принимается во внимание. Устранение нарушения требований статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»1 (далее -Закон о ТЗ) на момент рассмотрения дела в суде не свидетельствует о незаконности принятого ППС решения.

Схожая позиция суда нашла свое отражение в судебных актах по делу по заявлению Компании «Зе Жиллетт Компани» (далее - Компания) к Роспатенту и ППС о признании недействительным решения последнего. Суть дела сводилась к тому, что решением ППС было оставлено в силе решение экспертизы ФГУ ФИПС об отказе в регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «FUSION». Оба решения (и ФГУ ФИПС, и ППС) были мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными товарными знаками со словесным элементом FUSION, ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров на имя иного лица.

На дату вынесения решения судом первой инстанции противопоставленные товарные знаки на основании договора об отчуждении, зарегистрированного в Роспатенте, были приобретены Компанией, что, по ее мнению, свидетельствует об отсутствии нарушения прав третьих лиц (правообладателя противопоставленных товарных знаков),

а следовательно, о недействительности решения ППС.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа, Компании отказано в удовлетворении ее требований. Доводы о том, что на дату вынесения решения судом первой инстанции противопоставленные товарные знаки принадлежали Компании, в связи с чем решение ППС является недействительным, были отклонены судом кассационной инстанции как не основанные на нормах закона. Федеральный арбитражный суд Московского округа в своем постановлении указал, что на момент принятия ППС оспоренного решения, Компания не являлась правообладателем противопоставленных товарных знаков, доказательств обратного суду не представлено, а поэтому нельзя сделать вывод о незаконности этого решения на момент его принятия.

Оценка судом обстоятельств, связанных с представлением заявителю письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака

Решением экспертизы ФГУ ФИПС, оставленным без изменения решением ППС, ООО «ФОРТ-Н XXI» (далее - Общество) было отказано в регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «Золотое зернышко» ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров, в том числе с ранее зарегистрированным на имя ООО «Ильинское-95» словесным товарным знаком «Золотые зерна».

В заседание суда лицом, участвующим в деле, было представлено письмо-согласие (не представлявшееся в ППС на момент принятия оспариваемого решения), в соответствии с которым ООО «Ильинское-95» не возражало против регистрации на имя Общества в качестве товарного знака заявленного обозначения «Золотое зернышко».

1 О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров : Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 ; в редакции от 24 декабря 2002 года № 176-ФЗ.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа, Обществу отказано в удовлетворении его требований. Относительно письма-согласия кассационный суд указал, что доводы о том, что правообладатель словесного товарного знака «Золотые зерна» - ООО «Ильинское-95» не возражает против регистрации в качестве товарного знака заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «Золотое зернышко», не могут быть приняты во внимание, поскольку такого согласия на момент рассмотрения заявки ни в ФГУ ФИПС, ни в ППС не поступало.

Оценка судом обстоятельств, связанных с досрочным прекращением правовой охраны противопоставленных товарных знаков

ОАО «Птицефабрика «Сибирская» (далее - Заявитель) обратилось в арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения ППС. Указанным решением ППС Заявителю было отказано в регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «Сибирская» в отношении части товаров ввиду его несоответствия требованиям,предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона о ТЗ. Свой вывод ППС обосновала тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров словесным товарным знаком «Сибирская».

При рассмотрении дела в суде Заявитель в числе прочих доводов указал на то обстоятельство, что после принятия ППС оспариваемого решения действие правовой охраны противопоставленного товарного знака было досрочно прекращено. Арбитражный суд города Москвы, исследовав этот довод, посчитал, что он не может повлиять на законность решения ППС, отметив при этом, что на момент проведения заседания коллегии ППС противопоставленный товарный

знак являлся действующим и препятствовал регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в связи с чем его противопоставление ППС было правомерным и обоснованным.

Подобная позиция была изложена в судебных актах по делу по заявлению Компании «Колгейт-Палмолив» (далее - Компания) к Роспатенту и ППС, касающемуся обозначения «АЛЬПИЙСКИЙ». По мнению судов первой и апелляционной инстанций, поскольку как на дату принятия ППС заявления к рассмотрению, так и на дату принятия оспариваемого решения правовая охрана противопоставленного товарного знака действовала, нет оснований для удовлетворения заявления Компании.

Оценка судом обстоятельств, связанных с ликвидацией правообладателя противопоставленных товарных знаков

ООО «ТАМ-ТАМ» (далее - Заявитель) обратилось в арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Роспатента, которым было оставлено в силе решение экспертизы ФГУ ФИПС в части отказа в регистрации в качестве товарного знака обозначения «СТАРАЯ ГАВАНЬ» в отношении ряда заявленных товаров и услуг. Решение экспертизы ФГУ ФИПС было мотивировано тем, что заявленное обозначение «СТАРАЯ ГАВАНЬ» сходно до степени смешения с товарным знаком «ГАВАНЬ», ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг на имя ООО «ГАВАНЬ Компани».

В качестве одного из оснований для признания недействительным решения Роспатента Заявитель указал на то обстоятельство, что Роспатентом необоснованно был противопоставлен товарный знак «ГАВАНЬ», поскольку его правообладатель (ООО «ГАВАНЬ Компани») ликвидирован, в связи с чем Заявителем в Роспатент было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака.

В отношении этого довода Роспатентом было отмечено, что в соответствии с пун-

ктом 1 статьи 1514 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации2 (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака прекращается на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица - правообладателя или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя - правообладателя.

На дату принятия решения экспертизы ФГУ ФИПС, а также на дату принятия оспариваемого решения Роспатентом, правовая охрана товарного знака «ГАВАНЬ» по основанию пункта 1 статьи 1514 части четвертой ГК РФ в установленном порядке прекращена не была. В связи с этим противопоставление товарного знака «ГАВАНЬ» заявленному обозначению «СТАРАЯ ГАВАНЬ» на момент принятия оспариваемого решения, по мнению Роспатента, являлось обоснованным.

Исследовав доводы сторон, арбитражный суд города Москвы, а за ним и Девятый арбитражный апелляционный суд согласились с позицией Роспатента, отметив при этом, что указанное обстоятельство не может повлиять на законность решения Роспатента, поскольку в установленном порядке правовая охрана товарного знака «ГАВАНЬ» не была прекращена.

Проанализировав все приведенные выдержки из судебных актов, можно сделать однозначный вывод о том, что суды, проверяя законность решений Роспатента и ППС, оценивают обстоятельства, существовавшие на момент принятия оспариваемых решений. В связи с этим появление новых обстоятельств, даже существенно изменяющих ситуацию, по сути дела, не могут, по мнению судов, повлиять на законность принятых решений.

По нашему мнению, такая позиция судов соответствует существующему процессуальному законодательству.

Как известно, решения Роспатента, как и других государственных органов, рассматривается арбитражным судом с учетом особенностей, предусмотренных главой 24 «Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц» Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации3 (далее - АПК РФ). Согласно пункту 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении указанной категории дел арбитражный суд осуществляет проверку оспариваемых решений и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту. Иными словами, рассматривая дело о признании недействительным решения Роспатента, суд устанавливает, соответствует ли это решение, принятое с учетом обстоятельств на момент его принятия, закону. В том случае, если решение Роспатента соответствует законодательству с учетом обстоятельств, существовавших на момент его принятия, суд отказывает в удовлетворении заявленных требований о признании такого решения недействительным.

ЛИТЕРАТУРА

1. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров : Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 ; в редакции от 24 декабря 2002 года № 176-ФЗ.

2. Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ ; введена в действие с 1 января 2008 года.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ ; с изменениями и дополнениями.

2 Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ ; введена в действие с 1 января 2008 года.

3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ ; с изменениями и дополнениями.