CC BY
141
№ 8 (143) 2013
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ
Новое в практике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации*
А.А. Робинов
заместитель заведующего отделом судебного представительства Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС), кандидат юридических наук (г. Москва)
Алексей Александрович Робинов, [email protected]
Стремительный рост количества судебных споров в области защиты и охраны результатов интеллектуальной деятельности за последние годы обуславливает актуальность обобщения и исследования правоприменительной судебной практики, в которой особое значение, безусловно, имеют постановления Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации (далее - ВАС РФ). Это связано прежде всего с тем, что ВАС РФ, являясь высшей судебной инстанцией в системе арбитражных судов, призван обеспечивать единообразие в применении арбитражными судами норм права.
Нельзя не отметить, что принятые недавно изменения в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - АПК РФ) значительно повысили руководящую роль постановлений Президиума ВАС РФ, придав им силу нового обстоятельства по делу. Теперь на основании пункта 5 части 3 статьи 311 АПК РФ нижестоящие суды обязаны пересмотреть даже вступившие в законную силу судебные акты по делам со схожими фактическими обстоятельствами, если они были приняты на основании норм права в истолковании, расходящемся с позицией, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ. Таким образом, можно говорить о появлении в российской правовой системе нового источника права.
В связи с этим представляется актуальным проанализировать постановления Президиума ВАС РФ, принятые в 2012 году.
Дело о товарном знаке «ВЕЧЕРНИЕ»
В деле о товарном знаке «ВЕЧЕРНИЕ» ВАС РФ рассмотрел сложный вопрос, касающийся классификации такого товара, как биологически активные добавки (далее -БАД) при регистрации товарных знаков.
Согласно определению, приведенному в статье 1 Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» биологически активные добавки - это природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Таким образом, существующее законодательство относит БАД к пищевым продуктам.
Все осложняется тем, что до недавнего времени Международной классификацией товаров и услуг (далее - МКТУ) не предусматривался такой товар, как БАД. При этом сами пищевые добавки в зависимости от их свойств и состава классифицируются по 1-му, 2-му, 3-му, 29-му и 30-му классам МКТУ. Главной особенностью БАД является то, что их назначение - дополнить рацион человека недостающими жизненно важными веществами, то есть поддержание
* Первичную публикацию материала статьи см.: Робинов А.А. Новое в практике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации // Патентный поверенный. 2013. № 2. С. 34-40.
^38^ Подписка в любое время по минимальной цене (495) 974-1950, [email protected]
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
нормального состояния внутренней среды человека,что сближает их с лекарственными препаратами. По сути, БАД - это пограничная субстанция между лекарствами и пищей. В связи с этим Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) было выпущено информационное письмо от 5 ноября 2008 года № 10/37-646/23, в котором указывается, что БАД являются товарами, однородными лекарственным препаратам, и поэтому относятся к 05-му классу МКТУ. Вместе с тем законодательство об обращении лекарственных средств прямо разделяет лекарственные средства и БАД. Более того, в рекламе БАД запрещено даже упоминание о том, что они имеют какие-либо лечебные свойства
В связи с этим нельзя говорить о том, что понятие «лекарственные препараты» или «фармацевтические вещества» включает в себя БАД.
Все это приводит к тому, что компании, занимающиеся выпуском БАД, подавая на регистрацию товарные знаки, пытались указывать их в самых различных классах МКТУ, что вызывало множество споров о правомерности такого указания.
Так, например, еще в 2008 году арбитражные суды рассмотрели целую серию дел, касающихся классификации БАД, суть которых сводилась к следующему. Производитель БАД ООО «Курортмедсервис» попыталось внести изменения в принадлежащие им товарные знаки, уточнив товары «добавки к пищевым продуктам» 30-го класса МКТУ следующим образом: «добавки к пищевым продуктам, а именно биологически активные добавки к пище, не для медицинских целей». Роспатент отказал в принятии указанных изменений, поскольку БАД не относятся к товарам 30-го класса МКТУ, указанные изменения расширяют перечень товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. Таким образом, внесение подобных изменений будет противоречить статье 1505 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Не согласившись с решением Роспатента, правообладатель оспорил его в судебном порядке. Решением арбитражного суда города Москвы от 1 октября 2008 года по делу № А40-40852/08-26-299 решение Роспатента было признано незаконным. Суд посчитал, что поскольку БАД не являются лекарствами и представляют собой добавки к пищевым продуктам, они могут быть отнесены к товарам 30-го класса МКТУ.
Однако с этой позицией не согласился суд апелляционной инстанции, который, отменяя решение суда первой инстанции, указал на то, что основным назначением БАД является нормализация и улучшение состояния органов человека. В то время как 30-й класс МКТУ включает пищевые добавки, основное назначение которых - улучшение вкусовых качеств продуктов питания, что не характерно для БАД. Таким образом, суд апелляционной инстанции оставил в силе оспариваемое решение Роспатента.
Дело о товарном знаке «ВЕЧЕРНИЕ», которое рассмотрел ВАС РФ, было значительно сложнее. Суть дела сводилась к следующему. ООО «Аптека Доктор» на основании договора об отчуждении права приобрело право на товарный знак «ВЕЧЕРНИЕ», зарегистрированный в отношении товаров 05-го класса МКТУ (фармацевтические препараты, диетические вещества для медицинских целей). ООО Фирма «Биокор» обратилось в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Правообладатель в подтверждение использования своего товарного знака представил доказательства производства и введения в гражданский оборот БАД. Однако Роспатент посчитал, что БАД не относятся к товарам, для которых зарегистрирован товарный знак и в отношении которых надлежало представить доказательства его использования. Однородность товаров не учитывается при рассмотрении спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неисполь-зовнием. Таким образрм, правовая охрана
Подписка в любое время по минимальной цене (495) 974-1950, [email protected]
№ 8 (143) 2013
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ
оспариваемого товарного знака была досрочно прекращена в связи с неиспользованием.
Не согласившись с принятым Роспатентом решением ООО «Аптека Доктор» оспорило его в суде. Суды трех инстанций оставили решение Роспатента в силе, признав его законным. Однако ВАС РФ нашел основания для передачи дела в Президиум. Тройка судей, передавших дело в Президиум, посчитала, что БАД исходя из его назначения являются частным случаем товаров 05-го класса МКТУ (фармацевтические вещества, диетические вещества для медицинских целей), в связи с чем прекращение правовой охраны товарного знака было необоснованным. Однако Президиум ВАС РФ, детально изучив все аспекты дела, пришел к выводу о законности принятого Роспатентом решения. В частности, в постановлении Президиума от 29 ноября 2011 года № 8817/11 указывается, что БАД является самостоятельным видом продукции, имеющей иное, нежели фармацевтические препараты и диетические вещества для медицинских целей, назначение. Указанная позиция ВАС РФ согласуется и с последней, десятой, редакцией МКТУ, в которой БАД указаны в качестве самостоятельного товара 05-го класса МКТУ.
Несмотря на то, что проблема классификации БАД решена в последней редакции МКТУ, этот вопрос остается актуальным для значительного количества товарных знаков, которые регистрировали производители БАД в период до ее принятия. С учетом позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ № 8817/11, производители БАД должны озаботиться тем, чтобы в перечне их товарных знаков содержалось непосредственное указание на этот вид товара.
Дело о товарном знаке «КАРНИТОН»
В деле о товарном знаке «КАРНИТОН» ВАС РФ выразил свою позицию по поводу регистрации в качестве товарных знаков 40
40 Подписка в любое время по минимальной цене (495) 9
международных непатентованных наименований (далее - МНН) и производных от них обозначений.
МНН - это уникальные названия фармакологического вещества, которые присваиваются Всемирной организацией здравоохранения (далее - ВОЗ), имеют всемирное признание, служат универсальным идентификатором активных веществ в составе лекарственного средства. На заседании 46 Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1993 года была принята резолюция WHA 46.19 по МНН, в которой на государства - участников ВОЗ были возложены обязательства по препятствованию использования МНН либо производных от них названий. Необходимость соблюдения государствами - участниками ВОЗ указанной резолюции была подтверждена резолюцией 115 сессии Исполнительного комитета ВОЗ ЕВ115.Я4 от 19 января 2005 года, в которой указывается на необходимость предотвращать приобретение исключительных прав на МНН и запрещать регистрацию таких наименований в качестве товарных знаков или торговых названий. Во исполнение названных резолюций Роспатентом был издан приказ от 4 апреля 2008 года № 45 «Об использовании базы данных международных непатентованных наименований (МНН)», в котором также указывается на недопустимость регистрации таких товарных знаков.
Однако определенная сложность состоит в том, что в отличие от международных договоров Российской Федерации названные резолюции ВОЗ не являются частью российской правовой системы, что следует из статьи 15 Конституции Российской Федерации. В связи с этим указанные резолюции не могут служить основанием для отказа в регистрации товарному знаку. В статье 1483 ГК РФ такого специального основания для отказа также не приведено. Таким образом, практика пошла по пути отказа в регистрации подобных товарных знаков по разным основаниям, а именно:
• отсутствие различительной способности;
И950, [email protected]
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
• общепринятый термин;
• введение потребителей в заблуждение;
• противоречие общественным интересам.
И если ситуация, когда товарный знак тождественен МНН, еще более-менее понятна, то в случае когда товарный знак представлял собой производное от МНН обозначение, возникали вопросы.
Во-первых, что считать производным обозначением, если в законодательстве о товарных знаках раскрывается только понятие «сходный до степени смешения», а производное отсутствует?
Во-вторых, по какому основанию отказывать? Если товарный знак не тождественен термину (в нашем случае - МНН), то отказать по основанию отсутствия различительной способности уже затруднительно.
Именно такое дело и рассмотрел ВАС РФ. В Роспатент поступило возражение, мотивированное тем, что товарный знак «КАРНИТОН», по свидетельству № 345444 зарегистрированный для 05-го класса МКТУ (фармацевтические и ветеринарные препараты), является производным от МНН «КАРНИТИН». По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак воспроизводит общепринятый термин, а для товаров, не имеющих отношения к МНН, «карнитин» способен ввести потребителей в заблуждение.
Роспатент отказал в удовлетворении возражения, поскольку выяснилось, что МНН «карнитин» входит в состав многих лекарственных препаратов. В связи с этим на рынке существует значительное количество препаратов и товарных знаков, сходных с обозначением «карнитин».
Также лицу, подавшему возражение, принадлежала серия товарных знаков: «КАРНИФИТ», «КАРНИЦЕТИН», «КАРНИ-ЭЛЬ». Вследствие этого, нельзя было сделать вывод о том, что «КАРНИТОН» является обозначением, производным именно от МНН «карнитин».
Суды первой, апелляционной и кассаци-
онной инстанций согласились с указанной позицией и оставили в силе решение Роспатента. Однако ВАС РФ не согласился с указанной позицией и отменил решение Роспатента, регистрация товарного знака была признана недействительной.
В постановлении Президиума ВАС РФ от 28 февраля 2012 года № 12436/11 указывается, что рекомендации ВОЗ не содержат юридически обязательных норм, но имеют большое значение, поскольку могут получать последующее воплощение в практике государств-участников. Далее суд сделала вывод о том, что товарный знак «КАРНИТОН» является производным от МНН «карнитин», поскольку сходен с ним до степени смешения.
Таким образом, ВАС РФ указал что при оценке того, является ли товарный знак производным от МНН возможно использование тех же признаков (фонетика, семантика, графика) что и при оценке сходства обозначений до степени смешения.
Интересно также то, что ВАС РФ обосновал незаконность подобных регистраций противоречием общественным интересам: «Судам следует учесть, что регистрация товарного знака «КАРНИТОН» может создать препятствия для производства и доступа на российский рынок лекарственных средств одной фармакологической группы с «карнитином», так как правообладатель имеет исключительное право запрещать использование любых сходных до степени смешения с его товарным знаком обозначений в отношении однородных товаров. Любые действия, создающие угрозу для свободного использования МНН на территории Российской Федерации, противоречат публичному порядку и праву каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированную статьей 41 Конституции Российской Федерации».
Таким образом, ВАС РФ указал, что товарный знак следует признавать производным от МНН, если он сходен с ним до степени смешения. В регистрации подобных знаков следует отказывать по такому осно-
Подписка в любое время по минимальной цене (495) 974-1950, [email protected]
№ 8 (143) 2013
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ
ванию, как противоречие общественным интересам.
Дело о товарном знаке «КИНОВСКИЙ»
В постановлении Президиума ВАС РФ от 3 апреля 2012 года № 16133/11 продолжилось рассмотрение вопроса о квалификации заинтересованности лица, обратившегося в Палату по патентным спорам с соответствующим возражением или заявлением.
Так, в постановлении от 1 марта 2011 года № 14503/10 (известное дело о товарном знаке «СТРИЖАМЕНТ») Президиум ВАС РФ отнес к заинтересованным лицам производителей однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющих реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществивших необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.
Вместе с тем особенностью этого дела явилось то, что в Палату по патентным спорам обратилась компания, которая не была производителем однородных товаров. Суть спора сводилась к следующему.
ОАО «Объединенная компания» подала возражение против предоставления правовой охраны объемному товарному знаку по свидетельству № 338603, который представляет собой объемное изображение бутылки со словесным элементом «КИНОВСКИЙ» и зарегистрирован в отношении товаров 33-го класса МКТУ на имя ООО «Рекона». В основу возражения был положен довод о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку его внешний вид совпадает с известной линейкой коньяков «КИНОВСКИЙ», производителем которых является ОАО «Московский винно-коньячный 42
42 Подписка в любое время по минимальной цене (495)
завод «КиН». Интересно, что рассматриваемый товарный знак использовался заводом на основании неисключительного лицензионного договора с ООО «Рекона».
ОАО «Объединенная компания» является крупнейшим акционером завода (ему принадлежат 43,07 процента от его уставного капитала). Свою заинтересованность в подаче возражения ОАО «Объединенная компания» объясняло тем, что руководство завода умышленно зарегистрировало товарные знаки на другую компанию, что позволяет ей выводить часть прибыли под видом лицензионных платежей на другое юридическое лицо. А это сказывается на размерах дивидендов, получаемых акционером.
Роспатент удовлетворил это возражение. Однако с указанным решением не согласились арбитражный суд города Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд, которые, признавая решение Роспатента недействительным, посчитали ОАО «Объединенная компания» лицом, не заинтересованным в подаче возражения. По мнению судов, если ОАО «Объединенная компания» полагает, что действиями завода нарушаются его права как акционера, то оно должно защищать свои права способами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом суды отметили, что указанный закон ограничивает права компании как акционера завода совершать сделки от имени юридического лица, что также исключает у такого лица наличие заинтересованности по смыслу пункта 2 статьи 1513 ГК РФ. Однако с указанной позицией не согласился суд кассационной инстанции, который отменил принятые судебные акты первой и апелляционной инстанций.
В конечном итоге дело было передано на рассмотрение Президиума ВАС РФ, который установил, что подобные действия со стороны руководства компании затрагивают интересы акционера, поскольку уменьшают акционерный капитал завода, что, в свою очередь, сказывается на разме-
974-1950, [email protected]
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ре получаемых им дивидендов. Суд также установил, что в настоящем деле законодательство об акционерных обществах не защищает надлежащим образом акционера, поскольку даже если бы ему удалось расторгнуть лицензионный договор, это не привело бы к аннулированию товарного знака. ООО «Рекона», являясь правообладателем товарного знака, может передать права на его использование третьим лицам, что приведет к еще большим убыткам для акционера. При таких обстоятельствах ВАС РФ счел акционера заинтересованным лицом в подаче возражения.
Указанное дело подтверждает позицию о том, что понятие заинтересованности должно толковаться максимально широко. Заинтересованным должно признаваться любое лицо, которое докажет наличие законного интереса в оспаривании товарного знака.
Дело о товарном знаке VACHERON CONSTANTIN
Товарный знак VACHERON CONSTANTIN с приоритетом от 21 марта 2003 года зарегистрирован 23 ноября 2004 года в отношении товаров 25-го класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы) на основании договора об уступке товарного знака. Его правообладателем является компания «Тессир Партнерс ЛТД».
Возражение против представления правовой охраны указанному товарному знаку было подано компанией «Вашерон энд Константин С.А.» (Швейцария), которая является известным производителем дорогих часов. Доводы возражения сводились к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя компании «Вашерон энд Константин С.А.» товарным знаком с международной регистрацией № 436637 в отношении однородных товаров 14-го класса МКТУ, а также воспроизводит часть фирменного наименования этой компании - содержит фамилии известных лиц: Вашерон (VACHERON), Константин (CONSTANTIN),
вводит потребителей в заблуждение в отношении места происхождения товаров и их производителей.
Роспатент отказал в удовлетворении возражения, посчитав, что такие товары, как часы и одежда, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, не являются однородными. Отсутствие однородности товаров, по мнению государственного органа, исключает также способность оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение. С указанной позицией согласились суды первой, апелляционной и кассационной инстанций.
Однако Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с указанной позицией не согласился. В постановлении от 24 апреля 2012 года № 16912/11 Президиум ВАС РФ, руководствуясь институтом недобросовестной конкуренции, аннулировал регистрацию товарного знака VACHERON CONSTANTIN, правовая охрана которому предоставлена в отношении товара «одежда», исходя из того, что он сходен до степени смешения с известным товарным знаком, зарегистрированным в отношении товара «часы» и принадлежащим швейцарскому производителю. При этом ВАС РФ в отличие от уже известного дело по товарному знаку «AMRO НЕВСКОЕ» не опроверг доводы Роспатента о том, что указанные товары не являются однородными. Следует отметить, что ГК РФ предусматривает такую возможность только для общеизвестных товарных знаков, которые признаются таковыми на основании решения Роспатента. Однако противопоставленный товарный знак VACHERON CONSTANTIN, принадлежащий швейцарскому производителю, не был признан общеизвестным.
Таким образом, ВАС РФ признал, что правовая охрана известных товарных знаков может распространяться и в отношении неоднородных товаров, несмотря на то, что они не были признаны в установленном порядке общеизвестными товарными знаками.
Подписка в любое время по минимальной цене (495) 974-1950, [email protected]
№ 8 (143) 2013
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ
Подводя итог, отметим, что за прошедший год ВАС РФ уделил достаточно много своего процессуального времени рассмотрению вопросов интеллектуальной собственности. Однако этого, безусловно, недостаточно для разрешения всех проблем, возникающих в правоприменительной практике.
Хотелось бы надеяться на то, что эти проблемы удастся решить Суду по интеллектуальным правам, который начнет свою работу в ближайшее время.
ЛИТЕРАТУРА
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ.
2. О качестве и безопасности пищевых продуктов : Федеральный закон от 2 января 2000 года № 29-ФЗ.
3. О классификации биологически-ак-тивных добавок к пище в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг и об установлении их однородности с другими товарами и услугами для целей регистрации товарных знаков : информационное письмо Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 5 ноября 2008 года № 10/37-646/23.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ.
5. Решение арбитражного суда города Москвы от 1 октября 2008 года по делу № А40-40852/08-26-299.
6. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 29 ноября 2011 года № 8817/11.
7. WHA46.19 Непатентованные названия для фармацевтических веществ : резолюция 46 Всемирной ассамблеи здравоохранения от 12 мая 1993 года.
8. ЕВ115^4 : резолюция от 19 января 2005 года : принята на 115 сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения.
9. Об использовании базы данных международных непатентованных наименований (МНН) : приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 4 апреля 2008 года № 45.
10. Конституция Российской Федерации : принята 12 декабря 1993 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1993 года № 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации».
11. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 12436/11.
12. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2012 года № 16133/11.
13. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 14503/10.
14. Об акционерных обществах : Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.
15. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2012 года № 16912/11.
Подписка в любое время по минимальной цене (495) 974-1950, [email protected]
