CC BY
74С&
ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
DOI: 10.24412/2076-1503-2023-1-117-122 NIION: 2018-0076-1/23-19 MOSURED: 77/27-023-2023-1-19
БАРЫШЕВ Сергей Александрович,
доцент кафедры гражданского права
Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»,
кандидат юридических наук, доцент,
e-mail: barsh [email protected] SPIN-код: 2208-3260, AuthorlD: 269620
КАМИНСКАЯ Ксения Эдуардовна,
студентка факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридического факультета)
Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», e-mail: [email protected]
СУБЪЕКТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И США
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена расширением круга субъектов исключительных прав на товарный знак в российском законодательстве во взаимосвязи с усилением роли товарных знаков как средств индивидуализации. Цель исследования состоит в раскрытии особенностей определения критериев отнесения отдельных категорий субъектов гражданского права к обладателям прав на товарные знаки в России и в США. Работа выполнена с применением аналитического, логического, формально-юридического, системного и сравнительно-правового методов. В работе, во-первых, обоснована принципиальная взаимосвязь определения круга субъектов прав на товарные знаки в праве США с необходимостью подтверждения коммерческого использования товарных знаков до или во время регистрации, а также взаимосвязь определения круга указанных субъектов с многоуровневой системой защиты прав на товарные знаки в США. Во-вторых, в работе обоснована объективная необходимость расширения круга субъектов прав на товарные знаки в Российской Федерации. В работе делается вывод о том, что расширение круга субъектов прав на товарные знаки в российское законодательство без установления критериев коммерческого использования не предоставляет достаточных гарантий от злоупотреблений по сравнению с правом США.
Ключевые слова/ товарный знак, знак обслуживания, субъект исключительных прав, интеллектуальная собственность, законодательство России, законодательство США, закон Лэнхема, коммерческое использование.
BARYSHEV Sergej Aleksandrovich,
Associate Professor of the Department of Civil Law of the Kazan Branch of FSBEI HE "Russian State University of Justice", Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
KAMINSKAYA Kseniya Eduardovna,
student of the faculty of training specialists for the judiciary system (law faculty) of the Kazan Branch of FSBEI HE "Russian State University of Justice"
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2023
SUBJECTS OF THE EXCLUSIVE RIGHT TO A TRADEMARK: A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE USA
Annotation. The relevance of the study is due to the expansion range of subjects of right to trademark in Russian law system in conjunction with the discovery of trademarks as a means of individualization. The aim of the study is to explain peculiarities of determining the differences of rights to own trademark in the Russia and in the USA. The paper had written with analytical, logical, formal-legal, system and comperasy-legal methods. In the article, firstly, substantiates the fundamental relationship between definitions of the range of subjects of trademark rights in law of USA with compliance with the requirements for the use of trademarks before or during commercial registration, and the bondbetween definitions of the range of subjects and multi-level system of protection of trademark rights in the United States. Secondly, thepaper substantiates the objective need of range of the circle of subjects of trademark right in the Russian Federation. In conclusion, the paper concludes that by expanding the range of subjects of trademark rights in Russian law without any need for its commercial usage, this fact does not provide sufficient safeguards against abuse compared to law in the USA.
Key words: trademark, service mark, subject of exclusive rights, intellectual property, Russian law, USA law, Lanham law, commercial usage.
Современное состояние большинства товарных рынков характеризуется состоянием жесткой конкуренции между отдельными хозяйствующими субъектами. Тенденции усиления конкурентной борьбы распространяются не только на традиционные рынки одного или взаимозаменяемых товаров, но и путем их незаконного использования в доменном имени либо в составе контента Интернет-сайта [1, с. 155].
Одним из наиболее действенных методов обеспечения конкурентных преимуществ в торговом обороте является защита прав путем регистрации товарного знака. Данный механизм защиты участников торгового оборота активно применяется во всех экономически развитых государствах. В этой связи большой интерес представляет собой сравнительно-правовое исследование вопросов субъектного состава лиц, которые могут являться владельцами права на товарный знак в Российской Федерации и в США с учетом специфики общего правового регулирования средств индивидуализации товаров, работ и услуг в рассматриваемых странах, а также последних изменений российского законодательства. В свою очередь, как нами будет показано далее, перечень возможных субъектов права на товарный знак в значительной степени определяется общими принципами правового регулирования отношений по использованию и защите товарных знаков.
В России товарные знаки регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), в соответствии с которым товарный знак представляет собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридиче-
ских лиц или индивидуальных предпринимателей (статья 1477 ГК РФ) [2]. Несмотря на то, что законодательством России прямо не запрещено использование какого-либо изображения в качестве средства обозначения товара или услуги без его регистрации в качестве товарного знака, такое обозначение не будет рассматриваться в качестве товарного знака, защита и охрана которого возможна лишь после соответствующей процедуры государственной регистрации. Обязательность применения процедуры государственной регистрации товарного знака делает необходимым и подробное указание перечня лиц, которые могут испрашивать такого рода регистрацию.
Система охраны товарных знаков в США характеризуется, прежде всего, существованием, как товарных знаков, зарегистрированных в Ведомстве США по патентам и товарным знакам (далее ВПТЗ), так и незарегистрированных. В основном правовые отношения в сфере регистрации и защиты товарных знаков в США регулируются Законом Лэнхема (15 U.S.Code §§ 1051-114Ш) [3], с учетом положений консолидированных актов [4]. Само понятие товарного знака, устанавливаемое законодательством США, распространяется на все виды товарных знаков независимо от факта их регистрации (15 и^ Сode § 1127)-.
Соответственно товарный знак характеризуется следующими общими признаками. Во-первых, в качестве товарного знака может рассматриваться любое слово, символ или фраза или их комбинации, которые используются для обозначения и отграничения продукции одного производителя или продавца от продукции других производителей или продавцов, а также указывает на
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2023
источник происхождения данных товаров. Вторым важнейшим признаком товарного знака является либо факт его использования владельцем, либо добросовестное намерение лица использовать обозначение в коммерческих целях и обратиться с заявкой о регистрации данного обозначения в качестве товарного знака в федеральном реестре [5]. Третьим признаком, применяемым к товарным знакам, зарегистрированным в ВПТЗ является отсутствие предусмотренных положениями § 1052 15 U.S. Code ограничений, в отношении обозначений, которые могут использоваться в качестве товарных знаков.
Таким образом, в отношении и зарегистрированных и незарегистрированных товарных знаков одним из ключевых признаков является именно его коммерческое использование владельцем, что подтверждается также и 15 U.S. Code § 1051. В том случае, если товарный знак не зарегистрирован, именно признак его коммерческого использования позволяет субъекту владения доказать свое право на товарный знак и получить защиту в судах штата от действий, нарушающих данное право в пределах определенной территории. Защита прав владельца в таком случае осуществляется на основе норм общего права (common law) и норм о защите от недобросовестной конкуренции.
В свою очередь, процедура регистрации товарного знака, использование которого только предполагается, также предъявляет еще более жесткие требования к будущему владельцу в части доказывания «доброй воли» на осуществление его коммерческого использования. Более того, установление факта наличия «коммерческого использования» представляет собой определенную проблему для регистрационной системы США. Так, Апелляционный суд США по федеральному округу в своем решении по делу №. 16-1296 14 ноября 2016 г. отменил решение Комитета по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков, указав, что даже минимальное использование заявителем данного товарного знака в коммерческой деятельности в качестве его владельца до подачи заявки на товарный знак, основанный на таком использовании, не является отказом от использования зарегистрированного знака в коммерческой деятельности и каким либо признаком его неиспользования [6]. Любая добросовестная передача прав на владение товарным знаком между субъектами, находящимися в разных штатах может трактоваться как его использование.
Определенную специфику в процесс защиты товарного знака и определения круга его возможных владельцев вносит и существование в США двухуровневой системы регистрации товарных
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2023
знаков. Владельцы товарных знаков могут зарегистрировать свой знак на уровне штата или на федеральном уровне через ВПТЗ в соответствии с законом Лэнхема. Регистрация товарных знаков на уровне отдельного штата регламентируется законодательством самого штата. Соответственно, в отдельных штатах может отличаться перечень необходимых для регистрации документов, виды необходимой коммерческой деятельности, которая, как правило, может ограничиваться территорией данного штата, а также перечень лиц, которые могут испрашивать защиту в отношении используемого ими товарного знака. Однако, как свидетельствует практика, большинство штатов использует в своей практике положения Типового закона штатов о товарных знаках, разработанного Международной ассоциацией товарных знаков [7].
Закон Лэнхема содержит исключительно широкий перечень лиц, которые могут выступать в качестве владельцев товарных знаков, а также заявителей в случае регистрации товарного знака (15 U.S. Code § 1127).
В качестве субъекта права на товарный знак указывается несколько видов «лиц». Прежде всего, субъектом может являться любое физическое или юридическое лицо, включая корпорации, союзы, ассоциации и любые другие организации, наделенные соответствующей процессуальной правоспособностью, а именно предъявлять иски и быть ответчиком в суде [8].
Также субъектом права товарный знак могут быть, собственно, Соединенные Штаты, федеральные агентства и их органы, а также любые физические лица, фирмы, корпорации, действующие от имен Соединенных Штатов, с разрешения и согласия Соединенных Штатов.
При этом важным аспектом, определяющим правовой статус публичных учреждений как владельцев товарных знаков является то, что на всех указанных выше публично-правовых субъектов, в том физических лиц, фирмы, корпорации, других лиц, действующих от имени Соединенных Штатов, положения закона Лэнхема распространяются на общих основаниях, как и в отношении любых неправительственных организаций. Аналогичные правила распространяются и на отдельные штаты, их органы, учреждения, а также на любых должностных лиц и служащих, действующих как официальные лица.
Тем самым федеральное законодательство США устанавливает равенство в отношении как публично-правовых, так и частноправовых владельцев товарных знаков. Не составляет в этом исключения и законодательство большинства штатов. Так, в соответствии с кодифицированными нормами штата Калифорния в качестве вла-
дельцев товарных знаков могут рассматриваться любые физические или юридические лица, обладающие соответствующей процессуальной правоспособностью (Article 1. General Provisions 14202 (e)) [9]. Вместе с тем, подобный, на первый взгляд, «широкий» подход американского законодательства к определению круга субъектов, обладающих правом на товарный знак (владельцев товарного знака) сопровождается существенными ограничениями, рассмотренными нами ранее применительно к понятию товарного знака по американскому законодательству.
Таким ограничением выступает необходимость коммерческого использования товарного знака. Коммерческое использование должно либо реально осуществляться на момент регистрации товарного знака, либо добросовестно предполагаться владельцем в дальнейшем и доказываться в процессе регистрации товарного знака. В том же случае, если товарный знак не зарегистрирован, то доказывать факт его использования владельцу придется в каждом случае защиты прав на него. Более того, закон Лэнхема устанавливает достаточно жесткие критерии коммерческого использования в зависимости от уровня регистрации товарного знака. Если регистрация осуществляется на федеральном уровне, то необходимо коммерческое использование товарного знака в рекламе, торговле, производстве, обслуживании, распоряжении исключительным правом, выходящее за пределы одного штата. Если же регистрация осуществляется на уровне штата, то достаточно доказывания факта использования в границах штата, в котором испрашивается регистрация.
В отличие от системы охраны товарных знаков в США круг субъектов гражданского права, которые могут быть обладателями права на товарный знак, долгое время был ограничен в российском законодательстве юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Данная особенность российского законодательства имела свою определенную логику, в соответствии с которой предназначением товарного знака, в первую очередь является индивидуализация, отграничение товаров, работ или услуг от сходных объектов, принадлежащих другими лицам. Тем самым подчеркивается роль товарного знака именно в сфере коммерческого оборота товаров и в целом предпринимательской деятельности. Соответственно, предполагалось, что исключительным правом на товарный знак должны обладать лишь те лица, которые осуществляют предпринимательскую (коммерческую) деятельность.
Однако на протяжении последних лет в юридической науке неоднократно указывалось на то, что в ряде случаев и в российской системе исключительных прав на средства индивидуализации
возможны «ситуации, когда субъектами исключительного права на товарный знак могут быть физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями» [10], что, в свою очередь, позволяет поставить вопрос о «целесообразности пересмотра соответствующего ограничения».
Важным аргументом в пользу расширения круга субъектов исключительного права на товарный знак явилось появление лиц, условно именуемых «самозанятые», то есть лиц, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход. Данные лица могут не иметь статуса индивидуального предпринимателя, но тем не менее признаются лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность (п.1 ст. 23 ГК РФ). Отсутствие у данных лиц возможности наделения исключительным правом на товарный знак существенным образом ущемляет их права в сфере предпринимательской деятельности.
Указанные выше ограничения были сняты путем внесения изменений в часть четвертую ГК РФ, вступающих в силу 29 июня 2023 года, и в соответствии с которыми право на регистрацию товарного знака приобретают и физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями [11]. Данное положение существеннейшим образом меняет систему охраны товарных знаков по российскому законодательству. На первый взгляд, данная система в части расширения круга субъектов правообладателей становится в определенной степени сходной с рассмотренной нами выше системой охраны товарных знаков в США.
Вместе с тем, имеется и существенное отличие, которое заключается в необходимости либо фактического использования товарного знака в целях коммерческой деятельности, либо подтверждения добросовестных намерений его реального использования после регистрации. Особые требования по коммерческому использованию товарного знака в случае его федеральной регистрации или регистрации на уровне штата, а также возможность использования товарного знака без его регистрации, делают крайне затруднительным осуществление злоупотреблений в форме «патентного троллинга», использования обозначений сходных до степени смешения лицами, которые не имеют реального намерения осуществлять коммерческую деятельность с использованием данного товарного знака.
В российском же праве интеллектуальной собственности требование реализуется посредством применения, предусмотренных ст. 1486 ГК РФ, последствий неиспользования товарного знака, с учетом необходимости обращения с соответствующим исковым заявлением заинтересованного лица, а также доказывания правооблада-
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2023
телем фактического использования товарного знака применительно к каждому из товаров, в отношении использования которого истец доказал свою заинтересованность.
Таким образом, подводя итоги, можно заключить, что существующая в настоящее время в США система использования защиты прав на товарные знаки в ее сравнении с российской правовой системой, во-первых, предоставляет субъектам данных прав большее количество вариантов способов их защиты, а во-вторых, при сохранении формально исключительно широкого круга субъектов, которые могут наделяться исключительными правами на товарный знак, одновременно, достаточно эффективно ограничивает данный круг субъектов в целях защиты от злоупотреблений с помощью требования коммерческого использования.
Отсутствие же в российском законодательстве изначального требования о подтверждении коммерческого использования (использования в предпринимательской) деятельности соответствующего товарного знака при одновременном, после вступления в силу указанных выше изменений в ГК РФ, расширении круга субъектов исключительного права на товарный знак, существенно повышает вероятность злоупотреблений в форме массовой регистрации реально не используемых товарных знаков. Данные последствия могут привести к существенному увеличению количества споров, связанных с прекращением регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием, а также могут полечь за собой необходимость вынужденного заключения производителями товаров договоров с правообладателями товарных знаков, которые либо их не используют, либо используют самым минимальным образом.
Список литературы:
[1] Грудцына Л.Ю. вопросу о незаконном использовании товарных знаков в Российской Федерации // Образование и право. 2022. № 8. - С. 155-157.
[2] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 18.12.2006 № 230-Ф3 // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.
[3] Trademark Act of 1946, 15 U.S.C. §§ 10511141 n (Lanham Act, as amended up to Public Law No. 117-168) URL: https://www.wipo.int/wipolex/en/ text/585352 (дата обращения 26.12.2022).
[4] U.S. Trademark Law: Rules of Practice in Trademark Cases, 37 C.F.R. 2 et seq. & Federal Statues; Trademark Act, 15 U.S.C. §§ 1051 et seq. & Patent Act, 35 U.S.C. Part 1 (Consolidated Trademark Law and Regulation as of July 11, 2015) // URL:
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2023
https://wipolex.wipo.int/en/text/375756 (дата обращения 26.12.2022).
[5] Barton Beebe, Jeanne C. Fromer. Fake trademark specimens: an empirical analysis // Columbia Law Review. Vol.120, No. 7. URL: https:// columbialawreview.org/content/fake-trademark-specimens-an-empirical-analysis/ (дата обращения 26.12.2022).
[6] McDermott Will & Emery. Satisfaction of Lanham Act use "in commerce" Requirement does not require much // National Law Review, Volume VI, Number 364. URL: https://www.natlawreview.com/ article/satisfaction-lanham-act-use-commerce-requirement-does-not-require-much (дата обращения 26.12.2022).
[7] Model State Trademark Bill, november 15, 2021 // International Trademark Association. URL: https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/ advocacy/model-laws-guidelines/20111115-INTA-Model-State-Trademark-Bill.pdf (дата обращения 26.12.2022).
[8] Kelly Knoll. Confusion likely: standing requirements for legal representatives under the Lanham Act // Columbia Law Review. Vol.115, No. 4. URL: https://columbialawreview.org/content/ confusion-likely-standing-requirements-for-legal-representatives-under-the-lanham-act-2/ (дата обращения 26.12.2022).
[9] Business and Professions Code of California // URL: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/ codes_displayText.xhtml?lawCode=BPC&division=6. &title=&part=&chapter=2.&article=1 (дата обращения 26.12.2022).
[10] Корнеев В.А. Исключительное право на товарный знак - право только предпринимателей? // Журнал Суда по интеллектуальным правам, 2019. № 26. - С. -100-105.
[11] Федеральный закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ, 04.07.2022, № 27, ст. 4594.
Spisok literatury:
[1] Grudcyna L.YU. voprosu o nezakonnom ispol'zovanii tovarnyh znakov v Rossijskoj Federacii // Obrazovanie i pravo. 2022. № 8. - S. 155-157.
[2] Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii (chast' vtoraya) ot 18.12.2006 № 230-FZ //Sobranie zakonodatel'stva RF, 25.12.2006, № 52 (1 ch.), st. 5496.
[3] Trademark Act of 1946, 15 U.S.C. §§ 10511141 n (Lanham Act, as amended up to Public Law No. 117-168) URL: https://www.wipo.int/wipolex/en/ text/585352 (дата обращения 26.12.2022).
[4] U.S. Trademark Law: Rules of Practice in Trademark Cases, 37 C.F.R. 2 et seq. & Federal Stat-
ues; Trademark Act, 15 U.S.C. §§ 1051 et seq. & Patent Act, 35 U.S.C. Part 1 (Consolidated Trademark Law and Regulation as of July 11, 2015) // URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/375756 (дата
обращения 26.12.2022).
[5] Barton Beebe, Jeanne C. Fromer. Fake trademark specimens: an empirical analysis // Columbia Law Review. Vol.120, No. 7. URL: https://columbi-alawreview.org/content/fake-trademark-speci-mens-an-empirical-analysis/ (дата обращения 26.12.2022).
[6] McDermott Will & Emery. Satisfaction of Lanham Act use "in commerce" Requirement does not require much // National Law Review, Volume VI, Number 364. URL: https://www.natlawreview.com/ article/satisfaction-lanham-act-use-commerce-re-quirement-does-not-require-much (дата обращения 26.12.2022).
[7] Model State Trademark Bill, november 15, 2021 // International Trademark Association. URL: https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/ advocacy/model-laws-guidelines/20111115-INTA-
Model-State-Trademark-Bill.pdf (дата обращения 26.12.2022).
[8] Kelly Knoll. Confusion likely: standing requirements for legal representatives under the Lan-ham Act // Columbia Law Review. Vol.115, No. 4. URL: https://columbialawreview.org/content/confu-sion-likely-standing-requirements-for-legal-repre-sentatives-under-the-lanham-act-2/ (дата обращения 26.12.2022).
[9] Business and Professions Code of California // URL: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/ codes_displayText.xhtml?lawCode=BPC&divi-sion=6.&title=&part=&chapter=2.&article=1 (дата обращения 26.12.2022).
[10] Korneev V.A. Isklyuchitel'noe pravo na tovarnyj znak - pravo tol'ko predprinimatelej? // ZHur-nal Suda po intellektual'nym pravam, 2019. № 26. -S. -100-105.
[11] Federal'nyj zakon ot 28.06.2022 № 193-FZ «O vnesenii izmenenij v chast' chetvertuyu Grazh-danskogo kodeksa Rossijskoj Federacii»// Sobranie zakonodatel'stva RF, 04.07.2022, № 27, st. 4594.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2023
