CC BY
17ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
DOI: 10.24412/2224-9125-2022-11-70-73 NIION: 2021-0079-11/22-193 MOSURED: 77/27-025-2022-11-193
ПОНОМАРЕВА Н.Г.,
к.ю.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой Патентного права и правовой охраны средств индивидуализации, РГАИС, e-mail: [email protected]
ЕЛИСЕЕВА И.А.,
к.х.н., руководитель отдела охраны прав на интеллектуальную собственность, АО «Фармасинтез», e-mail: [email protected]
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗЛИЧНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ ПРИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ПАТЕНТОВАНИЯ.
Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ патентных процедур при подаче заявки на территории Российской Федерации и патентовании за рубежом. Выявлены особенности, с которыми может встретиться заявитель, а также приведен анализ рисков при подаче заявки по процедуре PCT.
Ключевые слова: заявка на изобретение, патентование, Парижская патентная конвенция, процедура PCT.
PONOMAREVA N.G.,
Ph.D., Associate Professor, Deputy Head Department of Patent Law and Legal protection of individualization means, RGAIS
ELISEEVA I.A.,
Ph.D., Head of Rights Protection Department intellectual property, Pharmasintez JSC
POTENTIAL LEGAL RISKS ARISING FROM DIFFERENT NATIONAL APPROACHES IN THE INTERNATIONAL PATENTING PROCEDURE
Annotation. In the article a comparative analysis of patent procedures when filing an application in the territory of the Russian Federation and abroad was carried out. The features that the applicant may encounter are identified, as well as an analysis of the risks when submitting an application under the PCT procedure.
Key words: application for invention, patenting, Paris Patent Convention, PCT procedure.
Как известно, право конвенционного приоритета позволяет заявителю устанавливать дату приоритета поданной заявки на основании подачи более ранних заявок. Такая возможность исключает из уровня техники при проведении экспертизы по существу источники информации, дата публикации которых находится в периоде от даты подачи более ранней заявки, на основании которой испрашивается приоритет, до даты подачи самой заявки. Однако суще-
ствуют риски и препятствия в указанной процедуре установления даты приоритета.
Какие требования предъявляются к заявке, основанной на более ранней (ранних), чтобы признать, чтобы признать ее конвенционный приоритет? Национальные патентные законы могут по-разному подходить к этому вопросу. Такое различие может повлечь негативные последствия вплоть до признания в отдельных странах уже выданного патента недействительным. Как про-
веряется возможность установления конвенционного приоритета международной заявки на региональной или национальной фазе - рассмотрено в этой статье.
В данной статье проведен сравнительный анализ норм российского, евразийского и европейского патентного законодательства и методологических подходов, применяемых этими патентными ведомствами, а также рассмотрены возможные риски, возникающие вследствие существования различий в толковании норм права, определяющих дату конвенционного приоритета.
Согласно статье 4 Парижской Конвенции [1] (далее - Конвенция), правом приоритета для подачи заявки в других странах пользуется любое лицо, подавшее заявку на изобретение, или его правопреемник. При этом статья 4 F Конвенции указывает на то, что входящие в поданную заявку один или несколько элементов могут отсутствовать в более ранней заявке/заявках, на основании которой испрашивается приоритет. Вместе с тем, в более поздней, т.е. конвенционной заявке (включающей дополнительный элемент, который отсутствовал в ранних заявках) существует единство изобретения (т.е. единство между всеми элементами заявки). А из статьи 4 Н Конвенции следует, что элементы изобретения в более поздней заявке, в отношении которых испрашивается приоритет, могут не содержаться в формуле более ранней заявки (или в нескольких более ранних заявках), поданной в стране происхождения. Но, как следует из этой статьи, такие элементы могут содержаться не собственно в формуле (притязаниях), а в других документах более ранней заявки, например, в описании и чертежах.
Такая формулировка статей Конвенции может быть неоднозначно истолкована в определении термина «элемент изобретения». Так, по-разному можно понимать, относится ли он к отдельному признаку изобретения, либо понимается изобретение в целом, охарактеризованное всей совокупностью признаков, изложенных в пункте формуле. При этом, таких изобретений в одной заявке может быть несколько.
Можно согласиться с мнением А.В. Зале-сова [2], высказанным в статье, согласно которому, термин «élément de l'invention» означает одно изобретение, в целом (объект изобретения), как часть заявки, которая может содержать несколько изобретений (несколько объектов).
В указанной статье А.В. Залесов обращает внимание на интерпретацию этого термина, приведенную в Правиле 6 Патентной инструкции [3] к Евразийской патентной конвенции (далее -Инструкция).
В частности, согласно Правилу 6 (8) Инструкции, для предоставления права приоритета
достаточно, чтобы часть признаков изобретения, в отношении которого испрашивается приоритет, содержались не в формуле предшествующей заявки, а достаточно того, чтобы они были включены в описание изобретения или были отражены на чертежах.
Можно предположить, что при определении правомерности установления испрашиваемого приоритета эксперт, руководствующийся положениями Конвенции, будет искать общие объекты в совокупности материалов по заявкам, а эксперт, работающий по правилам Инструкции признает приоритет, если определит наличие общих признаков в материалах заявок.
Таким образом, следует признать, что имеются некоторые различия в рассмотренных положениях Инструкции и Конвенции в отношении установления приоритета, что влечет возможность разных подходов к установлению (признания конвенционного приоритета международной заявки экспертизой Евразийского патентного ведомства на региональной фазе.
Что касается требований, предъявляемых к установлению конвенционного приоритета в РФ, то согласно статье 1382 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), конвенционный приоритет изобретения может быть установлен по дате подачи первой заявки на изобретение в государстве, которое является участником Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если в течение двенадцати месяцев с даты подачи первой заявки заявка была подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом предполагается представление заявления на испрашивание конвенционного приоритета и заверенной копии первой заявки. Вместе с тем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности имеет право потребовать от заявителя предоставления перевода на русский язык первой заявки в единственном случае, когда проверка действительности притязания на приоритет изобретения связана с установлением патентоспособности заявленного изобретения.
Условиями патентоспособности изобретения, согласно статье 1350 ГК РФ, являются «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость».
Руководствуясь нормой статьи 1382 ГК РФ, эксперт может требовать представления перевода и имеет возможность досконально исследовать материалы первой, более ранней заявки только в том случае, если возникает сомнение в отношении патентоспособности изобретения.
Если сомнения не возникает, то эксперт принимает решение о выдаче патента, но при этом не вправе запросить перевод заявки, а зна-
чит, вопрос соответствия более ранней заявки и международной не исследуется в полной мере. В результате в таком выданном патенте может быть неправомерно (безосновательно) установлен конвенционный приоритет.
В связи с этим, можно резюмировать, что выявленные различия в требованиях Парижской конвенции, Евразийской инструкции и Гражданского кодекса РФ не обеспечивают единообразный подход в установлении испрашиваемого конвенционного приоритета при переходе международной заявки на национальную или региональную фазу на территории Российской Федерации.
Другим не менее актуальным вопросом, связанным с установлением конвенционного приоритета, является вопрос определения связи между заявителями более ранней и конвенционной заявок.
Рассмотрим это обстоятельство на конкретном примере спора, с которым столкнулось Европейское патентное ведомство (ЕПВ).
Оспариваемый патент происходит из заявки EP08863534.7, на основании поданной на региональной фазе EP заявки PCT/EP2008/06773, дата подачи - 17.12.2008, заявителем JANSSEN PHARMACEUTICA NV (Belgique).
Приоритет оспариваемого патента установлен по предварительным (первым) заявкам (provisional applications) - US 61/014918 и US 61/120276, поданным в 19 декабре 2007 и 5 декабря 2008 г., соответственно.
Заявителями по первоначальным заявкам являлись физические лица An Vermeulen по первой заявке и An Vermeulen и Alfons Wouters, по второй заявке, соответственно, которые связаны с JANSSEN PHARMACEUTICA NV трудовым договором.
Подтверждение взаимосвязи между заявителями более ранних и поздней заявки, было представлено JANSSEN PHARMACEUTICA NV после подачи заявки в ЕПВ.
Компания JANSSEN PHARMACEUTICA NV в течение Международной фазы подала декларацию, касающуюся своих прав на заявленный приоритет как работодатель изобретателей. Но никаких доказательств правомерности притязания на приоритет по заявкам до подачи заявки PCT представлено не было ни в Международное бюро ВОИС, ни в ЕПВ. А именно, не был направлен договор между An Vermeulen и Alfons Wouters, и JANSSEN PHARMACEUTICA NV, подтверждающий предполагаемое право последней на испра-шивание приоритета по заявке, возникающее при переходе права от работников, как описано в декларации.
При этом известно (см. открытые публикации - USPTO public PAIR database), что приоритетные заявки были переданы как объект права
компании JANSSEN PHARMACEUTICA NV, но только после подачи заявки PCT. Подпись в праве на уступку в отношении этих заявок датирована 4 и 14 июня 2014 года, т. е. после подачи заявки PCT.
Основанием для оспаривания патента в ЕПВ послужило некорректное, по мнению оппозиции, установление конвенционного приоритета, отсутствие новизны и изобретательского уровня.
Порядок испрашивания конвенционного приоритета при подаче заявки в ЕПВ, регулируется статьей 87 Европейской патентной конвенции [4] (далее - ЕПК), согласно которой любое лицо или его правопреемник, должным образом подавшее, в страну участницу Парижской конвенции по охране промышленной собственности или любой член Всемирной торговой организации заявку на патент, пользуются для целей подачи заявки на европейский патент в отношении того же изобретения правом приоритета в течение двенадцати месяцев с даты подачи первой заявки.
Таким образом, статья 87 ЕПК содержит указание на возможную подачу заявки правопреемником, что, по нашему мнению, подразумевает основание для подтверждения этого правопре-емствования.
В ЕПВ, где также был установлен такой приоритет, в настоящее время выданный патент в статусе оспаривания третьими лицами.
Материалы оппозиции по данной заявке доступны на интернет-ресурсе [5].
На данном этапе возражение находится на стадии рассмотрения и окончательное решение ещё не вынесено. Но если произойдет изменение даты приоритета, то оно внесет корректировку в анализ уровня техники, а также в возможность противопоставления источников информации, позволяющее сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условиям новизны и изобретательского уровня.
Таким образом, если европейский патент JANSSEN PHARMACEUTICA NV будет признан недействительным, то это позволит другим фарм-компаниям, не нарушая его исключительное право, выйти на рынок с собственными лекарственными препаратами.
Между тем, в ЕАПК регулирование установления конвенционного приоритета осуществляет Правило 6 Инструкции, которые позволяют заявителю испрашивать право приоритета на основании ранее поданных заявок в определенный срок.
Правило 6 не рассматривает особенность подачи заявки и испрашивания приоритета по заявкам с разными заявителями, но имеет отсылку к статье 4 Парижской конвенции,
согласно которой (ст. 4 А) правом приоритета при тех же условиях может воспользоваться любое лицо или правопреемник этого лица.
Вместе с тем отсутствие в законодательстве, действующим на территории РФ, требования об обязательном подтверждении правопреемственности заявителей по более ранней и поздней заявкам на изобретение привело к тому, что в ЕАПВ был выдан патент из семейства оспариваемого европейского патента - ЕА020697, опубл. 30.01.2015, имеющим спорно установленный конвенционный приоритет.
Стоит обратить внимание и на то, что на территории РФ также происходят споры, связанные с признанием патента недействительным на основании того, что патент выдан с нарушением статьи 1382 ГК РФ.
Так, в решении Суда по интеллектуальным правам от 11 марта 2022 г. по делу № СИП-960/2020 [6] судебная коллегия пришла к выводу признать патент РФ недействительным, аргумен-
тируя это мнение тем, тем, что спорный патент РФ выдан с нарушением требований действующего законодательства (в частности, положений пункта «А» статьи 4 Парижской конвенции, статьи 1382 ГК РФ).
Коллегия судей согласилась с тем, что при подаче заявки в Роспатент вместе с заверенной копией первой заявки не были представлены материалы, подтверждающие то, что заявитель по российской заявке не являлся ни заявителем по приоритетной заявке, ни его правопреемником.
Таким образом, по нашему мнению, отсутствие в российском законодательстве требования проверки причины указания разных заявителей при установлении конвенционного приоритета по таким заявкам (более ранней, на основании которой испрашивается приоритет, и более поздней), является недостатком, который порождает правовую неопределенность и способствует росту патентных споров.
Список литературы:
[1] Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as amended on 28.09.1979) (Official translation) [Electronic resource] / World Intellectual Property Organization. - https://wipolex.wipo.int/ru/ treaties/textdetails/12633
[2] Залесов А.В. Конвенционный приоритет: особенности российского и евразийского правоприменения, 30.06.2021 [Электронный ресурс] https://azalesov.ru/analytics/publications/konventsionnyi-prioritet-osobennosti-rossii-skogo-i-evrazii-skogo-pravoprimeneniya
[3] Административная инструкция к договору о патентной кооперации, текст, имеющий силу с 1 июля 2019 [Электронный ресурс] https://rospatent.gov.ru/ru/documents/ai/download.
[4] Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention). (Authentic text)/ https://wipolex.wipo. int/en/text/312166
[5] Материалы оппозиции, [Электронный ресурс]: https://register.epo.org/application?number=EP 08863534&lng=en&tab=doclist
[6] Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 марта 2022 по делу № СИП-960/2020
Spisok literatury:
[1] Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as amended on 28.09.1979) (Official translation) [Electronic resource] / World Intellectual Property Organization. - https://wipolex.wipo.int/ru/treaties/ textdetails/12633
[2] Zalesov A.V. Konvencionnyj prioritet: osobennosti rossijskogo i evrazijskogo pravoprimeneniya, 30.06.2021 [Elektronnyj resurs] https://azalesov.ru/analytics/publications/konventsionnyi-prioritet-osoben-nosti-rossii-skogo-i-evrazii-skogo-pravoprimeneniya
[3] Administrativnaya instrukciya k dogovoru o patentnoj kooperacii, tekst, imeyushchij silu s 1 iyulya 2019 [Elektronnyj resurs] https://rospatent.gov.ru/ru/documents/ai/download.
[4] Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention). (Authentic text)/ https://wipolex.wipo. int/en/text/312166
[5]Materialyoppozicii, [Elektronnyjresurs]: https://register.epo.org/application?number=EP08863534&l-ng=en&tab=doclist
[6] Reshenie Suda po intellektual'nym pravam ot 11 marta 2022 po delu № SIP-960/2020
