CC BY
90
тз
L-—^ i,
УНИВЕРСИТЕТА Отчуждение прав на товарный знак
имени O.E. Кугафина(МГЮА) и свобода договора
ОТЧУЖДЕНИЕ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И СВОБОДА ДОГОВОРА
Аннотация. Автор исследует проблемы соотношения специальных норм гражданского права об отчуждении прав на товарный знак с общим принципом свободы договора, выявляет их противоречия, а также обращает внимание на конкуренцию полномочий Роспатента и антимонопольных органов в части решения вопроса о добросовестности сторон договора.
Ключевые слова: товарный знак, отчуждение прав на товарный знак, свобода договора, введение в заблуждение.
DOI: 10.17803/2311-5998.2017.34.6.025-030
T. V. VASILYEVA,
Judge of the Intellectual Property Court 127254, Russia, Moscow, Ogorodny proezd, 5, bld. 2
TRANSFER OF OWNERSHIP OF THE TRADE MARK AND FREEDOM OF CONTRACT
Review. The author examines the problems of the correlation between special provisions of civil law about transfer of the trade mark and the general principle of freedom of contract, reveals their contradictions, and also draws attention to the competing powers of Rospatent and competition authorities regarding the question of good faith of the parties to the agreement. Keywords: trade mark, transfer of the trade mark, freedom of contract, misleading.
Татьяна
Владимировна
ВАСИЛЬЕВА,
судья Суда
по интеллектуальным правам
127254, Россия, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 2
Общие положения части IV ГК РФ, в частности п. 1 ст. 1229, закрепляют, что правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Таким образом, законодательно установлены правомочия правообладателя относительно судьбы принадлежащих ему интеллектуальных прав на тот или иной объект, в частности на товарный знак.
В экономическом обороте такое распоряжение происходит в форме заключения различного вида договоров.
Статья 1233 ГК РФ предусматривает, что к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного © Т. В. Васильева, 2017
1И О.Е. Кугафина (МПОА)
права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (ст. 307—419 ГК РФ) и о договоре (ст. 420—453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.
Применительно к распоряжению исключительным правом на товарный знак п. 2 ст. 1488 ГК РФ устанавливает императивную норму, запрещающую отчуждение этого права по договору в случае, когда оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
Причем поскольку из закона не следует иного, исключение из этого императива не допускается и тогда, когда речь идет об отчуждении исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (п. 7 ст. 1483 ГК РФ), при наличии у приобретателя исключительного права на такое наименование.
Второй интересный аспект диспозиции нормы п. 2 ст. 1488 ГК РФ состоит в том, что она допускает отчуждение исключительного права на товарный знак не только по договору. Иными словами, исходя из буквального толкования данной нормы бездоговорный переход прав на товарный знак, в результате которого имеется риск введения потребителей в заблуждение, возможен.
Правомерность нормы п. 2 ст. 1488 ГК РФ, «унаследованной» от ст. 25 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон о товарных знаках), в научной литературе в целом никогда не ставилась под сомнение, хотя некоторые авторы и обращали внимание на определенные «нестыковки». Так, Э.П. Гаврилов отмечал, что хотя ч. 2 ст. 25 Закона о товарных знаках указывает на то, что уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, следует учитывать наличие в законодательстве другой нормы материального права, которая устанавливает исключение из процитированной нормы. Это исключение содержится в абз. 4 п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках: регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим приоритет и принадлежащим другому лицу, допускается лишь с согласия этого другого лица — правообладателя1.
В настоящее время норма абз. 4 п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках трансформировалась в нормы пп.1—2 и абз. 6 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, где включена оговорка «при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя». Таким образом, кажется, что круг замкнулся и императив п. 2 ст. 1488 в совокупности с абз. 6 п.6 ст. 1483 ГК РФ не оставляет злоумышленникам никаких лазеек.
Но так ли безупречно это решение?
Представляется, что действующая редакция п. 2 ст. 1488 ГК РФ находится в некотором конфликте с принципом свободы договора, а также создает неоправдан-
1 Гаврилов Э. П. Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам охраны товарных знаков // Хозяйство и право. 2007. № 4.
73
L-—^ Ii
УНИВЕРСИТЕТА Отчуждение прав на товарный знак С/
имени O.E. Кутафина(МГЮА) и свобода договора
ную конкуренцию между полномочиями Роспатента и антимонопольных органов. Мы помним, что в силу ст. 421 ГК РФ:
— граждане и юридические лица свободны в заключении договора;
— стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами;
— стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор);
— условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ);
— в случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспози-тивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней;
— если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями, применимыми к отношениям сторон.
Вместе с тем в силу ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.
Следует отметить, что императивная норма п. 2 ст. 1488 ГК РФ не дает конкретных указаний относительно содержания соответствующих условий договора, что в силу ст. 422 ГК РФ на законных основаниях лимитировало бы здесь принцип свободы договора. Также обращает на себя внимание то, что императивность либо пределы диспозитивности в данном случае не вытекают и из существа правоотношений, возникающих в связи с отчуждением прав на товарный знак.
Вместе с тем императивность нормы права, как следует из разъяснений, содержащихся в п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах», должна вытекать из существа законодательного регулирования данного вида договора. В этом же постановлении содержатся и критерии отнесения нормы к императивным либо пределы ее диспозитивности: 1) существо законодательного регулирования данного вида договора, 2) необходимость защиты соответствующих особо значимых охраняемых законом интересов или 3) недопущение грубого нарушения баланса интересов сторон.
Как отмечали М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, «при оценке сущности императивных норм следует исходить из того, что они представляют собой особую форму, которую принимает публичное начало в гражданском праве»2.
В каких же случаях публичное начало вправе влиять на свободное изъявление воли участников гражданского оборота? Ответ на этот вопрос можно найти в п. 2 □
ст. 1 ГК РФ: гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
>
~о
2 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. М. : Статут, 2003. Кн. 1 : Общие положения. С. 91.
m
Н □
m
МНЕНИЕ'
>
1И О.Е. Кугафина (МПОА)
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В доктрине справедливо обращается внимание на то, что ограничение свободы волеизъявления со стороны законодателя имеет определенные цели: для защиты слабейшей стороны договора, интересов третьих лиц (прежде всего реальных или потенциальных кредиторов), а также для охраны действующего в стране правопорядка и иных имеющих особую общественную значимость ценностей. При этом стороны договора должны либо заключить договор, либо следовать определенной модели, установленной для конкретных условий договора или всего договора в целом, либо, напротив, воздержаться от включения в договор каких-то конкретных условий, либо имеются определенные требования к субъектному составу договора, целям его заключения или к видам деятельности (например, подлежащим лицензированию). Последние упомянутые ограничения означают, что отдельными видами деятельности могут заниматься те, кто имеет специальное разрешение — лицензию. А значит, только они могут заключать определенные договоры3.
Как мы видим, из всех вышеперечисленных целей ограничения автономии воли сторон к случаю отчуждения прав на товарный знак по договору применительно к вопросу введения потребителей в заблуждение может иметь отношение задача охраны здоровья, прав и законных интересов других лиц как ценностей, имеющих общественную значимость. В первую очередь речь идет о защите прав потребителей.
Но каким образом отчуждение прав на товарный знак по договору полностью или в части само по себе может нарушить права и законные интересы других лиц или посягать на здоровье граждан? Кроме того, права на товарные знаки являются объектами гражданских прав, свобода обращения которых тесно связана со свободным перемещением товаров, услуг и финансовых средств, поддержкой конкуренции, свободой экономической деятельности, гарантированными ст. 8 Конституции РФ, ст. 9 и 129 ГК РФ. И конечно, следует помнить, что в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Гарантии свободы договоров наиболее полно раскрываются в антимонопольном законодательстве. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) целями данного Закона являются обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков. В этом же Законе раскрываются понятия недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности, регламентируются конкретные принудительные меры, которые принимает антимонопольный орган при выявлении случаев нарушения норм антимонопольного законодательства. Следует также отметить, что ст. 14.2, 14.4, 14.5 Закона о конкуренции содержат нормы, запрещающие недобросовестную конкуренцию:
3 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 92.
тз
L-—^ ь
УНИВЕРСИТЕТА Отчуждение прав на товарный знак
имени O.E. Кутафина(МГЮА) и свобода договора
— путем введения в заблуждение;
— связанную с приобретением и использованием исключительного права на
средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации
товаров, работ или услуг;
— связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности;
— связанную с созданием смешения.
Примечательно, что позиция о недопустимости уступки прав на товарный
знак в случае, когда такая уступка может ввести потребителя в заблуждение, исследовалась Всемирной организацией по интеллектуальной собственности. При этом в п. 9.221 Введения в интеллектуальную собственность4 говорится о том, что если уступка прав на самом деле вводит в заблуждение, она автоматически не имеет юридической силы и поэтому не может быть зарегистрирована достаточным с правовой точки зрения образом. Однако чиновник-регистратор не должен отказывать в регистрации уступок, если, по его мнению, имеет место лишь опасность смешения у потребителя. Очевидно, что такие случаи зависят от фактических обстоятельств, которые выходят за пределы того, что чиновник знает из досье. Это, например, информация о том, как новый владелец будет использовать знак, будут ли потребители на самом деле введены в заблуждение, и т.д. Сказанное свидетельствует о том, что введение потребителей в заблуждение несвойственно уступке.
В пунктах 9.216 и 9.220 Введения в интеллектуальную собственность отмечалось, что разделом 21 Типового закона предусмотрено: 1) допущение уступки регистраций или заявок на регистрацию товарных знаков независимо от передачи всего или части предприятия, использующего этот товарный знак, и 2) такая уступка недействительна, если ее цель и действие способны ввести в заблуждение общественность. При этом было установлено, что законодательство в области охраны товарных знаков в основном предусматривает, что регистрирующее учреждение отказывает в регистрации переуступки прав, которая, по его мнению, способна ввести потребителей в заблуждение.
Вместе с тем за последние 20 лет в связи с образованием межгосударственных союзов (Евросоюза, Таможенного союза стран СНГ и т.д.) и глобализацией мировой экономики в целом особое значение приобретает усиление роли антимонопольного законодательства как на национальном, так и на международном уровне. Именно к сфере влияния антимонопольных органов отнесены вопросы контроля за добросовестностью сторон при осуществлении экономической деятельности, что мы и видели на примере российского Закона о конкуренции, который имплементирует общемировые тенденции. Поэтому возложение бремени исследования вопроса о введении общественности в заблуждение в связи с отчуждением права на товарный знак на национальные органы по интеллектуальной собственности несколько устарело.
При достаточно обширных полномочиях Роспатента в действующем зако- □
нодательстве отсутствуют нормы о том, что этот орган вправе заниматься пресечением недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности.
>
~о
4 Introduction to Intellectual Property. WIPO Publication № 478(R). WIPO, 1998. P. 219—220. □
ISBN 92-805-0752-4.
m
Н □
m
МНЕНИЕ'
>
1И O.E. Кугафина (МПОА)
Напротив, как это четко следует из Закона о конкуренции, действия по введению потребителя в заблуждение являются недобросовестной конкуренцией, которыми занимаются антимонопольные органы.
Интересно, что, например, в главе IV «Передача и утрата права на товарный знак» книги VII французского Кодекса интеллектуальной собственности не содержится никаких запретов на уступку прав на товарный знак, за исключением недопустимости территориальных ограничений. Но вместе с этим действуют нормы конкурентного права ЕС, которые содержатся как в Договоре о функционировании ЕС (ст. 101—102), так и в предписаниях и директивах Комиссии ЕС. Имеют значение также решения, принимаемые Европейской комиссией, Судом Европейского Союза (ранее — Суд Европейских Сообществ) и национальными судами и административными органами стран ЕС. Так, Директива № 84/450/ЕЭС о сравнительной и вводящей в заблуждение рекламе в ст. 7 и п. 2 ст. 2 устанавливает, что не допускается реклама, которая может обмануть ожидания адресата рекламы, ввести его в заблуждение, а также повлиять на коммерческую деятельность адресатов рекламы. В пункте 2 ст. 101 Договора о функционировании ЕС закреплено, что соглашения или решения, запрещенные в соответствии с настоящей статьей, ничтожны.
Таким образом, представляется, что в интересах защиты прав потребителей как ценности, имеющей общественную значимость, следует сместить законодательный акцент с недопущения заключения договора об отчуждении прав на товарный знак как такового на недопущение таких действий сторон этого договора, которые являются недобросовестной конкуренцией с точки зрения Закона о защите конкуренции.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. — М. : Статут, 2003. — Кн. 1 : Общие положения. — 848 с.
2. Гаврилов Э. П. Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам охраны товарных знаков // Хозяйство и право. — 2007. — № 4.
3. Introduction to Intellectual Property. WIPO Publication № 478(R). — WIPO, 1998. — 478 p. — ISBN 92-805-0752-4.
