CC BY
164
54
ВЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОМ НАУКИ
В
ЕСТНИК
УНИВЕРСИТЕТА
О.Е. Кугафина (МПОА)
Авак Наполеонович ОГАНЕСЯН,
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам [email protected] 127254, Россия, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 2
ВОПРОСЫ ПРИЗНАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ
Аннотация. В статье анализируются особенности признания действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак (его государственной регистрации) недобросовестной конкуренцией, а также основные критерии, позволяющие признать действия лица актом недобросовестной конкуренции. Ключевые слова: товарный знак, защита интеллектуальных прав, недобросовестная конкуренция, прекращение правовой охраны товарного знака.
DOI: 10.17803/2311-5998.2017.34.6.054-058
A. N. OGANESYAN,
PhD in Law, Lecturer of the Intellectual Property law Department of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Deputy Chief of Department of Case Law Analysis and Statistics of the Intellectual Property Court [email protected] 127254, Russia, Moscow, Ogorodny proezd, 5, bld. 2
THE RECOGNITION ISSUES FOR THE ACQUISITION OF THE TRADEMARK RIGHTS BY UNFAIR COMPETITION
Review. The article analyzes the features of the recognition of the right-holder's actions to acquire the exclusive right to a trademark (its state registration) by unfair competition, as well as the main criteria allowing to recognize the actions of a person as an act of unfair competition. Keywords: trademark, protection of intellectual rights, unfair competition, termination of legal protection of a trademark.
Товарный знак, выступая важным и наиболее обороноспособным средством индивидуализации, в руках недобросовестных участников гражданского оборота часто становится инструментом для манипуляций и получения необоснованных преимуществ перед другими участниками товарного рынка, а иногда и средством вытеснения конкурентов. Для исключения этого на законодательном уровне необходима четкая правовая регламентация норм, направленных на недопущение недобросовестной конкуренции, устранение правовых пробелов и иных лазеек, способствующих созданию благоприятной среды для недобросовестной конкуренции.
Вопросам недобросовестной конкуренции посвящены нормы как националь-© А. Н. Оганесян, 2017 ного законодательства, так и международного права.
73
L-—^ Ii
ЕСТНИК
Оганесян А. Н.
Вопросы признания действий по приобретению права чЭ^Э
УНИВЕРСИТЕТА „ ^ „ _
имени o.e. кугафина(мгюа) на товарный знак недобросовестной конкуренцией
В соответствии со ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) и использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В случае несоблюдения указанных требований суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (п. 2 ст. 10 ГК РФ).
Поскольку исключительные права на средства индивидуализации приобретаются и осуществляются в рамках предпринимательской и иной экономической деятельности, соответствующие хозяйствующие субъекты должны соблюдать требования законодательства в части недопущения недобросовестной конкуренции.
Согласно п. 2 и 3 ст. 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883; далее — Парижская конвенция) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:
1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;
2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;
3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товара.
В статье 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в ред. от 03.07.2016; далее — Закон о защите конкуренции) содержится запрет на недобросовестную конкуренцию путем приобретения и использования исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг. Содержание указанных запретов свидетельствует о том, что правовая конструкция недобросовестной конкуренции направлена на пресечение действий, представляющих собой зло- ш
употребление субъективными правами, либо на осуществление каких-либо дей- д
ствий во вред потребителям, конкурентам и экономическому и правовому порядку °
в целом в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.
В этой связи возникает вопрос о правовых последствиях признания действий правообладателя товарного знака злоупотреблением правом (актом недобросовестной конкуренции).
Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие ча- □
сти четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в силу п. 1 ст. 1484
~о
б р
И Д И Ч m П К
п
к к
Н К,
НАУКИ Ъ
56 ВЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
ЕСТНИК
УНИВЕРСИТЕТА
О.Е. Кугафина (МПОА)
ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК РФ, или до прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 ГК РФ.
Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.
Признание в установленном порядке действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны (государственной регистрации) товарному знаку, злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией является основанием для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ).
Вопрос о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции может быть рассмотрен как в административном порядке, так и в судебном.
В административном порядке указанный вопрос рассматривается антимонопольным органом. Решение антимонопольного органа является основанием для вынесения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному выше основанию.
Требование о признании действий лица актом недобросовестной конкуренции может быть предъявлено лицом непосредственно в суд, минуя административный порядок. В этом случае основанием для вынесения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку будет судебное решение о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права недобросовестной конкуренцией.
Таким образом, злоупотреблением правом (актом недобросовестной конкуренции) могут быть признаны не только действия, связанные с осуществлением права на товарный знак (использование исключительного права), но и действия по приобретению исключительного права на указанное средство индивидуализации. При этом термин «приобретение» охватывает как регистрацию товарного знака (предоставление правовой охраны обозначению; первоначальное приобретение), так и приобретение исключительного права на товарный знак по договору (последующее приобретение).
Вместе с тем признание актом недобросовестной конкуренции приобретения исключительного права на товарный знак по договору (действий правообладателя, не связанных с государственной регистрацией товарного знака) не является основанием для признания федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности предоставления правовой охраны недействительным на основании пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, поскольку такое приобретение
73
L-—^ ь
ЕСТНИК
Оганесян А. Н. __
Вопросы признания действий по приобретению права чЭ.7
УНИВЕРСИТЕТА „ ^ „ _
имени o.e. кугафина(мгюа) на товарный знак недобросовестной конкуренцией
не связано с предоставлением правовой охраны товарному знаку. Установление же недобросовестной конкуренции при приобретении исключительного права на товарный знак по договору в силу положений ст. 10 ГК РФ является основанием для отказа в защите принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак в рамках рассмотрения дела о защите нарушенного права на указанное средство индивидуализации.
Недобросовестность действий лица по приобретению исключительного права на товарный знак по договору может являться также основанием для признания договора недействительным (ничтожным) по ст. 168 ГК РФ в силу его противоречия закону (ст. 14.4 Закона о защите конкуренции, ст. Ю.Ыэ Парижской конвенции).
Не является основанием для признания федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ и признание актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя по использованию исключительного права на товарный знак, поскольку указанные действия также не связаны с предоставлением правовой охраны товарному знаку (первоначальное приобретение).
В соответствии с § 2 ст. 10.bis Парижской конвенции и п. 1 ст. 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.
Вместе с тем в действующем гражданском законодательстве нет конкретных критериев, при наличии которых можно прийти к выводу о наличии или об отсутствии злоупотребления правом (акта недобросовестной конкуренции) при приобретении исключительного права на товарный знак. Указанная ситуация обусловлена спецификой и многогранностью действий правообладателя, которые с учетом конкретных обстоятельств дела могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. Для устранения неоднозначных правовых коллизий важно судебное толкование. В частности, о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, могут свидетельствовать следующие обстоятельства.
Лицо (правообладатель) знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение при- ш
обрело известность среди потребителей. д
Однако того, что лицо знало или должно было знать об использовании третьи- °
ми лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака, еще недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное
право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией Е
и узнаваемостью такого обозначения.
в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной
~о
б И
Д
Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение
П К
Н К,
НАУКИ
58 ВЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
ЕСТНИК
УНИВЕРСИТЕТА
О.Е. Кугафина (МПОА)
конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения. Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.
При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя. Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, может состоять, например, в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.
В соответствии со ст. 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.
Для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом суду необходимо установить, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав с целью причинения вреда другому лицу. При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В таком случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.
Недобросовестной признается регистрация товарного знака, осуществленная с целью запрещения конкурентам использовать соответствующее обозначение без намерения со стороны правообладателя использовать товарный знак. Вместе с тем действия правообладателя могут быть признаны злоупотреблением правом также при доказанности использования правообладателем товарного знака, если выявлена совокупность описанных выше признаков, свидетельствующих о наличии в действиях правообладателя злоупотребления правом (акта недобросовестной конкуренции).
