CC BY
261
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Оспаривание в судебном порядке действий (бездействия) Роспатента по регистрации (отказу в регистрации) договоров в отношении объектов промышленной собственности*
А.Е. Сычёв
заместитель заведующего отделом судебного представительства Федерального института промышленной собственности (ФИПС), кандидат юридических наук (г. Москва)
Алексей Евгеньевич Сычёв, [email protected]
Положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что договоры об отчуждении, лицензионные договоры, договоры залога исключительного права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также товарные знаки подлежат государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).
Ежегодно Роспатентом регистрируется значительное количество таких договоров. Зачастую после государственной регистрации этих договоров стороны вносят в них какие-либо изменения, продлевают либо расторгают их. Такие изменения (продления и расторжения) согласно положениям пункта 1 статьи 452 ГК РФ также полежат государственной регистрации в Роспатенте.
Нередки в практике Роспатента и случаи оспаривания в судебном порядке подобных договоров.
Как правило, Роспатент как регистрирующий орган привлекается к участию в таких делах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Необходимость привлечения Роспатента к участию в деле очевидна, ведь именно Роспатент в случае удовлетворения ис-
ковых требований о признании недействительными договоров в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также товарных знаков будет вносить эти сведения в соответствующие государственные реестры Российской Федерации.
Анализируя судебные акты по такой категории дел, можно сделать однозначный вывод о том, что основания, по которым оспаривается большая часть договоров, не отнесены к компетенции Роспатента. В частности, договоры оспариваются по причине несоблюдения сторонами при их заключении законодательства о юридических лицах. Нередко первоначальные правообладатели оспаривают договоры в связи с тем, что их уполномоченные лица таких договоров не подписывали и т. д.
Позиция патентного ведомства в отношении подобных дел сводится к тому, что Роспатент, являясь федеральным органом исполнительной власти, вправе совершать только действия, которые ему законодательно предписаны. При наличии всех формальных атрибутов в представляемых на регистрацию документах добросовестность сторон договора презюмируются.
* Первоначально часть материала статьи была опубликована в журнале «Интеллектуальная собственность» (2012. № 12. С. 52-58).
Подписка в любое время по минимальной цене (495) 974-1950, [email protected]
№ 8 (143) 2013
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ
Проверка Роспатентом поступающих на государственную регистрацию договоров по перечисленным основаниям законом не предусмотрена.
Однако в ряде случаев в судах обжалуются действия (бездействие) Роспатента по государственной регистрации (отказу в государственной регистрации) договоров в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также товарных знаков.
В настоящее время по названной категории дел сформирована судебная практика. Рассмотрим некоторые ее аспекты.
Наличие правовых оснований для признания недействительным договора не является основанием для признания незаконными действий Роспатента по его государственной регистрации
Компания «ПроВиста АГ» обратилась в арбитражный суд города Москвы с требованиями к Роспатенту о признании незаконными его действий по государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак [5]. Свое требование заявитель основывал на том, что договор подписан неуполномоченным лицом, в связи с чем, по его мнению, действия Роспатента по государственной регистрации договора являются незаконными.
Решением арбитражного суда города Москвы в удовлетворении заявленных требований было отказано. Отказывая в удовлетворении требований, суд отметил, что заявитель не указал нормы права, в соответствии с которыми к компетенции Роспатента отнесена проверка полномочий лиц, подписавших договор, имеющих право действовать от имени юридического лица.
Схожую позицию занял арбитражный суд города Москвы, отказывая в удовлетворении требований по делу по заявлению ООО «РапсодПлюс» к Роспатенту, указав при этом, что согласно существующему законодательству к компетенции Роспатента
46 Подписка в любое время по минимальной цене (495) !
не отнесена проверка названного обстоятельства [5].
В дальнейшем как компанией «ПроВиста АГ», так и ООО «РапсодПлюс», по тем же основаниям были поданы исковые заявления не к Роспатенту, а к правопреемникам по этим договорам с требованиями о признании недействительными самих договоров. К участию в этих делах Роспатент был привлечен в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
В рамках рассмотренных дел суд, установив, что оспариваемые договоры были подписаны лицом, не имеющим соответствующих полномочий, требования истцов удовлетворил, в результате чего договоры были признаны недействительными (см. [7, 8]).
То обстоятельство, что первоначальный правообладатель товарного знака на момент государственной регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права находился в стадии ликвидации, не свидетельствует о незаконности действий Роспатента по государственной регистрации такого договора
ООО «Пеноплекс СПб» оспаривало в Арбитражном суде города Москвы действия Роспатента по государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак [9].
Доводы заявителя сводились к тому, что на дату государственной регистрации Роспатентом этого договора первоначальный правообладатель товарного знака находился в стадии ликвидации, что не было учтено Роспатентом при осуществлении указанных действий.
Решением арбитражного суда города Москвы в удовлетворении требований ООО «Пеноплекс СПб» было отказано. Отказывая в удовлетворении требований, суд указал, что в ГК РФ и Административном регламенте [3] отсутствуют положения, по-1950, [email protected]
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
зволяющие Роспатенту принимать решение об отказе в государственной регистрации договора по тому основанию, что какая-либо из сторон договора на момент государственной регистрации находится в стадии ликвидации.
Аналогичную позицию арбитражный суд города Москвы занял по делам № А40-85248/12-51-767, № А40-85020/12-51-766 и № А40-141844/12-15-590.
При государственной регистрации расторжения лицензионного договора
в одностороннем порядке Роспатент не должен проверять исполнение сторонами условий расторжения договора
По заявлению ООО «АкадемПродукт» к Роспатенту решением арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, признаны незаконными действия Роспатента по государственной регистрации расторжения в одностороннем порядке (по заявлению патентообладателя) лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения.
Признавая незаконными действия Роспатента, суды двух инстанций, руководствуясь статьей 452 ГК РФ, посчитали, что Роспатент при рассмотрении заявления патентообладателя обязан был затребовать у него документы, подтверждающие уведомление лицензиата (заявителя по делу) о досрочном расторжении договора в одностороннем порядке, а также документы, подтверждающие возмещение лицензиату убытков, связанных с досрочным расторжением договора. (Эти условия одностороннего расторжения были определены сторонами в тексте договора.)
Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа [13] судебные акты судов первой и апелляционной инстанций были отменены, в удовлетворении требований ООО «АкадемПродукт» от-
казано. При этом суд кассационной инстанции указал, что статья 452 ГК РФ относится исключительно к обязанностям сторон по договору и не возлагает каких-либо обязанностей на Роспатент как регистрирующий орган, вследствие чего не полежит применению.
Кроме того, суд кассационной инстанции отметил, что в соответствии с частью 3 статьи 308 ГК РФ обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). Таким образом, договор, заключенный между его сторонами, не создает для Роспатента каких-либо обязанностей, в том числе обязанностей по проверке соблюдения условий договора его сторонами.
Аналогичная позиция выражена судами первой, апелляционной и кассационной инстанций по делу по заявлению ООО «РОССЕРВИС» к Роспатенту [14]. Суды указали, что действия по регистрации досрочного расторжения договора в одностороннем порядке были осуществлены Роспатентом на основании и с учетом требований пунктов 9.9.2 и 9.9.3 Административного регламента, устанавливающих, что для государственной регистрации досрочного расторжения в одностороннем порядке лицензионного договора требуется наличие указания на возможность расторжения договора в одностороннем порядке в самом договоре, а также представление документов, предусмотренных подпунктами 1,3 и 4 пункта 9.9.2 Административного регламента.
Таким образом, суды согласились с позицией Роспатента, что при рассмотрении заявления о досрочном расторжении в одностороннем порядке лицензионного договора Роспатент проверяет наличие указания на возможность расторжения договора в одностороннем порядке в самом договоре (пункт 9.9.3 Административного регламента), а также представление документов, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 9.9.2 Административного регламента.
Подписка в любое время по минимальной цене (495) 974-1950, [email protected]
№ 8 (143) 2013
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ
Лицензионный договор, заключенный на определенный срок, не может быть продлен автоматически (без
соблюдения установленной законом процедуры) даже в случае указания на это условие в самом договоре
По делу по заявлению ЗАО «Олипс М» к Роспатенту судами трех инстанций установлено следующее.
Роспатентом в отношении товарного знака был зарегистрирован лицензионный договор на срок до конкретной указанной в нем календарной даты. При этом в договоре содержалось указание на то, что при продлении лицензиаром срока действия исключительного права на товарный знак договор пролонгируется на срок действия исключительного права на товарный знак без оформления дополнительного соглашения.
После продления срока действия исключительного права на товарный знак, являющийся предметом договора, но по истечении указанной в договоре даты, до которой был зарегистрирован договор, заявитель обратился в Роспатент с заявлением о регистрации изменений в договор, касающихся изменения наименования лицензиата. Роспатентом, со ссылкой на пункт 7.10 (11) Административного регламента, в государственной регистрации изменений было отказано.
Не согласившись с позицией Роспатента, заявитель обратился с соответствующим заявлением в арбитражный суд города Москвы. Решением арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда и Федерального арбитражного суда Московского округа, заявителю в удовлетворении требований было отказано [15].
Отказывая в удовлетворении требований, суды исходили из того, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1232, пунктом 2 статьи 1235 и пунктом 1 статьи 1490 ГК РФ лицензионные договоры в отношении то-
48 Подписка в любое время по минимальной цене (495) !
варных знаков подлежат государственной регистрации.
Согласно положениям пункта 1 статьи 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора должно быть совершено в той же форме, что и договор.
Как следует из положений пункта 4 статьи 1235 ГК РФ, с учетом статьи 432 ГК РФ, срок действия является существенным условием лицензионного договора.
Руководствуясь указанными нормами, суды сделали вывод о том, что пролонгация срока действия лицензионного договора (которая фактически является соглашением об изменении существенного условия лицензионного договора) также подлежит государственной регистрации.
Процедура внесения изменений в зарегистрированный лицензионный договор прямо предусмотрена пунктами 4.1, 7.10,
9.9.1 и 9.9.2 Административного регламента. За регистрацию изменений в лицензионный договор предусмотрена соответствующая пошлина.
В связи с этим, по мнению судов трех инстанций, в случае истечения срока действия лицензионного договора, заключенного на определенный срок, его действие на следующий период времени не может быть продлено (пролонгировано) автоматически, даже если это предусмотрено в самом договоре, а возможно в порядке внесения соответствующего изменения в лицензионный договор, которое, являясь существенным условием лицензионного договора, подлежит государственной регистрации.
Следует отметить, что суд первой инстанции в мотивировочной части решения также сослался на положение пункта
3.1.5 Рекомендаций [4], согласно которому, если в договоре указан конкретный срок его действия, но содержится положение о его автоматической пролонгации, то рекомендуется регистрировать договор со сроком действия, указанным в нем.
-1950, [email protected]
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Истечение срока действия лицензионного договора на дату поступления в Роспатент заявления о его продлении (досрочном расторжении) препятствует государственной регистрации такого продления (досрочного расторжения)
Роспатентом был зарегистрирован лицензионный договор на срок до конкретной указанной в нем календарной даты. По истечении указанного срока в Роспатент поступило заявление о внесении изменений в договор в части продления срока его действия. Роспатентом в государственной регистрации таких изменений заявителю было отказано.
Не согласившись с позицией Роспатента, заявитель (ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ») обратился с соответствующим заявлением в арбитражный суд города Москвы [16].
Судами первой, апелляционной и кассационной инстанций в удовлетворении заявленных требований было отказано. При этом суд, установив, что заявление о внесении изменений в договор в части продления срока его действия было подано после истечения установленного в договоре срока, сославшись на статьи 433, 1232, 1235 и 1369 ГК РФ, согласился с позицией Роспатента о неправомерности внесения таких изменений.
Схожая позиция была высказана арбитражным судом города Москвы по делу [17].
Суд, установив, что заявление о расторжении договора было подано после истечения установленного в нем срока, согласился с позицией Роспатента о неправомерности такого расторжения.
Несоответствие адреса правообладателя в договоре с адресом, указанным в соответствующем государственном реестре Российской Федерации, является основанием для отказа Роспатентом в государственной регистрации такого договора
По делу по заявлению ОАО «Мурман-
ские мультисервисные сети» к Роспатенту арбитражным судом города Москвы отказано в удовлетворении требований заявителя о признании незаконными бездействия по отказу в государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки в том числе на том основании, что адрес правообладателя, указанный в представленном договоре, не соответствует сведениям, имеющимся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, в связи с чем названный договор не соответствует требованиям пункта 7.10 (2) Административного регламента [18].
Наличие обеспечительных мер в
отношении объекта промышленной собственности, являющегося предметом договора, влечет невозможность государственной регистрации Роспатентом такого договора
ООО «Вольво-Авто» обратилось в арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным бездействия Роспатента, выразившегося в отказе в государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак [19].
В ходе рассмотрения дела судом было установлено и не оспаривалось сторонами, что причиной отказа в государственной регистрации упомянутого договора явилось поступившее в Роспатент постановление судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на товарный знак, являющийся предметом договора. Доказательств отмены этих обеспечительных мер заявителем представлено не было.
С учетом указанного обстоятельства суд не нашел правовых оснований для признания незаконным бездействия Роспатента, выразившегося в отказе в государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, в связи с чем заявителю в удовлетворении требований было отказано.
Подписка в любое время по минимальной цене (495) 974-1950, [email protected]
№ 8 (143) 2013
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ
В то же время, как следует из решения арбитражного суда города Москвы по делу по заявлению ИП Игнатьева А.П. к Роспатенту, в случае если имеется соответствующий документ, подтверждающий наличие обеспечительных мер, но в Роспатент на момент регистрации договора этот документ не поступал, действия Роспатента по государственной регистрации такого договора не могут быть признаны незаконными [20].
В рамках этого дела судом было установлено, что документ, подтверждающий наличие обеспечительных мер в отношении товарного знака, являющегося предметом договора (определение Дзержинского районного суда города Перми), поступил в Роспатент после государственной регистрации договора, следовательно, на момент осуществления оспариваемых действий у Роспатента имелись правовые основания для их осуществления.
По результатам рассмотрения дела судом в удовлетворении требований ИП Игнатьева А.П. к Роспатенту о признании незаконными его действий по государственной регистрации договора было отказано.
Невозможность установить намерения стороны в заключении договора является основанием для отказа Роспатентом в государственной регистрации такого договора
В Роспатент от ЗАО «Глобал» поступили взаимоисключающие заявления о государственной регистрации договоров об отчуждении исключительного права на одни и те же товарные знаки в пользу разных лиц. Эти заявления были подписаны разными лицами от имени генерального директора ЗАО «Глобал».
Роспатентом, а впоследствии и судами первой и апелляционной инстанций, со ссылкой в том числе на положения пункта
7.3.4 Административного регламента, в государственной регистрации договоров было отказано, поскольку исходя из по-
50 Подписка в любое время по минимальной цене (495) !
ступивших документов не представлялось возможным установить намерение руководителя ЗАО «Глобал» в регистрации конкретного договора [21].
Отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее потребителя в заблуждение, в том числе когда оно осуществляется в отношении товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг, права на который сохраняются за первоначальным правообладателем
Роспатентом было отказано в государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по причине возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
Возможность введения потребителя в заблуждение обосновывалась Роспатентом тем, что, отчуждая иному лицу исключительное право на товарный знак, первоначальный правообладатель (ООО «Александровы погреба») сохранил за собой исключительное право на сходные до степени смешения товарные знаки, зарегистрированные для однородных товаров.
Указанная позиция Роспатента явилась предметом рассмотрения в арбитражном суде города Москвы [22].
Судами первой, апелляционной и кассационной инстанций в удовлетворении заявленных требований было отказано.
При этом судом было установлено, что пункт 2 статьи 1488 ГК РФ и подпункт 6 пункта 7.10 Административного регламента запрещают отчуждение исключительного права на товарный знак по договору, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
Пункт 9.9.9 Административного регламента раскрывает один из случаев, когда отчуждение исключительного права на то-1950, [email protected]
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
варный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, а именно когда оно осуществляется в отношении товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг, права на который сохраняются за первоначальным правообладателем.
Аналогичное положение содержится в пункте 3.3.7 Рекомендаций.
Судом было установлено, что ООО «Александровы погреба» является правообладателем ряда товарных знаков. Товарный знак, являющийся предметом поданого на регистрацию договора, сходен до степени смешения с товарными знаками, остающимися у первоначального правообладателя, в отношении однородных товаров 33-го класса МКТУ «вина».
Факт сходства указанных товарных знаков до степени смешения заявителем в суде не оспаривался.
В силу указанных обстоятельств суд, руководствуясь пунктом 2 статьи 1488 ГК РФ, подпунктом 6 пункта 7.10 и пунктом 9.9.9 Административного регламента, пришел к выводу, что отчуждение исключительного права на этот товарный знак может ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, следовательно, Роспатентом было отказано в регистрации указанного договора правомерно.
Резюмируя сказанное, хочется выразить надежду, что накопленная Роспатентом судебная практика будет полезна при формировании правовой позиции по рассмотренной категории дел.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ.
2. Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ.
3. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации : приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 года № 321.
4. Рекомендации по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации : приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29 декабря 2009 года № 186.
5. Дело № А40-103332/11-27-866.
6. Дело № А40-27335/11-26-228.
7. Дело № А45-8293/2012.
8. Дело № А40-45748/11-110-368.
9. Дело № А40-84990/12-12-387.
10. Дело № А40-85248/12-51-767.
11. Дело № А40-85020/12-51-766.
12. Дело № А40-141844/12-15-590.
13. Дело № А40-66183/10-110-554.
14. Дело № А40-90880/11-110-751.
15. Дело № А40-120808/11-26-947.
16. Дело № А40-31560/12-27-283.
17. Дело № А40-149145/12-19-1269.
18. Дело № А40-55541/11-27-452.
19. Дело № А40-110383/11-5-820.
20. Дело № А40-132742/10-12-830.
21. Дело № А40-2131/12-51-20.
22. Дело № А40-130123/12-19-1083.
Подписка в любое время по минимальной цене (495) 974-1950, [email protected]
