CC BY
589
Н. Е. ШАКУНОВА
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ
Ключевые слова:
исключительные патентные права, патентообладатель, изобретение, полезная модель, промышленный образец, патент, право преждепользования, право послеполь-зования, принудительная лицензия
Key words:
exclusive patent rights, patentee, invention, useful model, industrial pattern, patent, right of prior use, right of post use, compulsory license
Статья посвящена ограничениям исключительных патентных прав, предусмотренным четвертой частью ГК РФ, и их соответствию основным началам гражданского законодательства и пределам осуществления гражданских прав. Автор подробно описывает общие для всех исключительных прав ограничения; действия, не признаваемые нарушением исключительных патентных прав; права третьих лиц на использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов без разрешения патентообладателя; порядок и условия получения принудительных лицензий.
The article is concerned with limitations of exclusive patent rules, foreseen by the forth part of Civil Code of the Russian Federation and their correspondence to the basic principles of civil legislation and limitations of civil law realization. The author describes in detail common for all limitation of exclusive rights; actions not recognized as violations of exclusive rights; third party rights for utilization of inventions, useful models and industrial patterns without permission of patentee; order and conditions of compulsory licenses receiving.
Обладателям патентов на изобретение, полезную модель и промышленный образец (патентообладателям) принадлежит исключительное право на указанные результаты интеллектуальной деятельности, в частности, на результаты технического творчества. Как правило, исключительное право рассматривается как своего рода предоставленная государством патентообладателю монополия на использование изобретения, полезной
модели и промышленного образца. Однако эта монополия не носит абсолютный характер и ограничена как нормами патентного права, так и пределами осуществления гражданских прав, предусмотренными действующим гражданским законодательством.
Исключительное право патентообладателя состоит в том, что именно он имеет право на использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного об-
разца любым не противоречащим закону способом в гражданском обороте (ст. 1229 и 1358 ГК РФ) [1]. В частности, только патентообладатель вправе осуществлять:
— ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, рекламу, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
— указанные выше действия в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом, или устройства, при функционировании которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
— способ, в котором используется изобретение, в частности, путем применения этого способа. Патентообладатель может распоряжаться своим исключительным правом и по своему усмотрению разрешать или запрещать использование третьим лицам запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца.
Однако законодатель установил целый ряд ограничений на действие исключительных патентных прав, исходя из интересов государства, общества, международных догово-
ров РФ и общих пределов осуществления гражданских прав. Наиболее полно эти ограничения исследованы и систематизированы в работах О. П. Мурзиной [6], Д. А. Ромашева [11] и Н. Л. Свиридова [4]. В указанных работах приведена в основном систематизация этих ограничений при отсутствии анализа их соответствия общим началам граждан ского законодательства и пределов осуществления гражданских прав, предусмотренных в ст. 1 и 10 ГК РФ [2].
Первый ряд ограничений является общим для исключительных прав, и эти ограничения распространяют свое действие не только на исключительные патентные права, но и на исключительные права на другие объекты интеллектуальной собственности. К данному ряду следует отнести ограничения на срок действия исключительных прав (ст. 1230 и 1363 ГК РФ), территорию их действия (ст. 1231 ГК РФ) и границ их действия, установленных в соответствии с принципом исчерпания прав (п. 6 ст. 1359 ГК РФ).
Исключительные патентные права имеют очень ограниченные сроки действия по сравнению с исключительными правами на другие результаты интеллектуальной деятельности и составляют (п. 1 ст. 1363 ГК РФ):
— для изобретений — двадцать лет;
— для полезных моделей — десять
лет;
— для промышленных образцов —
пятнадцать лет.
Началом исчисления указанных сроков является дата подачи заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец в Патентное ведомство РФ — в настоящее время это Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).
Указанные сроки могут быть продлены по заявлению патентообладателя для изобретений, относящихся к лекарственным средствам, пестицидам и агрохимикатам, для применения которых требуется получение разрешения, на срок не более чем на пять лет (п. 2 ст. 1363 ГК РФ), для полезных моделей — не более чем на три года, для промышленных образцов — на срок не более чем на десять лет (п. 3 ст. 1363 ГК РФ).
На территории России действуют только исключительные патентные права, подтвержденные патентом РФ и евразийским патентом, в котором в качестве страны действия указана Российская Федерация (ст. 1231 ГК РФ). Таким образом, исключительные патентные права, вытекающие из патентов других стран, на территории России не действуют. Такое ограничение предусмотрено законодательством многих стран в соответствии со ст. 4Ьш Парижской конвенции, участником которой является Россий-
ская Федерация как правопреемник СССР с 1965 г. [10, с. 90]. Хотя в отдельных странах существуют так называемые «ввозные» патенты. В частности, при соблюдении определенных формальностей на территории Латвии признаются исключительные права, вытекающие из патентов США.
Законодатель также устанавливает границы действия исключительных патентных прав: они действуют до первого введения самим патентообладателем или третьим лицом с его согласия в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, при изготовлении которого был применен промышленный образец (принцип исчерпания прав). Введенные таким образом в гражданский оборот продукты и изделия могут свободно в нем участвовать, не нарушая при этом исключительных прав патентообладателя, в том числе: ввозиться на территорию Российской Федерации, применяться, рекламироваться, продаваться и храниться для этих целей (п. 6 ст. 1359 ГК РФ).
Из анализа указанной нормы следует, что только третье лицо (изготовитель и первый продавец продукта или изделия, в котором используется изобретение, полезная модель или промышленный образец) всегда обязано получить на это разрешение от патентообладателя.
2 Остальные участники гражданско-£ го оборота такое разрешение долж-
ге
ны получать только в том случае, о если продукт или изделие введены £ в гражданский оборот с нарушени-о ем исключительных прав патенто-¡^ обладателя.
^ Следующий ряд ограничений
2 связан с действиями, которые по £ признанию законодателя не явля-§ ются нарушением исключительных прав патентообладателя (ст. 1359 ГК РФ). К таким действиям относятся:
— применение продукта или изделия, конструкции, вспомогательного оборудования, эксплуатация транспортных средств или космической техники иностранных государств, временно или случайно находящихся на территории России, в которых были использованы изобретение, полезная модель или промышленный образец, если указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств и космической техники иностранных государств, предоставляющих такие же права в отношении транспортных средств и космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации. Указанная норма принята в соответствии со ст. 5,;ет Парижской конвенции об охране промышленной собственности [10, с. 94];
— проведение научного исследования продукта, изделия или способа, в которых использованы изобретение, полезная модель или промышленный образец, либо проведение эксперимента над таким продуктом, изделием или способом;
— использование изобретения, полезной модели, промышленного образца для удовлетворения личных, семейных и домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью и получением прибыли или дохода;
— использование изобретения, полезной модели, промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с последующей выплатой патентообладателю соразмерной компенсации. При этом лицо, использующее изобретение, обязано уведомить об этом патентообладателя в кратчайший срок. Понятие «соразмерной» компенсации носит оценочный характер, и ее размер определяется экспертным путем по соглашению сторон, а при отсутствии такого соглашения — судом;
— разовое изготовление лекарств с использованием изобретений в аптеках по рецептам врачей. Указанные выше ограничения
исключительных патентных прав
приняты в качестве таковых в соот-
ветствии с абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ, предусматривающим возможность ограничения гражданских прав в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Следующие ограничения исключительных патентных прав, установленные законодателем в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ, связаны с предоставлением законом права третьим лицам использовать изобретение, полезную модель и промышленный образец или тождественное решение без разрешения патентообладателя.
В соответствии со ст. 1360 ГК РФ в целях обороны и безопасности страны Правительство РФ вправе без согласия патентообладателя разрешить использование изобре тения, полезной модели, промышленного образца с уведомлением об этом патентообладателя и с выплатой ему соразмерной компенсации. Порядок выдачи такого разрешения, определения размера такой компенсации и сроки ее выплаты в настоящее время не определены.
Однако воспользоваться этим правом Правительство РФ может только в случае отказа патентообладателя предоставить лицензию на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.
В целях защиты интересов российских участников гражданского оборота (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), законодатель предусмотрел возможность безвозмездного использования изобретения, полезной модели, промышленного образца или тождественного решения в силу права преждепользования (ст. 1361 ГК РФ) или права послепользова-ния (п. 3 ст. 1400 ГК РФ).
Право преждепользования известно для российского законодателя еще со времен СССР и было введено в силу ст. 4 Парижской конвенции, но практическое его применение началось только с введением интеллектуальной собственности в гражданский оборот [10, с. 87]. С правом преждепользования в настоящее время связано большое количество судебных споров, а также неоднозначных мнений специалистов по его применению. Поэтому остановимся на освещении этого ограничения более подробно.
Право преждепользования возникает у лица при соблюдении одновременно следующих условий:
1) тождественное решение создано независимо от автора изобретения, полезной модели, промышленного образца и является результатом добросовестной самостоятельной интеллектуальной деятельности;
2) это тождественное решение уже используется его автором или
2 для этого произведена необхо-
рст димая подготовка;
и 3) названные в п. 2 действия имели о место на территории Российской
ое Федерации;
о 4) приведенные в п. 2 действия ра были совершены до даты уста-^ новления приоритета на изобре-
ка тения, полезной модели, про-ити мышленного образца;
о 5) значительный объем использования тождественного решения до даты оформления патента (п. 1 ст. 1361 ГК РФ). Право преждепользования может быть передано третьему лицу только вместе с предприятием, на котором применялось тождественное решение либо для этого произведена необходимая подготовка, по договору купли-продажи предприятия, аренды, в порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц, при наследовании в случае смерти гражданина-предпринимателя, являющегося собственником предприятия, при обращении взыскания на имущество собственника.
В соответствии со ст. 132 ГК РФ под предприятием понимается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.
В отличие от права преждепользования право послепользования является новым для российского законодательства, т. к. оно впервые было предусмотрено в 2003 г. ст. 30.1 Патентного закона РФ [8].
Право послепользования возникает в момент, когда лицо в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене Роспатента сведений о восстановлении действия патента приступило к использованию изобретения, полезной модели, промышленного образца либо сделало необходимые к этому приготовления (п. 3 ст. 1400 ГК РФ).
В отличие от права преждепользования обладатель права после-пользования использует именно само изобретение, полезную модель или промышленный образец, ранее запатентованный патентообладателем, а не созданное им тождественное решение. Так же, как и право преждепользования, право после-пользования ограничено объемом использования третьим лицом изобретения, полезной модели, промышленного образца в период временного прекращения действия патента.
В законе ничего не сказано о том, может ли обладатель права после-пользования распоряжаться этим правом. По мнению Э. П. Гаврило-ва, право послепользования может быть передано другому лицу так же, как право преждепользования, т. е. в силу аналогии закона — вместе с предприятием [2, с. 11].
Законодатель не установил, каким образом и каким документом
должно подтверждаться право преждепользования и право послеполь-зования. Вопрос о наличии у третьего лица права преждепользования и послепользования возникает, как правило, во время спора о нарушении этим лицом исключительных прав патентообладателя. Это связано с тем, что любое использование изобретения, полезной модели, промышленного образца третьим лицом, в том числе лицом, претендующим на право преждепользования и право послепользования, без разрешения патентообладателя, считается нарушением его исключительных прав. В соответствии со ст. 1406 ГК РФ споры, касающиеся нарушения исключительных прав патентообладателя, права преждепользования и послепользования рассматриваются только судом.
Согласно п. 8 Информационного письма президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 [7] право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных ст. 12 Патентного закона РФ (ст. 1361 ГК РФ), что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.
Установление юридического факта создания тождественного решения независимо от автора изобретения, полезной модели, промышленного образца обычно не вызывает трудностей, и он доказывается раз-
личными материалами о выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.
Под использованием тождественного решения в данном случае понимается не только изготовление продукта или изделия, но и совершение других действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 ГК РФ, по введению в гражданский оборот этого продукта или изделия [5, с. 39].
Для установления факта использования тождественного технического решения и объема такого использования обычно рассматриваются технический регламент на производство и бухгалтерская отчетность, предоставляемая этим лицом, таможенные документы, подтверждающие ввоз изделий или продуктов, различные договоры поставки, купли-продажи, аренды и др.
Если тождественное решение еще не используется, а сделаны только необходимые приготовления для этого, то установление этого факта достаточно сложно. В теоретических исследованиях этот вопрос не нашел своего отражения. На практике доказательная база для установления этого факта зависит от сложности организационного, технологического и конструктивного оформления процесса применения конкретного технического решения.
Доказательством этого факта могут выступать любые документы, подтверждающие совершение дей-
2 ствий по организации и созданию рс материальной базы для использова-
3 ния технического решения. Этими о документами могут быть: утверж-
ое денный регламент на производство, о договор поставки необходимого ра оборудования, полученное специ-^ альное разрешение на производство, 2 техническая документация на раз-ити работку и изготовление специаль-ол ного оборудования, заключенный договор поставки продукта, в изготовлении которого применялось техническое решение, и др.
Объем использования тождественного технического решения в этом случае может определяться по объему использования, указанному в регламенте на производство, а также производительностью закупленного или изготовленного оборудования, объемом поставки.
Использование и приготовления к использованию должны происходить только на территории Российской Федерации. Если эти действия осуществлялись на территории других государств, то они не принимаются во внимание и не являются основанием для приобретения права преждепользования. Кроме того, указанные действия должны быть совершены до даты установления приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца, поэтому все представленные для доказательства этих действий документы должны иметь более раннюю дату.
Исходя из вышеуказанного, права преждепользования и после-пользования могут быть подтверждены только решением суда, в том числе, на основании мирового соглашения между патентообладателем и третьим лицом.
Мнение Г. Н. Черничкиной [13] о том, что права преждепользования и послепользования третьего лица могут быть подтверждены безвозмездной неисключительной лицензией между патентообладателем и этим лицом, не совсем корректно, т. к. указанные права возникают в силу наличия у третьего лица определенных в законе условий и не требуют получения разрешения от патентообладателя, а лицензия предусматривает разрешение патентообладателя на использование. Кроме того, если патентообладатель и обладатель прав преждепользования или по-слепользования коммерческие юридические лица, то заключение между ними безвозмездной лицензии, рассматриваемой как договор дарения, запрещено законом в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ [3].
Осуществляя свои субъективные исключительные патентные права, патентообладатель должен соблюдать определенные общие требования, установленные законом, в частности, ст. 10 ГК РФ. Указанные требования устанавливают определенные пределы осуществле-
ния гражданских, в том числе и исключительных патентных прав. Действия патентообладателей, выходящие за пределы принадлежащих им исключительных прав, рассматриваются как злоупотребление правом, и в этом случае им может быть отказано судом в защите принадлежащих им прав.
Прежде всего, не допускаются действия патентообладателей, осуществляемые исключительно во вред другому лицу, а также иные формы злоупотребления правом (п. 1 ст. 10 ГК РФ).
Первое, что должен соблюдать патентообладатель при осуществлении своих исключительных прав — не нарушать исключительные права других патентообладателей и не создавать каких-либо препятствий в реализации принадлежащих им прав. Исходя из этих требований, любой патентообладатель перед осуществлением своих исключительных прав путем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца должен проверить, не нарушает ли он при этом исключительные права других патентообладателей. Такая проверка у специалистов-патентоведов носит название проверки на «патентную чистоту», которая должна проводиться перед началом использования любого технического решения.
Проведение такой проверки действующим законодательством
не предусмотрено. Единственной нормой, на которую можно ссылаться, — п. 1 ст. 460 ГК РФ, согласно которому продавец обязан продать товар третьим лицам, свободным от любых, в том числе и исключительных, прав.
К сожалению, законодатель не установил понятие «нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец». Поэтому на практике при решении вопроса о нарушении исключительного права устанавливают, использовано ли конкретное изобретение, полезная модель или промышленный образец в другом изобретении, полезной модели или промышленном образце, применяя понятие использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, приведенное в п. 3 ст. 1358 ГК РФ.
Второе требование законодателя — не создавать препятствий в осуществлении исключительных прав другим патентообладателем — нашло свое отражение в п. 2 ст. 1362 ГК РФ.
В соответствии с указанной нормой патентообладатель, который не может использовать свое изобретение (зависимое изобретение) не нарушая при этом исключительных прав на изобретение или полезную модель (основное изобретение или полезную модель) другого патентообладателя, отказавшего ему в заключении лицензионного договора
на условиях, соответствующих установившейся практике, может обратиться в суд с требованием о выдаче ему принудительной простой (неисключительной) лицензии.
Согласно п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 г. заинтересованное лицо в своем исковом заявлении должно привести указанные условия лицензионного договора и суд рассматривает возможность выдачи принудительной лицензии в пределах этих условий [9].
Принудительная лицензия может быть выдана только в том случае, если зависимое изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед основным изобретением или полезной моделью, что определяется оценочным путем. В противном случае получение патента на зависимое изобретение рассматривается как недобросовестное действие по обходу основного патента.
Указанная норма распространяет свое действие только в случае получения принудительной лицензии на использование изобретения и полезной модели, т. е. ограничивает права патентообладателей изобретений и полезных моделей.
Действующим законодательством (п. 1 ст. 1362 ГК РФ) предусмотрена возможность получения
в судебном порядке другой принудительной неисключительной лицензии заинтересованным лицом на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца в случае неиспользования или недостаточного его использования патентообладателем, отказавшим ему в заключении лицензионного договора. Получение этой принудительной лицензии заинтересованным лицом возможно при наличии одновременно следующих условий:
— неиспользование или недостаточное использование патентообладателем изобретения, промышленного образца в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезной модели — в течение трех лет;
— неиспользование или недостаточное использование приводит к недостаточному предложению товаров, работ, услуг на рынке;
— наличие отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике;
— отсутствие у патентообладателя уважительных причин, приведших к неиспользованию или недостаточному использованию изобретения, полезной модели, промышленного образца;
— готовность заинтересованного лица использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец.
Наибольшую трудность здесь вызывает доказывание того, что неиспользование и недостаточное использование приводит к ограниченному предложению товаров, работ, услуг на рынке, а также наличие или отсутствие у патентообладателя уважительных причин неиспользования или недостаточного использования изобретения, полезной модели, промышленного образца.
Первый из вышеприведенных фактов доказывается заинтересованным лицом, представляющим материалы маркетинговых и социологических исследований, проведенных компетентными лицами.
Патентообладатель для предотвращения выдачи принудительной лицензии заинтересованному лицу должен доказать в суде наличие у него уважительных причин. Этими уважительными причинами могут являться: отсутствие у патентообладателя материальной базы (производственных помещений и денежных средств) для использования или более полного использо-
вания патента невозможность получения кредита на это, отсутствие требуемых материалов и оборудования на рынке, отсутствие возможности заказа специального оборудования или большие сроки его изготовления заказчиком и др.
Таким образом, следует отметить, что ограничения исключительных прав патентообладателя и пределы их осуществления, предусмотренные нормами четвертой части ГК РФ, находятся в полном соответствии с положениями гражданского законодательства и пределами осуществления гражданских прав.
Однако отдельные устанавливающие их нормы содержат общие понятия, носящие оценочный субъективный характер и требующие более подробного разъяснения, в частности, это относится к ст. 1362 ГК РФ, устанавливающей условия получения принудительных лицензий, а также к ст. 1359 ГК РФ (пп. 6), формулирующей принцип исчерпания исключительных патентных прав.
1. Гаврилов Э. П. Преждепользование и послепользование в патентном праве // Патентный поверенный. 2006. № 5. С. 8-13.
2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 29.06.2009) // Российская газета. 2009. 1 июля.
3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 09.04.2009) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 15. Ст. 1778.
4. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-Ф3 (ред. от 08.11.2008) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 45. Ст. 5147.
5. Джермакян В. Ю. Право преждепользования и ввоз продукции из-за рубежа // Патентный поверенный. 2009. № 5. С. 39-44.
о т
I-
и ^
со ч
и
о |_
О! О т о т
со ^
со
о
10.
11.
12.
13.
Мурзина О. П. Ограничения исключительных прав патентообладателя по закону. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006.
Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности: информационное письмо президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 // Вестник ВАС РФ. 2008. № 2.
О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации: Федер. закон Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 6. Ст. 505.
О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ: постановление Пленума ВС РФ № 5 и Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. // Вестник ВАС РФ. 2009. № 6.
Парижская конвенция об охране промышленной собственности (в ред. от 02.10.1979) // Международные договоры и соглашения в области охраны промышленной собственности. М.: Роспатент, 1994. Т. 1.
Ромашев Д. А. Ограничения исключительных патентных прав на изобретение // Патенты и лицензии. 2006. № 2. С. 23-31.
Свиридов Н. Л. Границы и ограничения по закону исключительного интеллектуального права. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009.
Черничкина Г. Н. Право преждепользования: правовые и практические аспекты. [Электронный ресурс] // Современное право. 2004. 111^: http://www.juristlib.ru/book_3593.html (дата обращения 25.01.2010).
7.
