CC BY
92УДК 347.772:347.65/.68
Стражевич Ю.Н., Босык О.И.
Strazhevich Yu.N., Bosyk O.I.
НАСЛЕДОВАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК
EXCLUSIVE RIGHT INHERITANCE FOR TRADEMARK
Авторы анализируют существующие нормативные акты и судебные разъяснения по вопросу наследования исключительного права на товарный знак.
The author analyzes existing regulations and judicial explanations on the inheritance of exclusive right to trademark.
Ключевые слова: результат интеллектуальной деятельности, товарный знак, исключительное право, наследование, регистрация перехода исключительного права.
Keywords: intellectual property, trademark, exclusive right, inheritance, registration of exclusive right transfer.
Сегодня только исключительные права на два средства индивидуализации могут стать объектом наследственных правоотношений - это исключительные права на товарный знак (знак обслуживания) (далее - ТЗ) и коммерческое обозначение.
Анализ положений гл. 76 ч. IV Гражданский кодекс РФ (далее - ГК РФ), к сожалению, не позволяет сделать какие-либо выводы о наследовании указанных средств индивидуализации. Несмотря на то, что ФЗ от 12.03.2014 № 35-Ф3 ч. 4 ГК РФ была дополнена нормами, конкретизирующими правила наследование интеллектуальных прав, они не касались ни товарного знака, ни коммерческого обозначения.
Пленум Верховного суда РФ (далее - ВС РФ) в постановлении от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее - ПП ВС РФ от 29.05.2012 № 9) выделил раздел «Наследование интеллектуальных прав», в котором имеются положения о наследовании исключительных прав на средства индивидуализации. В частности, анализ п. 83-84 ПП ВС РФ от 29.05.2012 № 9 позволяет нам определить несколько условий, выделяемых ВС РФ для рассмотрения исключительных прав на средства индивидуализации в качестве потенциального наследственного имущества.
Первое условие, которое вытекает из положений ПП ВС РФ от 29.05.2012 № 9, касается наследодателя. По мнению ВС РФ, наследодателем может быть лишь гражданин, обладающий на момент смерти статусом индивидуального предпринимателя.
Второе условие касается наследника как потенциального правообладателя исключительных прав на средства индивидуализации. По мнению ВС РФ, право получить исключительное право на средство индивидуализации путем наследования может только наследник-юридическое лицо или наследник-физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя на момент смерти наследодателя. Если таких наследников нет, то результат индивидуализации должен быть отчужден.
Первое условие, выдвигаемое ВС РФ, находит свое подтверждение в ГК РФ.
Так, согласно ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Правообладателем коммерческого обозначения, как прямо следует из ст. 1538 ГК РФ, может быть не просто гражданин, а индивидуальный предприниматель.
Стражевич Ю.Н., Босык О.И.
Наследование исключительного права на товарный знак
Второе условие - предъявляемое требование к специальной правосубъектности наследника в виде требования о том, что им может быть юридическое лицо либо гражданин, имеющий статус индивидуального предпринимателя, из положений ГК РФ прямо не вытекает.
ВС РФ указывает, что «принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на товарный знак и знак обслуживания (п. 1 ст. 1484 ГК РФ), унаследованное гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства» (п. 85 ПП ВС РФ от 29.05.2012 № 9).
Данная норма перекликается со ст. 1180 ГК РФ о наследовании вещей ограничено обо-ротоспособных, которая в свою очередь основывается на ст. 238 ГК РФ. Заметим, что в данной норме законодатель не разрешает лицу оставить ограничено оборотоспособную вещь, только в том случае, если он не получит разрешение на владение ею.
Возникает вопрос, не вступает ли в противоречие используемое ВС РФ толкование в отношении правого статуса наследника, претендующего на получение после смерти наследодателя исключительных прав на средство индивидуализации с конституционным правами - «недопущения ограничения прав граждан по признакам социальной принадлежности» (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ), «гарантия прав наследования» (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ), «лишение права собственности иначе как по решению суда недопустимо» (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ)?
Э.П. Гаврилов считает, что позиция ВС РФ «это логичное, верное и чрезвычайно справедливое толкование действующего законодательства», указывая, что «... по букве закона смерть этого предпринимателя подпадает под приведенную выше норму закона. Но поскольку приведенная выше норма закона, содержащаяся в п. 1 ст. 1514 ГК РФ, является несправедливой и нелогичной, постановление № 9 дало ей новое толкование, не соответствующее ее букве, но соответствующее ее духу» [1, с. 12].
В целом позиция законодателя ясна: правообладателем исключительного права на ТЗ могут быть только субъекты предпринимательской деятельности - юридические лица и индивидуальные предприниматели. Следовательно, как отмечается в судебной практике, институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие прекращения статуса индивидуального предпринимателя направлен на обеспечение интенсивного использования товарных знаков в гражданском обороте и предоставления исключительных прав на них тем субъектам, которые действительно заинтересованы в использовании подобных обозначений [9].
В то же время ВС РФ делает очень интересный вывод в отношении наследников, не являющихся предпринимателями на момент смерти правообладателя ТЗ, он отрицает с их стороны даже возможность наличия интереса к использованию ТЗ. Весь их интерес ВС РФ сводит только к вероятности получить имущественную выгоду от продажи права на ТЗ. Такая позиция ВС РФ вызывает недоумение.
Исследователи отмечают, что значение наследования заключается в возможности каждого человека, приобретшего в период жизни материальные блага, передать их наиболее близким для него в социальном аспекте людям. Указанная возможность соответствует тем представлениям о семье, дружбе, взаимоотношениях людей, которые веками сложились в нашем обществе. Поэтому предоставление возможности распорядиться материальными благами с помощью составления специального документа либо присоединения к существующим нормам закона должно рассматриваться как одна из высших ценностей справедливого общества [4, с. 6].
Таким образом, никто не будет отрицать, что институт наследования является традиционным средством, с одной стороны, обеспечивающим вопросы юридического регулирования имущественных прав, а с другой - социальной справедливости, позволяющей человеку передать, а его близким получить то, что было нажито им при жизни.
Также никто не будет отрицать имущественную ценность права на ТЗ. Исследователи говорят о ТЗ как об активе, который используется его владельцем в предпринимательской
деятельности с целью способствовать увеличению экономических преимуществ последнего, получению им прибыли. В.С Никулина отмечает, что товарный знак, в особенности приобретший известность и положительную репутацию, предлагает правообладателю ряд преимуществ на рынке, в этой связи желание последнего закрепить за собой такие преимущества представляется вполне естественным [5, с. 21].
Следовательно, если право на ТЗ это актив, который может приносить доход от его использования, и этот актив принадлежал определенному лицу, которое его создало, то на каком основании после смерти создателя актива его наследники лишаются благ от возможности его использования?
Именно поэтому мы не можем поддержать позицию ВС РФ, что только наличие у наследника статуса индивидуального предпринимателя на момент смерти дает ему право получить исключительное право на ТЗ в порядке наследования.
Заметим, что большинство авторов трактуют положения ВС РФ шире, чем они есть.
Так, Э.П. Гаврилов считает, что если наследник сам захочет владеть товарным знаком, то ему надо будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и направить в Роспатент соответствующее уведомление, а Роспатент обязан будет внести в госреестр соответствующие данные [1, с. 13].
Е.Ю. Городисская пишет о том же: «наследник или один из наследников, если в его планы входит продолжение бизнеса наследодателя, должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (если он таковым не является на день открытия наследства) до истечения года со дня открытия наследства» [3, с. 78].
Однако если следовать точному указанию ВС РФ, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя после смерти правообладателя ТЗ не является достаточным основанием для возникновения у наследника права на ТЗ.
Мы придерживаемся мнения, что законодателем должно быть предоставлено право наследнику самостоятельно решать вопрос правообладния исключительного права на ТЗ.
Наличие у него такого желания должно быть выражено в оформлении статуса индивидуального предпринимателя и последующем переоформлении права на ТЗ на свое имя.
Возникает вопрос о сроке, в течение которого наследник должен совершить указанные действия.
Полагаем, что поскольку получение статуса индивидуального предпринимателя является, по сути, аналогией разрешения на владение ТЗ, наследнику должен быть дан один год на то, чтобы решить вопрос о такой регистрации по аналогии со ст. 238 ГК РФ.
Сложнее с вопросом в отношении срока, в течение которого наследник должен переоформить права на ТЗ на свое имя. Согласно ст. 1232 ГК РФ переход исключительного права на ТЗ без договора подлежит государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливает Правительство РФ. При этом при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора такой переход считается несостоявшимся. Однако ни ГК РФ, ни утвержденные в соответствии с ним правила [6] не определяют срок, в течение которого лицо обязано подать заявление о государственной регистрации перехода исключительного права без договора. Суд по интеллектуальным правам толкует такое упущение в пользу правообладателя ТЗ. Так, в одном из дел встал вопрос о регистрации перехода права на ТЗ в результате реорганизации юридического лица. В своем решении суд указал, что поскольку конкретный срок не определен, то «при этих условиях Роспатент не доказал факт наличия обязанности правообладателя внести изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в установленный Правилами № 28 срок». Отсюда суд делает вывод о неправомерности досрочного прекращения правовой охраны ТЗ в связи с неподачей правопреемником правообладателя соответствующего заявления в указанный срок [8].
Стражевич Ю.Н., Босык О.И.
Наследование исключительного права на товарный знак
Конечно, данное решение касается особенностей перехода права на ТЗ в результате реорганизации. Однако реорганизация, как и наследование, является универсальным способом правопреемства, следовательно, можно предположить, что аналогичная позиция должна быть и в случае перехода исключительного права на ТЗ в результате наследования.
Таким образом, сегодня можно говорить о том, что пока нет нормативно закрепленных правил, касающихся точных указаний на то, какие действия и в какой срок должен совершить наследник лица, в состав наследства которого вошло исключительно право на ТЗ, его правовой статус правообладателя ТЗ остается неоднозначным.
При этом разъяснения ВС РФ не проясняют ситуацию, а еще больше ее запутывают, лишая наследников гарантированных им законом прав в виде имущественной выгоды, которую несет открытие наследства.
При наследовании ТЗ возникает также вопрос о защите прав на ТЗ наследником в течение периода отсутствия у него статуса правообладателя, так как отсутствует лицо, обладающее правосубъектностью для предъявления иска к нарушителю. Считаем, что в такой ситуации нужно применять положения ст. 1171, 1172, 1173 ГК РФ об охране и управлении наследством. Статья 1173 ГК РФ прямо закрепляет, что если в составе наследства имеются исключительные права, т.е. наследство, требующее не только охраны, но и управления, исполнитель завещания, а в случае его отсутствия нотариус в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом. В данной ситуации срок договора доверительного управления будет определяться сроком принятия наследства, а также тем правом, которое должно быть дано наследнику - правом на получение статуса индивидуального предпринимателя с целью стать правопреемником исключительного права на ТЗ.
Итак, если исходить из того, что в соответствии со ст. 1514 ГК РФ любое лицо может подать заявление о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ в связи с прекращением регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя в том числе и в результате его смерти, то для защиты прав наследников - будущих правообладателей исключительного права на ТЗ, на уполномоченный орган Роспатент должна быть возложена обязанность устанавливать возможность или невозможность регистрации исключительного права на ТЗ за наследниками умершего. И только в случае, если переход исключительного права на ТЗ к наследникам невозможен, Роспатент может прекращать правовую охрану ТЗ по основанию смерти гражданина-предпринимателя.
Полагаем также, что переход исключительного права на ТЗ в случае наследования должен происходить по правилам ст. 1241 ГК РФ, а изменения в реестр должны быть внесены в уведомительном порядке, т.е. подачи заявления о переходе прав в порядке универсального правопреемства.
Если лицо является единственным наследником и имеет статус индивидуального предпринимателя (это самая простая из возможных ситуаций), то после оформления свидетельства о праве на наследство ему необходимо обратиться в Роспатент с заявлением о регистрации перехода без договора исключительного права на товарный знак в порядке универсального правопреемства. Роспатент осуществляет эти действия в соответствии с п. 9.12.1 Административного регламента, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 г. № 321 [7].
Если же наследников несколько, то после получения свидетельства о праве на наследство они могут заключить соглашение о разделе имущества. Унаследованное право на доли/долю в праве на ТЗ может быть передано одному наследнику, зарегистрировавшемуся в качестве индивидуального предпринимателя. В случае, если наследники уклоняются от заключения соглашения о разделе имущества с заинтересованным в получении прав на ТЗ наследником, являющимся индивидуальным предпринимателем, у последнего должна быть возможность защитить свои права обращением в суд с исковыми требованиями о признании
за собой исключительного права на товарный знак с выплатой денежной компенсации другим наследникам по аналогии с положениями ст. 1169, 1178, 1182 ГК РФ, которые регламентируют порядок реализации преимущественного права одних наследников на получения конкретных вещей в наследстве перед другими [2, с. 46].
В том случае, если никто из наследников не имеет и не пожелал иметь статус индивидуального предпринимателя с целью оформления себя правообладателем исключительного права на ТЗ, то стоит согласиться с мнением ВС РФ, который считает, что в такой ситуации право на ТЗ должно быть отчуждено. В то же время возникают вопросы: что будет, если исключительное право на ТЗ в течение года, как этого требует ВС РФ, не будет отчуждено? Значит ли это, что данное исключительное право на ТЗ будет реализовано посредством публичных торгов? И кто правомочен этим заниматься? На эти вопросы ВС РФ ответа в своем постановлении не дает, не содержат его и нормативные акты Роспатента. Все это свидетельствует о том, что предстоит большая работа по исследованию возможности перехода исключительного права на ТЗ в результате наследования с целью дальнейшего законодательного закрепления выработанных правил.
Литература
1. Гаврилов Э. О наследовании интеллектуальных прав // Хозяйство и право. 2011. № 10. С. 45-56.
2. Гаврилов Э. П. Наследование интеллектуальных прав в свете Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 // Патенты и лицензии. 2012. № 9. С. 12-24.
3. Городисская Е. Ю. Наследование прав на товарный знак // Закон. 2014. № 5. С. 78-89.
4. Желонкин С. С., Ивашин Д. И. Наследственное право : учеб. пособие. М. : Юстицин-форм, 2014. 420 с.
5. Никулина В. С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. М. : Статут, 2015. 208 с.
6. О государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных : постановление Правительства РФ от 24.12.2008 № 1020 [Электронный ресурс]. URL: http:// http://base.co№sulta№tru/ co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=home;r№d=184768.37894816044718027.
7. Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретение, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации : приказ Минобрнауки РФ № 321 от 29.10.2008 [Электронный ресурс]. URL: http://http://base.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/ o№li№e.cgi?req=home;r№d=184768.37894816044718027.
8. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2015 № С01-1332/2014 по делу № СИП-270/2014 [Электронный ресурс]. URL: http:// http://base.co№sulta№t.ru/ co№s/cgi/o№li№exgi?req=home;r№d=184768.37894816044718027.
9. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2015 № С01-392/2015 по делу № СИП-907/2014 [Электронный ресурс]. URL: http://http://base.co№sulta№t.ru/ co№s/cgi/o№li№exgi?req=home;r№d=184768.37894816044718027.
