CC BY
485
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЛИЦЕНЗИОННЫМ ДОГОВОР: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ
Д.Г. КОРОВЯКОВСКИЙ,
кандидат юридических наук, доцент
Введение
Создать новую модель техники или ее промышленный образец — это только полдела. Нужно еще внедрить изобретение в производство. Но, к сожалению, нередко бывает, что у предприятия-изобретателя на это нет денег. Зато другая организация готова начать принципиально новое производство, однако у нее нет возможности для того, чтобы самостоятельно разработать новые технологии. Выход из этой ситуации есть: заключить лицензионный договор. На его основании владелец патента, не имеющий средств для внедрения изобретения, может «продать» его другому предприятию, готовому использовать новинку в своей работе. При этом право собственности на патент остается у его владельца, а не переходит к пользователю. Лицензионный договор является относительно новой разновидностью договорно-обязательственных отношений в России, а лицензионная торговля — новым, динамично развивающимся сектором отечественной экономики. На практике и в литературе лицензионными называются большинство соглашений о предоставлении права использования интеллектуальной собственности, включая «ноу-хау» и объекты авторских прав. Суть этих соглашений независимо от того, охраняется ли предмет соглашения патентным или авторским правом, или законодательством об обеспечении конфиденциальности («ноу-хау»), заключается в одном и том же: обладатель исключительных прав на объект интеллектуальной собственности предоставляет это право для использования третьим лицам. Существует мнение о том, что лицензионный договор не является самостоятельным видом договора, а лишь собирательным, включающим черты различных договоров: договора купли-продажи, аренды, найма, товарищества. Однако в настоящее время лицензионные договоры выделились в самостоятельную группу соглашений, обладающих своими особенностями.
В правомочия правообладателя входит не только возможность запрещения всем другим использовать товарный знак, но и возможность гарантировать какому-либо лицу не запрещать его использование на определенных условиях и на определенный срок. Такая гарантия дается в соответствии с лицензионным договором. Эту гарантию еще называют лицензией, или лицензионным соглашением.
По лицензионному договору (лицензионному соглашению) правообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого товарного знака в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), который принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.
При составлении лицензионного договора необходимо учитывать, что содержание лицензионных соглашений недостаточно регламентированы, они определяются общими нормами гражданского права. Вместе с тем данный договор должен иметь ряд условий, причем два из них считаются обязательными.
Договор должен предусматривать объект передачи и объем передаваемых прав (вид лицензии). Также в лицензионном соглашении необходимо указать его территориальное действие, срок, размер вознаграждения, а также права и обязанности сторон.
На основании ст. 26 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон № 3520-1)1 обязательными
1 Российская газета. 17.10.1992. № 228, изменения, внесенные Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован в Парламентской газете 16.12.2002 г.). Документ утрачивает силу с 1 января 2008 г. в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006 № 231-Ф3.
условиями считаются условия о качестве товаров, производимых правополучателем (лицензиат), и о контроле за качеством со стороны лица, предоставляющего право (лицензиар).
По объему предоставляемых прав лицензионные соглашения в основном сводятся к двум типам: договор о простой (неисключительной) лицензии и договор об исключительной лицензии. Простая лицензия предусматривает передачу права покупателю (лицензиату) использовать знак в установленных границах, сохраняя продавцу (лицензиару) право применять знак на той же территории или в тех же пределах. В соответствии с договором об исключительной лицензии лицензиар не вправе ни сам использовать знак в пределах, установленных соглашением, ни предоставлять его третьим лицам. В то же время лицензиат может выдавать сублицензии другим предприятиям на право пользования знаком, только если в договоре предусмотрено это условие. Различают также полные и частичные лицензии. Полной называется лицензия, по которой предоставляется право использования товарного знака на весь перечень товаров и услуг, для которых он зарегистрирован. Частичной называется лицензия, предоставляющая право пользования знаком только для части товаров и услуг из всего перечня, для которых охраняется знак.
За рубежом широко применяется так называемая «параллельная лицензия», основанная на передаче права использования хорошо известного товарного знака для товаров, не имеющих отношения к товарам, вместе с которыми знак приобрел широкую известность у потребителей. Многие владельцы популярных знаков, желая получить дополнительные финансовые и рекламные выгоды, передают по соглашению заинтересованным фирмам право использовать их на разнообразных товарах.
Территория, на которую распространяется действие лицензионного соглашения, не может быть шире, чем территория правовой охраны товарного знака. Правовая охрана товарного знака имеет территориальный характер. И если он охраняется на территории Российской Федерации, то лицензионное соглашение может быть заключено только для использования товарного знака в России. Безусловно, территория, на которой лицензиат вправе использовать знак по лицензии, может быть сужена.
Как известно, срок действия регистрации товарного знака равен 10 годам с даты регистрации, владелец имеет право продлить регистрацию каждый раз на 10 лет, поэтому срок действия лицензионного договора является важным моментом соглашения. Он может устанавливаться на период
более длительный, чем срок действия регистрации товарного знака при условии продления владельцем его регистрации. Также срок действия лицензионного соглашения может быть установлен только на срок действия регистрации товарного знака или на срок менее продолжительный, чем срок действия его регистрации.
Подробнее необходимо остановиться на двух обязательных условиях лицензионных соглашений, направленных на предоставление права пользования товарным знаком. Ими, как указывалось ранее, являются условия о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров, производимых лицензиаром, а контроль за соблюдением этого условия будет осуществлять сам лицензиар. Данное требование установлено для защиты прав как потребителя, так и владельца товарного знака.
Поскольку несоблюдение данного условия может подорвать авторитет товарного знака лицензиара, закон предоставляет лицензиару право контролировать выполнение данного требования, а в договоре, в свою очередь, должен быть регламентирован порядок его практического осуществления. Невключение в договор данных существенных условий препятствует его регистрации в патентном ведомстве. Следует также отметить, что хотя в Законе № 3520-1не установлены санкции за нарушение лицензиатом условий о качестве товара, в качестве санкций может последовать временное приостановление действия договора либо его досрочное прекращение. Могут применяться и меры материального характера.
Разрешение исключительного лицензиата третьим лицам использовать изобретение оформляется в виде сублицензионного договора. Такие договоры подлежат обязательной государственной регистрации в Роспатенте, без чего они считаются ничтожными.
Срок регистрации лицензионного договора (лицензионного соглашения) на товарный знак в Роспатенте (Федеральный институт промышленной собственности — ФИПС) установлен законодательством и составляет до двух месяцев с момента подачи заявления о регистрации. Но по нашей практике Роспатент (ФИПС) нередко затягивает сроки регистрации лицензионного договора (лицензионного соглашения) на товарный знак до 4 — 6 месяцев.
Государственная пошлина за регистрацию лицензионного договора (лицензионного соглашения) на товарный знак составляет 8 000 руб. + по 7 000 руб. за каждое свидетельство свыше одного (НДС не облагается)2.
2 Данные необходимо уточнять в Роспатенте.
- БУХГАЛТЕР И ЗАКОН
Лицензионный договор и его участники
По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) — предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или средства в установленных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанные в лицензионном договоре, не считаются предоставленными лицензиату.
Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ) не содержит понятия «лицензионный договор». Это понятие будет раскрываться в разделе VII ГК РФ, который вступит в действие с 1 января 2008 г. 3 Поэтому заключая его, надо руководствоваться следующими законами об использовании и охране объектов интеллектуальной собственности:
- Патентным законом РФ от 23.09.1992 № 3517-1 (далее — Патентный закон РФ) 4;
- Законом РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее -Закон № 3520-1)5;
- Законом РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее - Закон № 5351-1) 6;
- Законом РФ от 23.09.1992 № 3523-1 «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» (далее - Закон № 3523-1) 7.
Кто же может быть лицензиаром и лицензиатом? Передать право пользования на тот или иной объект интеллектуальной собственности может только его обладатель. Обычно лицензиар это:
- патентообладатель, если предмет лицензионного договора - изобретение, полезная модель, промышленный образец;
- владелец товарного знака, если в договоре идет речь о товарном знаке.
Приобрести лицензионное право, т. е. стать лицензиатом, могут любые организации или пред-
3 Парламентская газета. 21.12.2006. № 214-215, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ данный документ вступает в силу с 1 января 2008 г.
4 Российская газета. 14.10.1992. № 225.
5 Российская газета. 17.10.1992. № 228.
6 Российская газета. 03.08.1993. № 147.
7 Российская газета. 20.10.1992. № 229.
приниматели. Для этого достаточно их желания заключить лицензионный договор.
Необходимо обратить внимание на то, что гражданин, который не занимается предпринимательской деятельностью, может быть лицензиаром лишь в том случае, когда он является патентообладателем, так как владельцем товарного знака по закону могут быть только организации или индивидуальные предприниматели. При этом как лицензиарами, так и лицензиатами могут быть не только российские организации и граждане, но и иностранные.
Предмет лицензионного договора
Заключая любой договор, необходимо четко представлять себе его предмет. Гражданское законодательство требует, чтобы предмет договора был отражен в тексте договора четко и ясно. В данной категории договоров необходимо обязательно подробно описать полезную модель, промышленный образец или товарный знак, т. е. тот объект, право на использование которого предоставляется лицензиату. Чтобы описание было полным, к договору надо приложить схемы, чертежи, фотографии, макеты, рисунки или другие изображения «предмета». Эти материалы будут неотъемлемой частью лицензионного договора. В самом договоре обязательно нужно указать номер патента или, например, свидетельства на товарный знак.
Предметом лицензионного договора может быть:
- изобретение, т. е. определенное техническое решение теоретической задачи, при этом объектом изобретения являются устройства, способы, вещества. Изобретением также считается применение ранее известных устройств, способов, веществ кардинально иным способом (п. 1 и 2 ст. 4 Патентного закона РФ);
- полезная модель - это новое конструкторское решение, которое можно использовать в промышленности при изготовлении средств производства и предметов потребления, а также их составных частей (п. 1 ст. 5 Патентного закона РФ);
- промышленный образец - оригинально созданное изделие, при изготовлении которого использовалось принципиально новое художественно-конструкторское решение. Образец должен иметь эксклюзивный внешний вид (дизайн) (п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ). При этом необходимо, чтобы такое решение можно было использовать в промышленном производстве. Необходимо обратить внимание на то, что предоставить право пользования по лицензии можно только на те изобретения, полезные модели, промышленные образцы, которые защищены патентом;
— товарный знак — графическое обозначение, которое позволяет отличать товары и услуги одних организаций и предпринимателей от других однородных товаров и услуг. При этом товарный знак должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке (ст. 1 Закона № 3520-1). Приобретают, как правило, право на использование таких товарных марок, которые уже стали брэндами.
Но не на все товарные знаки можно передать право пользования. Так, другим лицам нельзя предоставить право на использование коллективного товарного знака (п. 2 ст. 20 Закона № 3520-1). Коллективный знак — это товарный знак не одного предприятия, а союза, хозяйственной ассоциации или любого другого добровольного объединения предприятий. И поэтому он обозначает все товары, которые выпускает или реализует этот союз.
Виды лицензионных договоров
Жесткой классификации лицензионных договоров не существует. Тем не менее по некоторым признакам их можно отнести к тому или иному типу. Лицензионные договоры делятся:
— по объему передаваемых прав;
— по тому, будет ли лицензия оплачиваться;
— по местонахождению участников договора;
— по добровольности передачи прав по лицензии. Необходимо отметить, что объем прав, которые передаются по договору, договоренность о платеже, местонахождение участников договора, а также срок его действия — это собственно и есть условия договора, а потому обязательно должны быть в него внесены.
Непосредственно в практике существуют следующие виды лицензионных договоров:
а) по объему передаваемых прав, — лицензионные договоры могут подразделяться на договоры:
— с исключительной лицензией, приобретая которую лицензиат получает полное право на использование искомого объекта — изобретения, товарного знака, селекционного достижения и т. д. В этом случае владелец интеллектуальной собственности в полном объеме предоставляет лицензиату все права пользователя без каких-либо ограничений на весь срок действия охранного документа. А лицензиар при этом лишается права заключать на аналогичных условиях договоры с третьими лицами. Однако за ним сохраняется право собственности на предмет лицензии, а также право на использование его в той части, которая не передалась лицензиату. Имея полную лицензию, лицензиат может в свою очередь предоставлять сублицензию;
— с неисключительной лицензией, которая дает право лицензиату пользоваться предметом ли-
цензии непосредственно самому. Поэтому лицензиар может дальше использовать этот объект на собственном производстве или предавать на него права неограниченному числу пользователей. По такому договору лицензиат может оформить сублицензию только с разрешения лицензиара. Следует учесть, что просто указать в договоре вид лицензии (исключительная, неисключительная) недостаточно. Составляя лицензионный договор, надо четко расписать, какие права на объект интеллектуальной собственности передаются, а какие — нет;
— с открытойлицензией, по которой лицензионный договор с открытой лицензией предоставляет возможность свободно пользоваться объектом интеллектуальной собственности любому лицу. Такой договор может заключить только патентообладатель, т. е. владелец патента на изобретение или промышленный образец. Чтобы заключить договор с открытой лицензией, патентообладатель должен подать в патентное ведомство заявление. Это заявление публикуется патентным ведомством для всеобщего ознакомления. Лицо, которое хочет использовать заявленный объект, может просто заключить с патентообладателем договор о платежах. Обычно патентообладатель пользуется открытой лицензией, так как это уменьшает его издержки. Согласно п. 3 ст. 13 Патентного закона РФ в этом случае пошлина на поддержание патента в силе снижается на 50 %. Снижение производится с года, следующего за годом, когда было опубликовано такое заявление патентным ведомством;
б) возмездные и безвозмездные:
— безвозмездные, как правило, бесплатно уступают имущественные права в том случае, когда лицензиат и лицензиар находятся в определенных финансово-экономических отношениях. Например, лицензиат может быть дочерним предприятием лицензиара;
— возмездными, при которых большинство лицензионных договоров являются платными. При этом оплачивать предоставление лицензии можно как в денежной форме, так и в натуральной. Платежи бывают нескольких типов. В частности, это паушальные, т. е. в виде разовой фиксированной денежной суммы, и роялти, т. е. периодические денежные платежи или натуральные выплаты, которые исчисляются в процентах от согласованной сторонами суммы или в фиксированной сумме за единицу продукции, а также комбинированные, когда платеж состоит из части паушальной суммы и роялти;
в) внутренние и международные (по местонахождению участников договора):
- внутренние, если участники лицензионного договора находятся на территории Российской Федерации;
- международные, если такой договор заключают представители и других стран, то тогда это уже международное лицензионное соглашение. В этом случае необходимо руководствоваться не только российским законодательством, но и нормами международного права;
г) добровольные и обязательные лицензии (добровольность передачи прав по лицензии):
- добровольные лицензионные договоры заключаются по желанию;
- обязательные лицензионные договоры. Патентным законом РФ предусмотрены основания, когда выдается обязательная, так называемая «принудительная» лицензия: патентообладатель не использовал или недостаточно использовал изобретение или промышленный образец в течение четырех лет, а полезную модель -в течение трех лет с момента выдачи патента; потенциальный лицензиат готов использовать запатентованный объект в производстве; патентообладатель отказался от заключения лицензионного договора, но при этом предварительная договоренность была достигнута; патентообладатель не смог доказать, что он не использовал или недостаточно использовал данный объект. Тогда в соответствии с п. 4 ст. 10 Патентного закона РФ любое лицо, желающее использовать запатентованный объект, может обратиться в Высшую патентную палату РФ с просьбой предоставить ему принудительную неисключительную лицензию. В случае ее предоставления Палата должна определить объем предоставленных прав, размеры, порядок платежей за лицензию, при этом цена лицензии не может быть ниже рыночной.
Права и обязанности участников лицензионного договора
Заключая любой лицензионный договор, стороны должны четко представлять права и обязанности друг друга. Прежде всего лицензиар должен предоставить лицензиату право на использование самого объекта интеллектуальной собственности в том объеме, который предусмотрен в договоре. При этом лицензиар обязан гарантировать лицензиату, что:
- передаваемые права изначально принадлежат лишь лицензиару, а не третьим лицам;
- лицензиат получит в полном объеме документацию, которая необходима для выпуска
продукции по лицензии. За достоверность сведений, указанных в такой документации, отвечает лицензиар.
Кроме того, стороны могут предусмотреть в договоре обязанность лицензиара оказывать практическую помощь лицензиату в освоении лицензионной продукции (а при необходимости - обеспечить предпродажное или послепродажное обслуживание продукции).
При заключении договора, по которому передается неисключительная лицензия, можно также оговорить следующее: если лицензиар решит в дальнейшем предоставить вторую, третью лицензии, то он обязуется первому лицензиату об этом предварительно сообщить.
Права лицензиара заключаются в следующем.
Он может:
- получать плату за предоставленные права пользования предметом лицензионного договора (если договор является возмездным);
- в одностороннем порядке расторгнуть договор, если лицензиат просрочил платеж;
- сохранить собственное производство продукции, на выпуск которой предоставлена лицензия (в том случае, когда оформляется исключительная лицензия).
Лицензиат обязан предоставить лицензиару гарантии в том, что он:
- своевременно и в полном объеме будет осуществлять платежи по договору;
- соблюдать все технологические условия и рекомендации лицензиара по использованию изобретения (полезной модели, промышленного образца);
- будет поддерживать качество выпускаемых товаров, на которые распространяется использование товарного знака, не ниже качества товаров самого лицензиара (ст. 26 Закона № 3520-1).
Если лицензионный товар будет ниже по качеству, чем аналогичный товар лицензиара, то он обязан запретить дальнейшее использование своего товарного знака.
Заключение и государственная регистрация договора
Инициатива заключить договор может исходить как от лицензиара, так и от лицензиата. Чаще всего инициатором выступает лицензиар, именно он в основном заинтересован в популяризации своего изобретения. Если патент принадлежит одному лицу, то тогда он самостоятельно решает, заключать ли ему лицензионный договор, а также с кем и какого вида. А как быть, если патент принадлежит нескольким лицам? В такой ситуации
каждое из этих лиц может самостоятельно использовать охраняемый объект интеллектуальной собственности по своему усмотрению. Однако при этом он не вправе предоставить на него лицензию третьим лицам (п. 1 ст. 10 Патентного закона РФ). При этом совладельцы могут заключить между собой соглашение и пользоваться лицензионным правом совместно. Лицензионный договор оформляется в письменном виде и подписывается лицензиаром и лицензиатом. В договоре можно предусмотреть любой срок его действия. Существует лишь одно ограничение: этот срок не должен превышать срок действия патента или лицензии.
В соответствии с п. 5 ст. 10 Патентного закона РФ договор о передаче исключительного права (уступке патента) подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без такой регистрации он считается недействительным. В Патентном законе РФ говорится о необходимости государственной регистрации, не делая однозначного выбора между явочной и проверочной процедурами. Роспатент выбрал проверочную процедуру. Это подтверждается Правилами государственной регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара от 29 апреля 2003 г. № 64, утвержденными приказом Роспатента (далее — Правила) 8.
Основная задача патентного законодательства (и Правила здесь не исключение) состоит в определении оптимальных условий для российских предпринимателей при использовании в хозяйственном обороте высоких технологий, основанных на отечественных запатентованных изобретениях, в создании в России цивилизованного рынка лицензий, стимулировании развития экономики на основе промышленного производства.
Все стороны, участвующие в процедуре регистрации (в первую очередь — лицензиар и лицензиат), заинтересованы в том, чтобы Правила позволяли однозначно регламентировать их права и обязанности при государственной регистрации. С одной стороны, это даст гарантии обоснован-
8 Российская газета. 03.06.2003 № 106, изменения, внесенные приказом Роспатента от 11.12.2003 № 163, вступили в силу с 1 января 2004 г. Полное название документа: приказ Роспатента от 29.04.2003 № 64 (ред. от 11.12.2003) «О правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных» (зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2003 № 4563).
ности, правомочности и легальности решений Роспатента, защитит от произвола и нормотворчества экспертизы, а с другой — сократит сроки процедуры. Некоторые нормы Правил нуждаются в уточнении и конкретизации.
Для регистрации договора в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности должны быть представлены следующие документы:
— заявление о регистрации договора, относящееся к одному договору, с указанием адреса для переписки;
— договор, листы которого должны быть прошиты, пронумерованы, и в них не должно быть подчисток, зачеркнутых слов или иных не оговоренных в них исправлений, или выписка из договора, содержащая его существенные условия и заверенная в установленном порядке, в трех экземплярах;
— документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию договора или регистрационного сбора в установленном размере;
—документ, подтверждающий правопреемство или право на наследование (в случае необходимости);
— доверенность, удостоверяющая полномочия представителя;
— иные документы, предусмотренные Правилами (в случае необходимости).
В случае отсутствия необходимых документов или нарушения требований к документам, представленным на регистрацию договора, или изменений, внесенных в зарегистрированный договор, лицу, подавшему заявление, направляется запрос с предложением представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности отсутствующие или исправленные документы и внести соответствующие изменения и дополнения в представленный договор.
В Правилах отсутствуют разъяснения таких ключевых понятий, как «один договор», «оговоренные исправления», «существенные условия»; не описана процедура внесения исправлений в текст договора при его оформлении и в связи с указаниями и замечаниями экспертизы. Порядок оформления заявления о государственной регистрации договора регулируется п. 20 Правил. Традиционно экспертиза Роспатента со ссылкой на п. 20 Правил требует, чтобы заявление о регистрации договора было подано от имени всех патентообладателей. В упомянутом пункте указано, что заявление подается патентообладателем или его представителем. При этом заявление подписывается всеми лицами, которым принадлежит патент, если их согласие предоставить лицензию или пе-
редать исключительное право (уступить патент) другому лицу не зафиксировано ни в каком другом представляемом документе. Но в соответствии с п. 6 Правил кроме заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности представляется договор, в котором должна быть выражена воля всех лиц договора, что подтверждается подписями полномочных представителей, скрепленными печатями. Таким образом, заявление в соответствии с п. 20 Правил может быть подписано любым лицом договора. Патентный закон регулирует все правоотношения, связанные с патентами Российской Федерации. Действие подзаконного акта - Правил - не может выходить за пределы положений федерального закона. В то же время Правила не ограничивают компетенцию Роспатента регистрацией лицензионных договоров, предметом которых является передача права или уступка только патентов РФ, поскольку российские лица имеют право заключать лицензионные договоры с иностранными физическими и юридическими лицами. Можно предположить, что Роспатент компетентен регистрировать любые лицензионные договоры, относящиеся к передаче права или к уступке охранных документов любой страны, если в соответствии с договором лицензионный платеж поступает в Россию или переводится из России. Только в этом случае может быть установлен контроль за оборотом денежных средств. Правила не могут предусматривать регистрацию лицензионного договора, если в соответствии с ним происходит передача права на использование зарубежных патентов, когда платежи осуществляются вне России. Они могут поступать при заключении лицензионного договора по поручению патентообладателя или по его доверенности. Патенты могут переуступаться. Права на патенты, созданные совладельцами при международном научно-техническом сотрудничестве, могут передаваться. Лицензионный договор может быть заключен по поручению второго совладельца только с первым совладельцем, который выступает как ведущая сторона при лицензировании в соответствии с дополнительно заключенным договором между совладельцами патентов. Если регистрации договора, по которому платежи из-за рубежа поступают в Россию, не требуется, то сможет ли в таком случае отечественный лицензиар доказать обслуживающему его российскому банку и налоговым органам свои права на получение лицензионных платежей? Ведь в банковском и налоговом законодательствах без каких-либо комментариев в качестве условия правомерного получения лицензионных платежей указана обязательность государственной регист-
рации любого лицензионного договора. Правила предусматривают регистрацию одного договора с уплатой одной пошлины. Однако нет разъяснения, что подразумевается под термином «один договор». Этот термин отсутствует в таких основополагающих нормативных актах, как Патентный закон РФ, Закон № 3520-1 и Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров (утверждено постановлением Совета Министров РФ от 12.08.1993 № 793)9. Таким образом, при составлении Правил Роспатент, по-видимому, вышел за границы своей компетенции, поскольку дополнил нормативные акты более высокого уровня, принятые законодательной и исполнительной властью Российской Федерации.
Даже в договоре на передачу права на использование одного патента Российской Федерации возможны условия, предусматривающие передачу в одних регионах России исключительного, а в других - неисключительного права. В случае лицензионного договора, предусматривающего передачу права на использование нескольких патентов и товарных знаков, возможны многочисленные варианты сочетаний передаваемых прав. В настоящее время обычаем делового оборота в про-мышленно развитых странах является оформление единого лицензионного договора, включающего передачу исключительных и неисключительных прав не только на патенты (полезные модели, промышленные образцы), но и на использование зарегистрированных товарных знаков и нормативно-технической документации, подпадающей под действие Закона РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее - Закон № 5351-1). Такие договоры регистрируются Роспатентом. В Правилах необходимо легально указать, каким образом при этом определяется количество уплачиваемых пошлин, поскольку упомянутое Положение не предусматривает каких-либо дополнительных пошлин при регистрации лицензионного договора в зависимости от объема передаваемых прав, территории или времени действия. Требуемое Правилами количество договоров (три экземпляра), направляемых на государственную регистрацию, относится к случаю, когда в качестве лицензиара и лицензиата
9 Собрание актов Президента и Правительства РФ, 23.08.1993, № 34, ст. 3182, изменения, внесенные постановлением Правительства РФ от 26.01.2007 № 50, вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликовано в Российской газете 02.02.2007).
выступают отечественные лица и передаются права только на патенты Российской Федерации. Если лицензионный договор относится к передаче прав на патенты Российской Федерации или зарубежные патенты иностранным лицензиатам, то, как правило, количество договоров соответствует суммарному количеству сторон договора. Также нет регламентации требований к представляемой выписке из договора. В соответствии с действующим законодательством о делопроизводстве выписка (копия части документа) должна воспроизводить полный текст решения по определенному вопросу. Юридическую силу выписка приобретает после того, как ее заверило должностное лицо организации или нотариус. Однако надо иметь в виду, что организации имеют право заверять только те документы, которые создаются в этих организациях, поэтому выписка из лицензионного договора должна заверяться нотариально.
Хотелось бы отметить, что, разрешая направлять на государственную регистрацию выписку, относящуюся к какому-то одному вопросу, Правила подтверждают, что существенными для государственной регистрации являются только условия договора, изложенные в этой выписке, а не договор в целом. Таким образом, в Правилах надо установить, какие разделы лицензионного договора вступают в силу сразу после его подписания, а какие — после их регистрации. Правила не содержат перечень существенных и регистрируемых условий договора. Практика показала, что при внесении изменений в зарегистрированный договор разные эксперты могут иметь различные представления о существенности одного и того же условия, особенно если это связано с возможностью истребования уплаты дополнительных пошлин. Очевидно, существенными являются те условия лицензионного договора, сведения о которых официально публикуются. Процедура государственной регистрации может значительно затянуться из-за необходимости внесения изменений и дополнений в представленный договор или сопроводительную документацию. Эти вопросы регулирует п. 16 Правил, который предусматривает возможность направления запроса лицу, подавшему заявление. В запросе предлагается представить в Роспатент отсутствующие или исправленные документы или внести соответствующие изменения и дополнения в данный договор либо соглашение о внесении изменений в зарегистрированный договор в течение двух месяцев с даты получения запроса. Надо иметь в виду, что двухмесячный срок может быть продлен вследствие уважительных причин (п. 17 Правил). Но и здесь существует неопределенность используемых понятий — в
Правилах отсутствует даже примерный перечень уважительных причин. Два месяца — срок достаточный для внесения исправлений в документацию в случае, если сторонами договора являются отечественные лица. Согласование изменений документации в договоре с иностранными фирмами может занять значительно больше времени. В Правилах отсутствует перечень существенных изменений и дополнений в представленный договор, внесение которых может быть затребовано Роспатентом. Нет таких разъяснений, но они необходимы. Вероятно, подобные изменения и дополнения могут вноситься только в сведения, публикуемые о договорах.
В соответствии с п. 6 Правил в документации, направленной на государственную регистрацию, не должно быть подчисток, зачеркнутых слов или других, не оговоренных в них исправлений, т. е. Правила предусматривают, что исправления в тексте документов, вносимые при их оформлении, могут быть, но они должны оговариваться. Однако Правила не регламентируют порядок внесения оговоренных исправлений. Можно предполагать, что поправки, вносимые при оформлении лицензионного договора, также могут быть разделены на существенные и несущественные. К существенным можно отнести такие, которые вносят изменения в публикуемые сведения о договоре, а к несущественным — описки, очевидные пропуски слов, орфографические ошибки, замеченные в ходе оформления. Вероятно, при внесении незначительного количества таких исправлений возможна их корректировка в самом тексте без его замены, но каждое исправление должно быть оговорено. Могут быть исправления по указанию экспертизы Роспатента. При этом их можно вносить путем представления заменяемых листов, как это принято при экспертизе заявок на выдачу патентов на изобретения и полезные модели. При большом количестве исправлений, очевидно, необходимо представить заново оформленный исправленный договор или дополнительные соглашения к нему. В идеале порядок внесения изменений в документацию должен регулироваться общероссийскими нормами.
В соответствии с пп. 11 и 12 Правил заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены на русском или другом языке. По-видимому, имеются в виду языки народов Российской Федерации. Правила предусматривают, что в этом случае обязательно приложение перевода документов на русский язык, подписанного лицом, которое представило перевод. Хотя Правила не указывают, но, очевидно, должен регистрироваться оригинал договора, подписанный сторонами,
поскольку только он имеет юридическую силу. С иностранными юридическими и физическими лицами договор обычно составляется на английском языке. Возможно составление двуязычного договора, например, на английском и русском языках. Но тем не менее юридическую силу, как правило, будет иметь только английский оригинал. Перевод договора, составленного на иностранном языке, должен осуществляться официальной организацией и удостоверяться нотариусом. При этом нужно учитывать, что перевод носит справочный характер, поскольку не имеет юридической силы самого договора. Особенно это важно при государственной регистрации международного лицензионного договора, исполняемого, как правило, на английском, немецком или французском языках, когда на регистрацию направляется единственный оригинальный экземпляр договора (и две его копии), который должен подписываться полномочными представителями сторон, а их подписи скрепляться печатями. С древнейших времен международные договоры составляются в количестве экземпляров, соответствующих числу договаривающихся сторон. При этом каждый экземпляр является «умноженным оригиналом», т. е. оригиналом, который составляется в нескольких экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Пункт 16 Правил содержит в качестве условия для продолжения делопроизводства двухмесячный срок предоставления ответов заявителем. Невыполнение этого условия сопровождается жесткими санкциями. В то же время п. 15 Правил предусматривает также двухмесячный срок для проверки комплектности документации и ее соответствия требованиям Правил. Никаких сроков направления ответа заявителям и никаких санкций в случае нарушения этого срока Правила не предусматривают.
Во многих случаях регистрируется лицензионный договор, содержащий уже устаревшие (не по вине заявителя) несущественные сведения, поскольку за время делопроизводства могут измениться, например, номера телефонов, почтовые индексы без изменения почтового адреса. Известно, что регулярно (1 - 2 раза в год) меняются банковские реквизиты, зафиксированные в первоначальном тексте договора. Можно и не упоминать о возможных изменениях названий улиц и даже городов. Вряд ли нужно оперативно вносить в текст договоров такие изменения, тем более что эта информация находится вне компетенции патентного законодательства. Подобные сведения не требуют регистрации и должны направляться в Роспатент.
Таким образом, можно сделать вывод, что лицензионный договор является гражданско-правовым, в соответствии с ГК РФ формулировка всех его условий находится только в компетенции его сторон. Поэтому необходим переход к заявительной процедуре государственной регистрации лицензионных договоров и исправлений к ним с уплатой соответствующих пошлин. При этом все претензии сторон договора друг к другу должны решаться в судебном порядке. В ряде европейских стран лицензионный договор вступает в силу после его подписания и не требует обязательной государственной регистрации. Создается парадоксальная ситуация: договор вступил за рубежом в силу сразу после его подписания, и лицензиат готов перечислить лицензионные платежи в Россию. Однако в нашей стране данный договор может не вступать в силу еще длительное время. При этом лицензиар не может получить платеж и заплатить полагающиеся налоги. Более того, хотя Роспатент в случае договора об уступке патента Российской Федерации зарубежному лицензиату не имеет права до государственной регистрации получать годовые платежи за поддержание патента в силе в долларах, а не в рублях (разница более чем десятикратная), он с удовольствием их берет. Несомненно, работа в соответствии с правилами, разъяснениями, инструкциями требует больших затрат труда.
Разрешение конфликтных ситуаций
В течение всего срока действия лицензионного договора и лицензиар, и лицензиат должны добросовестно исполнять принятые на себя обязательства и не нарушать интересы другой стороны. Но на практике нередко один из участников, а иногда и оба допускают нарушения условий договора. Ответственность за нарушение условий лицензионного договора стороны несут в соответствии с общими нормами гражданского законодательства. Так, п. 2 ст. 14 Патентного закона РФ предусмотрено, что патентообладатель вправе потребовать от лицензиата устранения любых допускаемых нарушений условий пользования патентом. Кроме того, лицензиат обязан в полном объеме возместить причиненные при этом владельцу патента убытки. Если участники лицензионного договора не смогут сами договориться, тогда им придется передать спор на рассмотрение в арбитражный суд. Отдельные споры участников лицензионного договора разбираются непосредственно в Высшей патентной палате. Так, в этом ведомстве рассматриваются споры, связанные с использованием товарного знака и последствиями его неиспользования. Туда же подают заявления о разрешении
конфликтов из-за платежей по открытой лицензии на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.
Авторский (лицензионный) договор
В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 23.09.1992 № 3523-1 «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» (далее — Закон № 3523-1) и Законом № 5351-1 программы для ЭВМ и базы данных являются объектами авторского права, что предопределяет режим их использования. Согласно ст. 30 и 33 Закона № 5351-1 имущественные права на объекты авторского права могут передаваться физическим и юридическим лицам только по авторскому договору о передаче исключительных прав, по авторскому договору о передаче неисключительных прав или по авторскому договору
заказа. В соответствии со ст. 11 Закона № 3523-1 имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных могут быть переданы полностью или частично другим физическим или юридическим лицам по договору, за исключением специально оговоренных законом случаев. В ранее действовавшем законодательстве РСФСР об авторском праве (раздел IV ГК РСФСР) понятию «авторский договор» соответствовало понятие «авторский лицензионный договор», а понятию «авторский договор заказа» в основном соответствовало понятие «авторский договор о передаче произведения для использования». По существу понятие «авторский договор» в смысле ст. 30 Закона № 5351-1 эквивалентно понятию «лицензионный договор» в смысле соответствующей статьи Патентного закона РФ.
Окончание следует
