CC BY
202009.03.038. ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАЩИТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛУ EBAY.
Prospective relief for patent infringement in a posr-EBAY world / Newcombe G.M., Ostrow J. E., King P. E., Rubin G. N. // N.Y. j. of law and business. - N.Y., 2008. - Vol.4, N 2 . - P. 549-577. - Mode of accesse: http ://www 1 .law.nyu.edu/j ournals/lawbusiness/issues/uploads/4-2/NYB204.pdf
Статья посвящена превентивным мерам защиты прав патентообладателей в США. Патентообладателю предоставляется два способа защиты нарушенного патента: возмещение убытков (как реакция на состоявшееся нарушение) и судебный запрет (как превентивная мера). Когда истец добивается постоянного запрета, применяется «тест четырех факторов»: 1) патентообладатель претерпел бы непоправимый ущерб в отсутствие постоянного судебного запрета; 2) средства правовой защиты, предусмотренные законом, являются недостаточными; 3) «баланс трудностей» складывается в пользу патентообладателя; 4) выдача постоянного судебного запрета соответствует (или не противоречит) общественным интересам.
Ранее для расчета убытков патентообладателя суды обращались к методам разумного лицензионного платежа, упущенной выгоды, расширенных убытков и редко предоставляли истцам защиту от текущих и будущих нарушений; решение Верховного cуда по делу EBAY, Inc. v. MercExchange радикально изменило эту ситуацию.
Спор возник из следующих оснований. Корпорация «Mer-cExchange LLC» («MercExchange»), не являющаяся конкурентом ответчика, приобрела несколько патентов, касающихся электронной торговли. 26 сентября 2001 г. «MercExchange» обвинила в нарушении этих патентов популярный онлайн аукционный дом EBAY и его дочернюю компанию. Суд счел, что ответчики умышленно нарушили патенты, и присудил истцу убытки в размере 35 млн. долл. Когда же впоследствии истец обратился за постоянным судебным запретом, чтобы предотвратить будущее нарушение, суд, применив «тест четырех факторов», отказал ему в этом способе защиты, приняв во внимание, в частности, то обстоятельство, что истец ранее намеревался заключить лицензионный договор, следовательно, возмещение убытков адекватно защитит его права. Обе стороны обжаловали решение, и апелляционная инстанция поддер-
жала истца, отметив, что, по общему правилу, если законность патента и факт его нарушения установлены, патентообладатель, если отсутствуют какие-либо «исключительные обстоятельства», вправе требовать судебного запрета. При этом не имеет значения, намеревался ли он использовать свою разработку сам или выдать кому-либо лицензию.
15 мая 2006 г. Верховный суд США единогласно отменил решение апелляционной инстанции, возвратив дело на новое рассмотрение, посчитав, что истец должен доказать обстоятельства согласно традиционному «тесту четырех факторов». При этом Верховный суд не согласился с судом первой инстанции в том, что отсутствие у истца намерения самостоятельно использовать запатентованную разработку - основание для отказа в выдаче постоянного запрета: некоторые патентообладатели, например университетские исследователи или изобретатели-одиночки, могут предпочесть выдавать лицензии на свои разработки, а не самостоятельно продвигать их на рынок, и при этом пройти «тест четырех факторов».
Однако анализ судебных решений, вынесенных впоследствии, позволяет сделать вывод о том, что патентообладателю, который конкурирует на рынке с нарушителем, скорее всего, удастся добиться вынесения в адрес нарушителя постоянного запрета, а патентообладателю-лицензиату - нет. После EBAY у патентообладателя, не конкурирующего с ответчиком, это получилось лишь дважды: в деле Sundance, Inc. v. «DeMonte Fabrication Ltd.» (2007) и «Commonwealth Scientific and Indus. Research Org. (CSIRO)» v. «Buffalo Tech., Inc.».
CSIRO получила патент на беспроводные сетевые технологии и обязалась перед организацией, контролирующей соблюдение стандартов в области связи, предоставлять на разумных и справедливых условиях лицензии, поскольку ее разработки были включены в несколько стандартов. После того, как ни один потенциальный лицензиат не откликнулся на предложение, CSIRO предъявила иск компании, продававшей сетевые карты, включающие соответствующие стандарты. Суд согласился с доводом истца о том, что ему грозит причинение непоправимого ущерба, поскольку никто не будет приобретать лицензии на его технологию в отсутствие судебного запрета.
С фактором непоправимого ущерба тесно связан второй фактор теста - недостаточность средств правовой защиты (так как непоправимый ущерб - это вред, который не может быть возмещен путем денежной компенсации). Однако в некоторых случаях суды делали выводы о неадекватности денежной компенсации вне связи с непоправимостью ущерба; например, в случае, когда нарушителем патента являлась компания-нерезидент, суд посчитал, что у истца могут возникнуть сложности с исполнением решения о возмещении убытков, а значит, возмещение убытков не будет адекватным средством защиты.
Что касается третьего фактора, то обычно суды устанавливали, что «баланс трудностей» складывается в пользу той стороны, в пользу которой говорят первые два фактора. Суд федерального округа дал районным судам некоторые ориентиры об оценке «баланса трудностей»: заслуживает внимания интерес патентообладателя в получении судебного запрета, чтобы положить конец нарушению его патента, но не интерес к выталкиванию нарушителя из бизнеса.
Непротиворечие общественным интересам (последний фактор теста) долгое время было единственным основанием для отказа в постоянном судебном запрете. Однако после EBAY не известно ни одного случая, чтобы суды отказывали в таком способе защиты только на основании этого фактора.
Как защитить патентные права в случае отказа в постоянном судебном запрете? До EBAY защититься от будущих нарушений патента можно было главным образом путем получения судебного запрета. После районным судам пришлось самим нащупывать пути защиты. Некоторые суды стали присуждать ответчиков к возмещению убытков за будущие нарушения. Суть этого подхода - в применении разумных роялти за состоявшиеся нарушения к будущим сделкам. Например, в решении по делу Voda v. Cordis (2006) суд обязал ответчика ежеквартально направлять истцу-патентообладателю отчеты о состоявшихся продажах, чтобы исчислить причитающиеся ему роялти по ставкам, установленным в этом решении.
Другие суды не делали ничего, чтобы защитить истцов от будущих нарушений, и патентообладателям приходилось каждый раз начинать новую тяжбу. Наконец, некоторые суды стали применять механизм принудительного лицензирования, который при определенном сходстве с механизмом возмещения будущих убытков име-
ет и некоторые отличия. В этом случае изменяется статус ответчика - из нарушителя он превращается в лицензиата. В остальных случаях субъект, продолжающий использовать чужие запатентованные разработки после того, как проиграл процесс, бесспорно, является умышленным нарушителем. Тем не менее ни один суд пока не сталкивался с вопросом о взыскании повышенных убытков за новые нарушения (в решении по делу Voda v. Cordis суд, учитывая, что ответчик действовал умышленно, увеличил убытки только за уже состоявшееся нарушение). Между тем именно перспектива присуждения за будущие нарушения к возмещению убытков, например, в тройном размере, может подтолкнуть ответчика к заключению лицензионного соглашения с патентообладателем или к отказу от несанкционированного использования разработки, а истца -к отказу от требования постоянного судебного запрета.
Таким образом, районные суды будут продолжать сталкиваться с задачей применения «теста четырех факторов» в патентных спорах. Сохранится ли тенденция присуждения к судебному запрету преимущественно ответчиков, являющихся горизонтальными конкурентами истцов, - неясно. Ключом к решению многих проблем является проведение судами четкой грани между такими способами защиты, как присуждение будущих (увеличенных) убытков и применение принудительной лицензии.
Н.Г. Удейкина, Е.Г. Афанасьева
