Судебная защита исключительных прав на полезные модели и изобретения Текст научной статьи по специальности «Право»

 Судебная защита исключительных прав на полезные модели и изобретения

И.С. Резникова руководитель Департамента защиты товарных знаков Федерального патентного бюро «ГАРДИУМ» консалтинговой группы WiseAdvice («ВайзЭдвайс», ранее -ГК «ИНТЕЛИС») (г. Москва)

Ирина Сергеевна Резникова, [email protected]

Стратегия ведения судебных споров о защите прав владельцев патентов на изобретение или полезную модель хоть и подчиняется общим правилам, но имеет свои особенности. При этом имеет место ряд ключевых моментов, которые объединяют такого рода судебные процессы.

Прежде всего любой правообладатель, сталкиваясь с нарушением его прав, при обращении в суд должен определить желаемый результат рассмотрения спора.

В принципе в существующем законодательстве имеется ограниченный перечень требований, заявляемых в судебном порядке правообладателем в целях защиты принадлежащих ему прав. В частности, в этот перечень включены следующие требования:

• запрет предлагать к продаже, продавать и осуществлять иные действия, связанные с введением в гражданский оборот контрафактных товаров;

• уничтожение спорных изделий за счет ответчика;

• взыскание убытков или компенсация.

При выборе между убытками и компенсацией необходимо определить наиболее эффективную меру гражданско-правовой ответственности.

В Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) статья 1406.1, нормы которой регулируют порядок взыскания компенсации за нарушение патента на изобре-

тение, полезную модель и промышленный образец, была включена относительно недавно. Положения указанной статьи действуют с 1 января 2015 года 1. Тем не менее до указанной даты рассматриваемый правовой институт действовал в отношении нарушения прав на товарный знак, поэтому к настоящему времени судебная практика сформировалась в достаточном объеме, чтобы с определенной степенью вероятности можно было прогнозировать результаты рассмотрения судебных дел о взыскании компенсации за нарушение патентных прав.

Для выяснения вопроса эффективности соответствующей меры необходимо отметить, что положения статьи 1406.1 ГК РФ допускают два варианта расчета компенсации:

1) в твердой денежной сумме (от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей -определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения);

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Из текста нормы следует одно очевидное преимущество компенсации перед

1 См. Федеральный закон от 12 марта 2014 года № 35-Ф3 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

убытков. Доказыванию в судебном процессе подлежит исключительно факт нарушения патентных прав, например, путем введения в оборот (предложения к продаже контрафактного товара). Этот вопрос неоднократно обсуждался в научном сообществе. Например, до вступления в силу нормы статьи 1406.1 ГК РФ состоялось заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, на котором было высказано суждение о праве суда просить у истца предоставить «какое-либо «обоснование» того, что ему причинен действиями ответчика вред, но нельзя требовать от истца «расчетов» или ставить размер компенсации в зависимость от предоставления таковых» 2. Тем не менее такое преимущество компенсации не означает, что ее размер может быть произвольным.

Так, Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 20 января 2014 года по делу № А57-9777/2012 указал на то, что «размер компенсации не может быть указан безотносительно к характеру и размеру (объему) неблагоприятных последствий правонарушения. Указанная санкция носит компенсационный характер и с очевидностью направлена на восстановление имущественных интересов пострадавшего от правонарушения лица, не может иметь целью обогащение последнего».

Вместе с тем на практике подобные высказывания вышестоящих судов приводят к значительному судейскому усмотрению в отношении размера присуждаемой суммы в обозначенном законом диапазоне. Как правило, сумма удовлетворенной компенсации не превышает 300-500 тысяч рублей 3.

Учитывая столь существенную неопределенность в установлении размера ком-

пенсации, ее преимущества по сравнению с взысканием убытков становятся не столь очевидным. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 ГК РФ убытки включают реальный ущерб (расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества) и упущенную выгоду (неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено).

В отличие от компенсации при рассмотрении исковых требований о взыскании убытков истец обязан доказать ряд обстоятельств, а не только факт правонарушения, в частности:

• противоправное поведение (нарушение обязательства);

• наличие убытков (их размер);

• наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением и возникшими убытками;

• наличие вины причинителя вреда (убытков).

Вместе с тем суд удовлетворяет требования в размере, который истец смог подтвердить документально, не снижая его по своему субъективному усмотрению. Как правило, правообладатели предъявляют к нарушителям требования о взыскании убытков в виде упущенной выгоды исходя из суммы неполученного лицензионного вознаграждения по аналогичным договорам 4.

Следующий ключевой вопрос для любого судебного процесса по защите патентных прав связан со сбором доказательств. Учитывая особенности споров о защите объектов исключительных прав, значительное внимание необходимо уделить фик-

2 См. Протокол № 5 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 5 сентября 2014 года.

3 См. постановления Первого арбитражного апелляционного суда от 9 ноября 2015 года по делу № А79-2550/2015, Третьего арбитражного апелляционного суда от 19 мая 2016 года по делу № А33-17982/2015 и от 20 апреля 2016 года по делу № А33-10040/2015.

4 См. определение Верховного Суда Российской Федерации от 7 октября 2016 года № 304-ЭС16-8563 по делу № А67-4475/2015.

сации факта приобретения изделия, при изготовлении которого, по мнению истца, использованы все признаки независимой формулы патента. Товар будет необходим для передачи его на последующую экспертизу. Следовательно, ни у суда, ни у эксперта не должно возникнуть сомнений в том, что спорное изделие приобретено именно у истца или им произведено.

В существующем законодательстве отсутствуют какие-либо требования к порядку оформления закупки спорного изделия. Вместе с тем в судебной практике сформировался подход, при котором товар для экспертизы приобретается с фиксацией этого обстоятельства нотариусом или представителем территориальной торгово-промышленной палаты. Однако в некоторых случаях приобретение изделия невозможно в силу разных причин, например в связи с высокой стоимостью оборудования как в случае с элементами заводских поточных линий, оборудования связи и т. д. В такой ситуации проведение экспертизы возможно по документам (технические паспорта, схемы, чертежи). В тех случаях когда ответчик отказывается предоставить соответствующие материалы для проведения экспертизы, они могут быть получены с помощью судебного запроса. Но истребование документов в судебном порядке возможно не только у ответчика. Как правило, сложное оборудование проходит систему сертификации, то есть документы могут быть получены из соответствующих сертификационных центров. Помимо указанных организаций, доказательственная база может быть сформирована в том числе посредством направления судебного запроса в территориальные органы Федеральной таможенной службы и другие организации, в чьи полномочия входят надзор и контроль за соответствующей отраслью экономики.

Помимо указанных способов получения материалов, интересным является способ,

обозначенный в статье 72 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (обеспечение доказательств судом). Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств.

Так, в 2014 году Суд по интеллектуальным правам рассмотрел дело № А45-7805/2013, при разрешении которого суды нижестоящих инстанций не применили указанную статью, несмотря на заявление со стороны истца 5. Суть дела заключалась в следующем. Индивидуальный предприниматель обратился в суд в связи с нарушением его прав использованием в изделиях ответчика (деревянные кии) патента истца. В целях фиксации факта реализации соответствующего товара ответчиком истец обратился в суд с заявлением об осмотре сайта. В удовлетворении заявления истцу было отказано. По мнению суда первой инстанции, истец фактически просил суд добыть доказательства в подтверждение заявленных требований, что к обязанностям суда не относится. Суд апелляционной инстанции согласился с этим выводом. Суд по интеллектуальным правам отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. Повторно рассматривая дело, Арбитражный суд Новосибирской области провел осмотр сайта, на котором были размещены фотографии соответствующей продукции и удовлетворил требования истца в полном объеме.

Однако в некоторых случаях даже помощь суда не позволяет компенсировать недостаток документов для судебной экспертизы. Например, ответчик отказывается представить необходимый документ даже по запросу суда, и у истца нет возможности получить его от иного лица. В этом случае для защиты прав истца можно использовать позицию Высшего Арбитражного

См. постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 апреля 2014 года по делу № А45-7805/2013.

5

Суда Российской Федерации, выраженную в деле № А56-1486/2010 6. В этом процессе суд сделал вывод о том, что нежелание ответчика представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения факта, на наличие которого аргументировано, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Но такой точки зрения придерживаются не только арбитражные суды, суды общей юрисдикции также применяют такую позицию.

Например, Московский городской суд при рассмотрении требований в деле № 33-104 назначил судебную экспертизу 7. Эксперт должен был ответить на вопросы об использовании при изготовлении изделия патента, принадлежащего истцу. Для выяснения этого вопроса эксперту необходимо определить наличие или отсутствие каждого признака независимой формулы патента в спорном изделии. Однако в рассматриваемом деле эксперту не хватило материалов для вывода о наличии или отсутствии ряда признаков в спорном изделии. Ответчик отказался представить необходимые документы. Суд истолковал возникшие сомнения в пользу истца и удовлетворил иск. Таким образом, и в судах общей юрисдикции поддерживается позиция о том, что отказ или уклонение стороны процесса от участия в установлении фактов, необходимых для разрешения спора, приводит к негативным для нее последствиям.

Следующим важным вопросом, часто возникающим в судебной практике, является интерпретация судом противоположных выводов судебной экспертизы. Проблема актуальна для случаев, когда суд решил назначить одновременно две судебные экспертизы. Как правило, в подобной си-

туации назначается повторная экспертиза 8. Однако некоторые суды оценивают выводы экспертизы с применением законов формальной логики. Например, в деле № А40-156272/2013 9 эксперты разошлись во мнении относительно наличия в спорном изделии (лекарстве) такого признака независимой формулы патента, как «оптическая чистота». Не имея соответствующих специальных знаний, суд тем не менее сделал вывод об отсутствии соответствующего признака формулы и в удовлетворении иска отказал. Рассуждения суда сводились к тому, что «уровень оптической чистоты» более 99,8 процента соответствует признаку новизны и изобретательскому уровню, поскольку на изобретение выдан патент. В спорном изделии уровень оптической чистоты соответствует 99,46-99,58 процента. Если бы технический результат был равен в обоих случаях, то решение не было бы запатентовано в качестве изобретения, так как в нем не достигался бы изобретательский уровень.

Безусловно, перечень рассмотренных приемов не является исчерпывающим. Но, несмотря на неопределенность некоторых аспектов доказывания факта нарушения патентных прав, можно сделать однозначный вывод о том, что в судебной практике выработано достаточно подходов для формирования успешной стратегии ведения споров о защите патентных прав.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ.

3. Арбитражный процессуальный кодекс

6 См. постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 марта 2012 года № 12505/11.

7 См. постановление Московского городского суда от 18 февраля 2015 года по делу № 33-104.

8 См. постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 апреля 2016 года по делу № А56-69922/2013.

9 См. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 ноября 2014 года по делу № А40-156272/2013.

Российской Федерации : Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ.

4. О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ.

5. Протокол № 5 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 5 сентября 2014 года.

6. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 января 2014 года по делу № А57-9777/2012.

7. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 9 ноября 2015 года по делу № А79-2550/2015.

8. Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 19 мая 2016 года по делу № А33-17982/2015.

9. Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 20 апреля 2016 года по делу № А33-10040/2015.

10. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 7 октября 2016 года № 304-ЭС16-8563 по делу № А67-4475/2015.

11. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 апреля 2014 года по делу № А45-7805/2013.

12. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 марта 2012 года № 12505/11.

13. Постановление Московского городского суда от 18 февраля 2015 года по делу № 33-104.

14. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 апреля 2016 года по делу № А56-69922/2013.

15. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 ноября 2014 года по делу № А40-156272/2013.

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа права «СТАТУТ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Телефон: (499) 956-08-65 http://www.statut.ru/ Е-таМ: [email protected]

Место проведения: Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте РФ (РАНХиГС), г. Москва

30.08

Научно-практическая конференция «ВОПРОСЫ ЧАСТНОГО ПРАВА: обеспечение единообразия практики как гарантия правовой определён ности »

12-15.09

РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ: комментарий изменений гражданского законодательства

18-22.09

БАНКРОТСТВО ОРГАНИЗАЦИИ и ГРАЖДАН: комментарий новелл законодательства и анализ судебной практики

18-22.09

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО: РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ И АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

21-22.09

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: реформа законодательства и принципы регистрационной системы

25-29.09

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

25-26.09

ИНТЕРНЕТ: защита интеллектуальной собственности и иных прав

25-29.09

ДОГОВОРНОЕ ПРАВО: реформа Гражданского кодекса РФ и актуальные вопросы судебной практики