CC BY
87
Средства индивидуализации и патенты -выявление рисков утраты и пути их снижения в условиях действия части 4 Г ражданского кодекса Российской Федерации
А.Д. Кудаков
патентный поверенный, управляющий партнер патентной коллегии «Кудаков и Партнеры»* (г. Москва), кандидат юридических наук, кандидат физикоматематических наук Е.А. Кудакова
бакалавр (МЭО МГИМО), эксперт международной группы патентной коллегии «Кудаков и Партнеры» (г. Москва)
Введение
Потребность в оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности (ИС) в России возрастает с развитием рынка. Если раньше основными потребителями услуг оценщиков интеллектуальной собственности были организации, участвующие в процессе приватизации, то сейчас, в условиях инновационной направленности развития российской экономики, круг потребителей значительно расширился. Растет рынок слияний и поглощений. Приобретение бизнеса, в том числе и с инвестиционными целями, становится в России повседневной
практикой. Однако сложные расчеты и различные подходы, используемые при оценке стоимости нематериальных активов, а также остаточного срока их полезного использования, зачастую приводят к неверному результату, поскольку проводятся без учета рисков утраты права на нематериальный актив. Своевременное выявление таких рисков покупателем может значительно снизить окончательную стоимость актива, а продавец может предпринять действия по минимизации рисков.
В таблице 1 приведены данные о числе действующих объектов интеллектуальной собственности, охрана которых предусмот-
Таблица 1
Количество действующих в Российской Федерации объектов интеллектуальной собственности
Объект интеллектуальной собственности Год
2005 2006 2007
Фирменные наименования 2 240 000 2 800 000 3 360 000
Товарные знаки без учета международных 186 352 197 055 207 562
Патенты на изобретения 123 089 123 882 129 910
Патенты на полезные модели 28 364 33 033 35 082
Патенты на промышленные образцы 12 646 14 621 15 729
* Информацию о деятельности компании см. на с. 26
рена частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).
Причиной ошибок обычно является то, что область интеллектуального права достаточно сложная для экономистов, занимающихся такими оценками. У юристов широкого профиля, каковыми является большинство корпоративных юристов, представляющих заказчика оценки, часто также отсутствует необходимая квалификация. Больше всего
о различных видах рисков утраты интеллектуальной собственности знают активно работающие в Палате по патентным спорам и в судах патентные поверенные, которым, однако, просто некогда заниматься вопросами оценки. Профессионально этим вопросом также занимаются рейдеры, которые внимательно изучают законодательство с целью выявления различных возможностей перехвата прав на объекты интеллектуальной собственности, но, очевидно, делиться информацией с потенциальными жертвами они не станут.
Назначение настоящей статьи - обратить внимание оценщиков интеллектуальной собственности, а также владельцев и покупателей бизнеса на существующие риски прекращения права собственности на нематериальные активы, поскольку эти риски могут существенно влиять на оценку актива и самого предприятия.
Выявление рисков утраты средства индивидуализации Фирменное наименование
До недавнего времени вопросы охраны фирменных наименований регулировались в разных законах, в том числе в Положении о фирме, утвержденном постановлением ЦИК и СНК СССР еще 22 июня 1927 года. После принятия части 4 ГК РФ, которая вступила в силу 1 января 2008 года, в кодексе появился раздел, специально посвященный регулированию в области фирменных наименований.
В части 4 ГК РФ сформулирован совершенно новый подход к охране фирменных наименований. Если раньше, в статье 54 ГК РФ, было запрещено использование только чужого фирменного наименования,
которое суды трактовали как недопустимость именно полного тождества фирменных наименований с учетом организационно-правовой формы юридического лица (например письмо от 29 мая 1992 года № С-13/ОПИ-122 «Об отдельных решениях совещаний по арбитражной практике» [1], в котором Высший Арбитражный Суд Российской Федерации дал разъяснение, что при различной организационно-правовой форме организаций фирменные наименования не являются тождественными и требование об изменении своего наименования ответчиком не должно удовлетворяться), то в пункте 3 статьи 1474 части 4 ГК РФ введено положение о недопустимости использования сходного до степени смешения фирменного наименования:
«Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица».
Кроме того, появились новые основания для прекращения права на фирменное наименование, которое статья 1252 ГК РФ уравняла с другими средствами индивидуализации, сформулировав единый подход к этому вопросу, который ранее не был полностью урегулирован:
«6. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным пре-
доставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения».
Все эти нововведения означают, что при покупке предприятия покупатель в первую очередь должен решить для себя, представляет ли для него какую-либо ценность фирменное наименование предприятия. При положительном ответе на этот вопрос ему до приобретения следует провести проверку на возможность возникновения запрета на использование фирменного наименования приобретаемого предприятия. В случае отрицательного ответа на этот вопрос такая проверка может быть произведена уже после покупки предприятия. Однако откладывать проверку надолго не рекомендуется, поскольку пункт 4 статьи 1474 ГК РФ предусматривает возмещения убытков правообладателю, чьи права были нарушены.
Известно, что сходство фирменных наименований при регистрации предприятий не проверялось ранее и не проверяется сейчас. При этом фирменные наименования не сравниваются и с зарегистрированными товарными знаками.
В условиях действия нового законодательства такая проверка становится жизненной необходимостью не только при продаже предприятия, но и для владельца или руководителя любой организации, в том числе на этапе выбора фирменного наименования для вновь создаваемого предприятия. Действительно, в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) России зарегистрировано, например, более 3 900 записей об организациях, в названии которых присутствует слово «БЕРЁЗКА». Только подробный анализ может показать, какие из этих фирменных наименований являются сходными до степени смешения [2].
В настоящее время проверку на тождество и сходство с товарными знаками осуществляют патентные поверенные и патентоведы. Проверка фирменных наименований пока предлагается крайне редко, очевидно в связи с отсутствием выработанных практикой критериев определения сходства
фирменных наименований. Но это не делает такую проверку менее необходимой.
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Учредителю нового предприятия перед регистрацией предприятия следует:
1) провести поиск на тождество и сходство предполагаемого фирменного наименования предприятия среди зарегистрированных ранее товарных знаков и поданных на регистрацию заявок;
2) провести поиск на тождество и сходство предполагаемого фирменного наименования предприятия среди фирменных наименований, включенных в ЕГРЮЛ;
3) в случае обнаружения тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков или фирменных наименований следует изменить наименование предприятия на наименование, право на которое не может быть оспорено по этим основаниям;
4) после регистрации рекомендуется повторить действия, указанные в пунктах 1 и 2.
Владельцу бизнеса с целью увеличения его капитализации перед продажей следует:
1) провести поиск на тождество и сходство фирменного наименования предприятия, если этого не было сделано после регистрации предприятия;
2) провести поиск на тождество и сходство фирменного наименования предприятия и фирменных наименований, включенных в ЕГРЮЛ раньше него, если этого не было сделано после регистрации предприятия;
3) в случае обнаружения тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков или фирменных наименований, обладающих более ранним приоритетом, следует изменить наименование предприятия на наименование, право на которое не может быть оспорено по этим основаниям.
Покупателю предприятия с целью достоверной оценки его стоимости перед покупкой следует:
1) провести поиск на тождество и сходство фирменного наименования приобретаемого предприятия и зарегистрированных ранее товарных знаков;
2) провести поиск на тождество и сходство фирменного наименования приобретаемого предприятия и фирменных наименований, включенных в ЕГРЮЛ раньше него;
3) в случае обнаружения тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков или фирменных наименований следует учесть это при оценке стоимости покупки, подготовить варианты изменения наименования предприятия сразу после покупки предприятия на наименование, право на которое не может быть оспорено по этим основаниям.
Товарные знаки
Товарные знаки являются наиболее ценным нематериальными активами предприятия, поэтому риск утраты права на него или переход этого права к конкуренту может привести к полной потере бизнеса.
Возможность оспаривания и признания недействительной его охраны предусмотрена статьей 1512 части 4 ГК РФ. Рассмотрим наиболее важные для нашего случая основания:
«2. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:
1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;
2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса;
3) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 настоящего Кодекса;
6) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке зло-
употреблением правом либо недобросовестной конкуренцией...».
Упоминаемые в цитате пункты 1-5 статьи 1483 ГК РФ относятся к так называемым абсолютным основаниям отказа в регистрации товарного знака, а пункты 6 и 7 этой же статьи определяют невозможность регистрации обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с уже поданными заявками на регистрацию товарных знаков и наименований мест происхождения товаров. Выполнение требований пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ при проведении экспертизы заявленного обозначения проверяется Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) в соответствии со статьей 1499 ГК РФ.
В этой статье есть ряд других оснований для отказа в регистрации товарного знака, в частности пункты 8 и 9.
«8. Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
9. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:
1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
2) имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;
3) промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака».
Выполнение требований пунктов 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ в ходе проведения экспертизы не проверяется, и в этом таится значительная опасность для правообладателя, которая с вводом в действие части 4 ГК РФ существенно возросла.
Действительно, в части 4 ГК РФ введено положение о необходимости сравнения товарного знака с фирменными наименованиями не только на тождество, как это было ранее, но и на сходство до степени смешения. Появились новые объекты, существование которых также может служить основанием для оспаривания регистрации товарного знака. Это коммерческие обозначения и доменные имена. При их тождественности поданному на регистрацию обозначению и в случае, если права на них получены до даты подачи заявки, произведенная регистрация может быть оспорена. В связи с этим правообладателю с целью повышения ценности знака и покупателю знака с целью исключения рисков потери права необходимо провести проверку передаваемого товарного знака на соответствие этим требованиям кодекса.
Еще одной опасностью для правообладателя может стать неурегулированность отношений с автором изображения, регистрируемого в качестве товарного знака. Приобретая товарный знак, чтобы избежать возможных проблем с автором изображения, следует истребовать у правообладателя документы, подтверждающие возникновение у него исключительного авторского права на изображение, зарегистрированное в дальнейшем в качестве товарного знака. Если такие документы отсутствуют или оформлены неправильно, право на регистрацию товарного знака может быть оспорено автором изображения. Как показыва-
ет практика, эту опасность недооценивают почти все покупатели товарных знаков и правообладатели. Участившиеся в настоящее время судебные разбирательства по этому основанию позволяют предположить, что скоро использование такого основания станет признанным методом борьбы с конкурентами, которая продолжает обостряться [3].
Еще одним основанием для признания регистрации недействительной является статья 1478 ГК РФ, в которой указано: «Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель».
И если правоспособность юридического лица при подаче заявки не вызывает сомнений, то в случае, когда товарный знак продается от имени индивидуального предпринимателя, очень важно убедиться, что на дату подачи заявки и регистрации товарного знака он являлся зарегистрированным предпринимателем в установленном порядке, поскольку в соответствии со статьей 1478 ГК РФ владеть товарным знаком может только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. При экспертизе факт регистрации предпринимателя не проверяется.
При покупке товарного знака необходимо провести его комплексную проверку, иначе приобретенный товарный знак может быть утрачен неожиданно для правообладателя. Право на товарный знак может быть утрачено не только в случае неправомерной регистрации, но и при неиспользовании правообладателем принадлежащего ему товарного знака непрерывно в течение трех лет с момента регистрации его в Роспатенте, что предусмотрено пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ:
«1. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования мо-
жет быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался».
Число заявлений в Палату по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с непрерывным неиспользованием стабильно высокое. Так, если в 1999 году таких заявлений было подано 197, то в 2003
году - 1 030, а в 2006 - 1 076. Эти заявления стали испытанным средством ликвидации неиспользуемых знаков, которые тем не менее препятствуют регистрации новых товарных знаков, а также серьезным оружием конкурентнов, что становится особенно очевидно, если обратить внимание на результаты рассмотрения таких заявлений в Палате по патентным спорам, представленные в отчете Роспатента за 2006 год [4] (табл. 2).
Таблица 2
Количество рассмотренных заявлений о неиспользовании товарного знака
Вид решения Год
2004 2005 2006 2007
Удовлетворено частично 217 172 256 253
Удовлетворено полностью 331 317 334 436
Не удовлетворено 43 22 25 38
За рубежом давно осознали важность защиты товарных знаков от такого рода посягательств, а в англо-русском маркетинговом словаре даже есть специальный термин trademark file, который переводится как досье товарного знака. Это досье должно содержать комплект документов, которые в случае необходимости гарантированно покажут, что товарный знак использовался надлежащим образом. Заблаговременная подготовка гарантирует, что если знак придется защищать в спешном порядке, то ничего не будет упущено, а необходимые для защиты документы не будут случайно уничтожены до момента, когда они понадобятся. Сбор документов для досье товарного знака нужно начинать не позднее 2,5 года с момента регистрации товарного знака, поскольку через 3 года с этого момента уже может быть подано заявление о досрочном прекращении его правовой охраны. При купле-продаже товарного знака наличие такого досье очень важно как для покупателя, так и для продавца знака. Если покупатель приобретает знак, который никогда не использовался, ему желательно заранее осуществить все приготовления
к его использованию, чтобы не терять времени после регистрации договора уступки знака.
Не лишним считаем напомнить, что договор уступки знака или в соответствии с терминологией, использованной в ГК РФ, договор отчуждения права становится действительным только после регистрации его Роспатентом. А регистрации такого договора может помешать множество причин, в том числе, например, лицензионные договоры. В связи с этим следует очень внимательно относиться не только к составлению договора (желательно перед подписанием провести его экспертизу у специалистов), но и к наличию лицензионных договоров или других обременений, сведения о которых должны содержаться в выписке из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
С целью своевременной минимизации рисков утраты права на вновь создаваемый товарный знак подателю заявки на регистрацию товарного знака следует:
1) осуществить проверку полноты и соответствия законодательству комплекта документов, сопровождающих создание товарного знака, в том числе регулирующих переход исключительного права на использование созданного изображения как объекта авторского права;
2) провести поиск на тождество и сходство заявляемого обозначения среди зарегистрированных ранее товарных знаков и поданных на регистрацию заявок;
3) провести поиск на тождество и сходство словесной части заявляемого обозначения среди фирменных наименований, включенных в ЕГРЮЛ ранее;
4) провести поиск на тождество словес-н ой части заявляем ого обозначен ия среди доменных имен, зарегистрированных на территории Российской Федерации ранее;
5) провести поиск на тождество словес-н ой части заявляем ого обозначен ия среди коммерческих обозначений, представленных в Интернете;
6) в случае обнаружения тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков, фирменных наименований, тождественных доменных наименований или коммерческих обозначений, следует изменить заявляемое обозначение на обозначение, право на которое не может быть оспорено по этим основаниям;
7) повторить действия, указанные в пунктах 2-5, после подачи заявки на регистрацию товарного знака и установления даты приоритета.
Владельцу товарного знака с целью увеличения стоимости его оценки перед продажей следует:
1) подготовить выписку из государственного реестра товарных знаков и комплект документов, подтверждающих исключительное право на товарный знак, в том числе переход к правообладателю исключительного права на использование изображения от его автора, а также все договоры, на основании которых осуществлялись передача права на товарный знак и его использование (лицензионные договоры) во время действия регистрации;
2) в случае использования товарного знака в гражданском обороте подготовить
комплект документов, подтверждающих это, - досье товарного знака;
3) провести поиск на тождество и сходство словесной части товарного знака среди фирменных наименований, включенных в ЕГРЮЛ;
4) провести поиск на тождество словесной части товарного знака среди доменных имен, зарегистрированных на территории Российской Федерации;
5) провести поиск на тождество словесной части товарного знака среди коммерческих обозначений, представленных в Интернете;
6) в случае обнаружения нарушителей исключительных прав на товарный знак правообладателя разослать письма с предупреждением о недопустимости продолжения нарушения и немедленном его прекращении;
7) в случае обнаружения тождественных или сходных до степени смешения фирменных наименований, тождественных доменных наименований или коммерческих обозначений, права на которые возникли ранее даты приоритета товарного знака, следует воздержаться от продажи знака или попытаться урегулировать отношения с лицами, обладающими более ранними правами, и обязательно оговорить все эти риски в договоре уступки знака, если уступка будет производиться.
Покупателю товарного знака с целью достоверной оценки его стоимости и минимизации риска утраты права на приобретенный товарный знак перед покупкой следует:
1) проверить соответствие сведений государственного реестра товарных знаков и предоставляемых продавцом документов, подтверждающих право на товарный знак, в том числе переход к правообладателю исключительного права на использование изображения от его автора, а также все договоры, на основании которых осуществлялись передача права на товарный знак и его использование (лицензионные договоры) во время действия регистрации;
2) в случае использования правообладателем или лицензиатами товарного знака в гражданском обороте затребовать у правообладателя комплект документов, подтверж-
дающих его использование - досье товарного знака, - и провести его экспертизу;
3) провести поиск на тождество и сходство словесной части товарного знака среди фирменных наименований, включенных в ЕГРЮЛ, если это не сделано продавцом или имеются обоснованные сомнения в достоверности результатов поиска;
4) провести поиск на тождество словесной части товарного знака среди доменных имен, зарегистрированных на территории Российской Федерации, если это не сделано продавцом или имеются обоснованные сомнения в достоверности результатов поиска;
5) провести поиск на тождество словесной части товарного знака среди коммерческих обозначений, представленных в Интернете, если это не сделано продавцом или имеются обоснованные сомнения в достоверности результатов поиска;
6) в случае обнаружения тождественных или сходных до степени смешения фирменных наименований, тождественных доменных наименований или коммерческих обозначений, права на которые возникли ранее даты приоритета товарного знака, следует воздержаться от покупки знака или оговорить все эти риски в договоре уступки знака, если уступка будет производиться;
7) в случае отсутствия доказательств использования правообладателем или его лицензиатами товарного знака в гражданском обороте осуществить оптимизацию (сокращение) перечня товаров и услуг приобретаемого товарного знака и подготовку к незамедлительному использованию его непосредственно после приобретения прав на товарный знак, а также подготовку комплекта документов, доказывающих это использование, - досье товарного знака.
Владельцу товарного знака в период действия регистрации товарного знака с целью увеличения его капитализации следует:
1)в случае использования товарного знака в гражданском обороте собирать документы, подтверждающие это использование в отношении каждого товара или услуги, указанной в перечне знака, - досье товарного знака;
2) ежегодно проводить поиск на тождество и сходство заявляемого обозначения среди вновь зарегистрированных товарных знаков и поданных на регистрацию заявок;
3) ежегодно проводить поиск на тождество и сходство словесной части товарного знака среди фирменных наименований, включенных в ЕГРЮЛ;
4) ежегодно проводить поиск на тождество словесной части товарного знака среди доменных имен, зарегистрированных на территории Российской Федерации;
5) ежегодно проводить поиск на тождество словесной части товарного знака среди коммерческих обозначений, представленных в Интернете;
6) в случае обнаружения нарушителей исключительных прав на товарный знак правообладателя разослать письма с предупреждением о недопустимости продолжения нарушения и немедленном его прекращении;
7) в случае обнаружения тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков или поданных заявок на регистрацию товарных знаков предпринять меры по оспариванию таких регистраций, поскольку эти действия могут быть первыми шагами конкурентов по пути аннулирования или досрочного прекращения действия регистрации товарного знака правообладателя. Если результаты поиска показали, что заявки поданы в отношении товаров и услуг, для которых знак не используется правообладателем, то необходимо срочно начать использование товарного знака именно в отношении этих товаров и услуг для пополнения досье товарного знака.
Патенты
Общепризнанно, что в наше время в борьбе с конкурентами побеждает тот, чья деятельность является непрерывным инновационным процессом. Это относится как к отдельным организациям, так и к целым государствам. Во всем мире патент рассматривается также в качестве дополнительных гарантий при рассмотрении вопроса о предоставлении инвестиций. Вот почему при подготовке предприятия к продаже его владельцы заинтересованы в том,
чтобы составляющая патентов в нематериальных активах была больше. Однако наличие патента у правообладателя еще не означает, что этот патент имеет хоть какую-нибудь ценность. Боле того, иногда патент уже не действует или уязвим. Информацию
0 патенте можно оперативно проверить, воспользовавшись сайтом Роспатента, на котором приводятся данные о регистрации и действии патента, а также данные о наличии лицензионных договоров. При этом следует учитывать, что эти данные обновляются крайне нерегулярно. Кроме того, в этой базе замечены многочисленные неточности. Именно поэтому очень актуальным как для покупателя, так и для правообладателя является получение официальной выписки из государственных реестров изобретений, полезных моделей или промышленных образцов Российской Федерации (в зависимости от проверяемого объекта). В этой выписке содержатся достоверные сведения о действительном статусе патента.
Уязвимость патента обусловлена возможностью его оспаривания и признания недействительным, что предусмотрено статьей 1398 части 4 ГК РФ:
«1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях:
1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом;
4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта
1 настоящей статьи, путем подачи возражения в палату по патентным спорам.
Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи.
4. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент».
Здесь, также как и в случае использования товарных знаков, опасностью для правообладателя может стать неурегулированность отношений с автором патентуемого решения. Приобретая патент, чтобы избежать возможных проблем с автором, следует истребовать у правообладателя документы, подтверждающие возникновение у него права на получение патента. Если такие документы отсутствуют или оформлены неправильно, право на получение патента может быть оспорено автором.
Следует отметить, что для разных объектов некоторые их перечисленных оснований для признания их недействительными имеют неодинаковое значение.
Условия патентоспособности изобретения и промышленного образца, упомянутые в пункте 1 статьи 1398 части 4 ГК РФ, проверяются Роспатентом при проведении экспертизы, и оспаривание изобретений или промышленных образцов случается по этому основанию крайне редко. В то же время при выдаче патента на полезную модель ее соответствие условиям патентоспособности вообще не проверяется. Критерии патентоспособности полезной модели изложены в статье 1351 ГК РФ:
«1. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.
Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.
2. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.
Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная мо-
дель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом
2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.
4. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере».
Обычно соответствие критерию промышленной применимости можно проверить на практике, и зачастую правообладатели уже имеют действующий образец устройства, который и демонстрируют потенциальному покупателю. Оценить же самостоятельно соответствие полезной модели требованию новизны достаточно трудно. Именно поэтому предусмотрена возможность проведения с этой целью информационного поиска в соответствии с пунктом 2 статьи 1390 ГК РФ:
«2. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, по сравнению с которым может оцениваться патентоспособность полезной модели».
Проведение такого поиска важно как для правообладателя, так и для покупателя полезной модели. Правообладатель, подтверждая действительность патента, таким образом повышает эффективную стоимость актива, а покупатель убеждается в том, что патент действительно может стать основой развития производства.
Получив информацию о статусе патента, необходимо обратить внимание на непрерывность его действия. Статья 1399 ГК РФ определяет возможность досрочного прекращения действия патента:
«Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно... при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе - со дня истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе».
Иначе говоря, при неуплате пошлины за продление патента или при невыполнении после оплаты ряда формальных требований действие патента прекращается. И хотя в законе (ст. 1400 ГК РФ) предусмотрена возможность восстановления патента, тем не менее это может грозить потерей монопольного положения на рынке из-за так называемого права послепользования:
«Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования)».
Именно с целью избежать этих нежелательных последствий правообладатели обращаются в нашу организацию с тем, чтобы вопрос о поддержании патента контролировался специалистами и внезапный уход с работы юриста, отвечающего за интеллектуальную собственность, не привел к утрате патентов или снижению их степени защиты.
Важное значение также имеет использование патента патентообладателем, поскольку, если патент не используется на протяжении 4 лет (для изобретения и промышленного образца) или 3 лет (для полезной модели), конкуренты могут потребовать выдачи принудительной лицензии, как это предусмотрено пунктом 1 статьи 1362 ГК РФ:
«Если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца».
Подписывая договор уступки патента (договор отчуждения исключительного права), если с даты выдачи патента прошло более 3-4 лет, необходимо включить в него пункт о предоставлении документов, подтверждающих использование патента правообладателем, - досье патента.
Еще одним основанием для ограничения права на использование патента может стать использование в патенте другого, более раннего патента. В этом случае приобретателю, для того чтобы использовать патент, недостаточно его приобрести, нужно еще купить или получить лицензию на его использование у владельца более раннего патента, а если он не согласится, то попытаться получить принудительную лицензию, которая предусмотрена пунктом 2 статьи 1362 ГК РФ:
«Если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключитель-
ной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента».
Так же как и в случае использования товарного знака, договор отчуждения исключительного права на патент действует только с момента его государственной регистрации, а наличие действующих лицензий может помешать регистрации такого договора.
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
С целью своевременной минимизации рисков утраты права на разработанное техническое или художественно-конструкторское решение подателю заявки на получение патента следует:
1) осуществить проверку полноты и соответствия законодательству комплекта документов, сопровождающих создание патентоспособного решения, в том числе регулирующих переход организации исключительного права на получение патента от автора;
2) провести поиск с целью установления чистоты патентуемого решения;
3) провести информационный поиск с целью установления чистоты патентуемого решения в отношении полезной модели после получения патента.
Владельцу патента с целью увеличения стоимости его оценки перед продажей следует:
1) подготовить выписку из государственного реестра изобретений, полезных моделей или промышленных образцов;
2) подготовить комплект документов, подтверждающих переход права на получение патента от автора к организации, а также все договоры, на основании которых осуществлялись передача патента и его использование (лицензионные договоры) во время действия патента;
3)в случае использования патента подготовить комплект документов, подтверждающих это, - досье патента;
4) провести информационный поиск с целью установления чистоты патентуемого решения в отношении продаваемого патента на полезную модель;
5) своевременно оплачивать ежегодные патентные пошлины и сообщать об этом в Роспатент надлежащим образом. При обнаружении пропуска срока оплаты как можно быстрее восстановить действие патента.
Покупателю патента с целью достоверной оценки его стоимости и минимизации риска утраты права на приобретенный патент перед покупкой следует:
1) проверить соответствие сведений государственного реестра изобретений, полезных моделей или промышленных образцов и предоставляемых продавцом документов, подтверждающих право на патент, в том числе переход к правообладателю исключительного права на получение патента от его автора, а также все договоры, на основании которых осуществлялись передача права на патент и его использование (лицензионные договоры) во время действия патента;
2) в случае использования патента затребовать комплект документов, подтверждающих это - досье патента, - и провести его экспертизу;
3) провести информационный поиск с целью установления чистоты патентуемого решения в отношении приобретаемого патента на полезную модель;
4) проверить своевременность оплаты ежегодных патентных пошлин и непрерывность действия патента.
Владельцу патента с целью увеличения его капитализации в период действия патента следует:
1) в случае использования патента подготовить комплект документов, подтверждающих такое использование, - досье патента;
2) своевременно оплачивать ежегодные патентные пошлины и сообщать об этом в Роспатент надлежащим образом, не допуская пропуска установленных сроков.
Заключение
Таким образом, владельцам и топ-менеджерам, отвечающим за брендинг и интел-
лектуальную собственность организаций, необходимо уделять особое внимание вопросам выявления рисков утраты права на средства индивидуализации и патенты, используемые в бизнесе, а также предпринимать необходимые действия для снижения этих рисков. Для этого следует формировать досье товарного знака и патента, собирая в нем документы, подтверждающие использование патента, а также товарного знака для каждого товара и услуги, указанных в свидетельстве.
Для выявления возможных атак на средство индивидуализации со стороны конкурентов целесообразно проводить регулярный мониторинг базы данных средств индивидуализации и рынка.
Влияние рисков утраты права собственности на патенты и средства индивидуализации должно учитываться сторонами при проведении их оценки в рамках сделок купли-продажи любого средства индивидуализации, патента или предприятия в целом.
Литература
1. Письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 мая 1992 года № С-13/ОПИ-122 «Об отдельных решениях совещаний по арбитражной практике» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1992. № 1. С. 91.
2. Кудаков А. Д. Право на фирменное наименование. Анализ нового законодательства // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2007. № 11. С. 21-25.
3. Робинов А., Медведев Н. Столкновение исключительных прав на объекты авторских прав и товарный знак. Понятие тождества при рассмотрении споров // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2007. № 11. С. 26-31.
4. Отчет Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за 2006 год. и^: http://www. fips.ru/rep2006/index.htm
