Современные правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации о защите исключительных прав на товарные знаки Текст научной статьи по специальности «Право»

УДК 347.77

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЗАЩИТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Жиленкова Татьяна Валерьевна

доцент кафедры гражданского права, заместитель декана факультета повышения квалификации и переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия,

г. Иркутск E-mail: pravo-tv@mail.ru

CURRENT LEGAL POSITION OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE PROTECTION OF EXCLUSIVE RIGHTS TO TRADEMARKS

Tatyana Zhilenkova

Associate Professor of Civil Law Department of the East-Siberian branch of Russian State University Justice, Deputy Dean of the Faculty of training of judges, civil servants and courts of the Judicial Department of the East-Siberian branch Russian state university of justice, Irkutsk

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются ключевые изменения правовых подходов в сфере защиты исключительных прав на товарные знаки, выработанных практикой Верховного Суда Российской Федерации и суда по интеллектуальным правам за период с 2014 по 2016 г.

ABSTRACT

The article analyzes the key changes of legal approaches in the sphere of protection of the exclusive rights to trademarks, it developed the practice of the Supreme Court of the Russian Federation, and the court for intellectual property rights for the period from 2014 to 2016.

Ключевые слова: товарный знак; исключительное право; судебная защита; правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации.

Keywords: trademark; exclusive right; judicial protection; the legal position of the Supreme Court of the Russian Federation.

Согласно данным судебной статистики в 2014 г. арбитражными судами Российской Федерации рассмотрено 10 109 дел, связанных с защитой интеллектуальных прав, 21 % из которых — дела о защите исключительных прав на товарные знаки [4]. По сравнению с иными категориями споров количество дел небольшое, тем не менее анализ судебных решений показывает, что оно может существенно возрасти. В частности, массовая защита товарных знаков «Смешарики», «Маша и медведь» строится на основе простого алгоритма, продиктованного действующим законодательством. Среди факторов, определяющих массовость споров, можно выделить следующие: во-

первых, сравнительная простота доказывания факта принадлежности (свидетельство о регистрации товарного знака) и факта нарушения исключительного права (любые доказательства факта введения в гражданский оборот контрафактного изделия). Во-вторых, согласно ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (далее — ГК РФ) [1] — один из предусмотренных механизмов определения размера компенсации — от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. Состав деликта предполагает возникновение вреда, однако вред презюмируется, соответственно его размер, а также причинная связь не устанавливаются. Конечный размер

компенсации определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Как правило, по спорам, связанным с незаконным введением в гражданский оборот контрафактных изделий, суды взыскивают минимально возможный размер компенсации. Но когда количество дел по искам одного правообладателя исчисляется сотнями (и это только в одном регионе), общая сумма взысканий достигает миллионов рублей.

До недавнего времени правовые подходы по указанным категориям споров формировал Высший Арбитражный Суд Российской Федерации [2; 3; 5—7]. Сегодня пересмотр решений и определений по всем хозяйственным спорам, в том числе и по спорам о защите исключительных прав на товарные знаки, относится к компетенции Верховного Суда Российской Федерации.

Применение принципа добросовестности к спорам о защите исключительных прав на товарные знаки сформировало новый подход к исключительному праву как к абсолютному субъективному гражданскому праву. Рассматривая в кассационном порядке спор в отношении товарного знака «Афродрита», суд исходил из принципа добросовестности истца [8]. Суть спора заключалась в том, что истец — правообладатель товарного знака «Афтодита», зарегистрированного в реестре товарных знаков, просил взыскать с ответчика компенсацию за использование обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком. Ответчик ссылался на то, что истец товарный знак в хозяйственном обороте не использовал. Отказывая в удовлетворении требований истца, в качестве одного из аргументов суд указал, что истец никогда не использовал спорное обозначение для производства и введения в гражданский оборот товаров, и усмотрел с его стороны злоупотребление правом. Судом воспринята позиция ответчика, которая заключалась в том, что истец зарегистрировал обозначение в качестве товарного знака исключительно с целью зафиксировать за собой право и без цели использования обозначения в гражданском обороте, чем допустил злоупотребление правом.

Аналогичный подход был применен Верховным Судом Российской Федерации при рассмотрении кассационной жалобы открытого акционерного общества «Белгородский хладокомбинат» (ответчик) на постановление

Суда по интеллектуальным правам по иску закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» (истец) к хладокомбинату. Истец — правообладатель товарных знаков «Птичка», «Праздничное» и «Ноктюрн» в отношении мороженого, просил суд взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование обозначений, схожих до степени смешения с товарными знаками истца. Судами было установлено, что истец-правообладатель с даты регистрации спорных товарных знаков и до настоящего времени не являлся ни производителем, ни лицом, осуществляющим оборот мороженого. С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака добросовестно, не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить судебную защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца. «Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, что установлено судами по настоящему делу, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано» [9].

Закрепление высказанного подхода в практике может привести к тому, что применение установленного в ГК РФ для таких ситуаций института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием станет невостребованным. Ин-

Глагол Ъ

ПРАВОСУДИЯ

1(11)/2016

ститут досрочного прекращения правовой охраны предполагает активную позицию заинтересованного субъекта и совершение ряда действий, связанных со сбором доказательств, в то время как ссылка на неиспользование спорного обозначения истцом перекладывает на истца обязанность по доказыванию факта использования товарного знака. Таким образом, правовая определенность в отношении абсолютной природы исключительного права ставится под сомнение.

Ранее Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, рассматривая аналогичный спор (дело № А40-2569/2011 [11]), встал на сторону истца, указав ответчику на необходимость оспаривания регистрации обозначения в качестве товарного знака.

В правовых позициях Верховного Суда Российской Федерации прослеживается и преемственность подходов и методик, выработанных Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации. В Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г. (далее по тексту — Обзор) [4], Верховный Суд Российской Федерации закрепил ряд правовых подходов, выработанных своим предшественником, чем внес существенный вклад в формирование единой правоприменительной практики.

В Обзоре Верховный Суд Российской Федерации определил, когда использование спорного обозначения будет нарушать исключительное право на зарегистрированный товарный знак. При выявлении сходства до степени смешения следует ориентироваться на впечатление, которое обозначение производит в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг (п. 37 Обзора). Также была внесена ясность в вопрос о том, как относиться к имитациям товарного знака. Речь идет о случаях, когда изделие (товар) изготавливаются в объемной форме, имитируя изобразительный товарный знак. Верховный Суд Российской Федерации четко определил, что изготовление такого изделия и введение его в гражданский оборот является нарушением исключительного права на товарный знак (п. 34 Обзора). Ранее в судебной практике существовала устоявшаяся позиция, которая не подвергается сомнению и сегодня: возможность применения алгоритма определения тождествен-

ности спорного обозначения с зарегистрированным товарным знаком, зафиксированного в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482 [12].

Обзор закрепил правила определения количества нарушений, когда ответчик одной сделкой вводит в гражданский оборот несколько контрафактных товаров или один контрафактный товар, маркированный несколькими «нарушающими» обозначениями. В п. 36 Обзора закреплено правило «одного чека» — если несколько контрафактных товаров маркированы одним товарным знаком, то следует считать введение в гражданский оборот этих товаров одним нарушением, независимо от того, сколько было совершено сделок по продаже товара. И напротив, если одно контрафактное изделие маркировано несколькими товарными знаками, то количество нарушений следует определять, исходя из количества товарных знаков (п. 32 Обзора).

Подобный подход уже существовал в практике арбитражных судов и был оправдан тем тезисом, что в отношении каждого обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, в силу ст. 1484 ГК РФ возникает самостоятельное исключительное право, которое подлежит и самостоятельной судебной защите в случае нарушения.

В Обзоре решен вопрос и о товарных знаках, которые представляют собой группу (серию) обозначений. Были сформулированы критерии, исходя из которых товарные знаки признаются серийными:

1) товарные знаки зависимы друг от друга;

2) товарные знаки связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента;

3) товарные знаки имеют фонетическое и семантическое сходство и несущественные графические отличия, не изменяющие их сущность.

Согласно п. 33 Обзора незаконное использование таких товарных знаков признается одним нарушением.

И наконец, в п. 35 Обзора решен вопрос о порядке применения п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, закрепля-

ющего два механизма определения размера компенсации, между которыми усматривается конкуренция. Показательным по этому вопросу является постановление Суда по интеллектуальными правам от 23 апреля 2014 г. № С01-193/2014 по делу № А45-9775/2013, где суд указал: «...право выбора способа компенсации принадлежит именно правообладателю ...» [9], суд же не может изменять способ определения размера компенсации, хотя не лишен возможности ее обоснованного снижения.

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации : федер. закон от 18 дек. 2006 г. № 230-Ф3 // Собр. законодательства РФ. — 2006. — № 52 (1 ч.). — Ст. 5496.

2. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 г. // Бюл. ВС РФ. - 2009. - № 6.

3. О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами : постановление Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 г. № 51 // Вестн. экон. правосудия. - 2014. - № 9. - С. 187-189.

4. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав : утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сент. 2015 г. // Консультант-Плюс [Электронный ресурс] : справочная правовая система.

5. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак : информ. письмо Президиума ВАС РФ № 19 от 29 июля 1997 г. // Вестн. ВАС РФ. - 1997. - № 10.

6. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона РФ «Об авторском

праве и смежных правах» : информ. письмо Президиума ВАС РФ № 47 от 28 сент. 1999 г. // Вестн. ВАС РФ. - 1999. - № 11.

7. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности : информ. письмо Президиума ВАС РФ от 13 дек. 2007 г. № 122 // Вестн. ВАС РФ. - 2008. - № 2.

8. Определение ВС РФ от 23 июля 2015 г. по делу № А08-8802/2013 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная правовая система.

9. Определение Верховного Суда РФ от 20 янв. 2016 г. по делу № 310-ЭС15-12683, А08-8801/2013 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная правовая система.

10. Постановление Суда по интеллектуальными правам от 23 апр. 2014 г. № С01-193/2014 по делу № А45-9775/2013 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная правовая система.

11. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 апр. 2012 г. по делу № А40-2569/11 [Электронный ресурс]. - URL: http://ras.arbitr.ru.

12. Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак [Электронный ресурс] : приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482. - URL: http://www.pravo.gpv.ru.

Глагол Ъ 1(11)/2016

ПРАВОСУДИЯ