ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ Текст научной статьи по специальности «Право»

УДК 347.772

Гайдаенко Алла Александровна Московский государственный юридический университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Институт частного права Россия, Москва allagaidaenko 11 @yandex.ru Gaidaenko Alla Aleksandrovna Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

Private Law Institute Russia, Moscow

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ охрана товарных знаков, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ Аннотация: в наши дни часто встречаются случаи нарушения исключительных прав на товарный знак, имеющие место на маркетплейсах. Автор выделяет практические подходы к юридическому оформлению отношений между продавцами и маркетплейсами, приходит к выводам о том, кто несет ответственность за нарушение исключительных прав правообладателей в каждом из случаев. Автором приводятся примеры маркетплейсов, использующих различные договоры с продавцами. Также в настоящей статье дается практический анализ эффективных мер ответственности за нарушения исключительных прав и их применения в судебной практике. Автор предлагает пути, которыми маркетплейсы могут обезопасить себя от возможных рисков нарушений.

Ключевые слова: товарный знак, маркетплейс, исключительные права, правообладатель, информационный посредник, ответственность.

CIVIL LAW PROTECTION OF TRADE MARKS BEING USED ON

MARKETPLACES

Annotation: nowadays we can often meet cases of violation of exclusive trade mark rights on marketplaces. The author highlights practical approaches to legal implementations of relations between sellers and marketplaces, comes to the conclusions about those who is responsible for of violation of exclusive trade mark rights of right holder in each case. The author gives examples of marketplaces which use different types of the agreements with sellers. Also, practical analysis of effective measures of responsibility for violation of exclusive rights and of its application by judicial practice are given in this article. The author provides solutions, with the help of which marketplaces can protect themselves from probable risks of violations. Key words: trade mark, marketplace, exclusive rights, right holder, information intermediary, responsibility.

В настоящее время стремительное развитие и распространение получают электронные торговые площадки или так называемые «маркетплейсы» -комплексные, существующие в информационно-коммуникационной сети «Интернет» платформы, в которых продавец и покупатель взаимодействуют при помощи электронных каналов связи. Развитию таких площадок способствовала, в частности, пандемия COVID-19, во время которой многие субъекты предпринимательской деятельности стали осуществлять торговлю товарами и услугами в онлайн-площадках для наиболее эффективного получения прибыли. В настоящий момент крупнейшими действующими в России маркетплейсами являются, например: «Wildberries» [14], «Ozon» [15], «Яндекс.Маркет» [16], «Lamoda» [17], «СберМегаМаркет» [18].

Маркетплейс - это платформа электронной коммерческой деятельности, на которой помещена информация о товарах, их производителях и продавцах. Деятельность через электронную торговую площадку ведут ее владелец и

оператор, которые размещают информацию о товарах на сайте маркетплейса, предоставляют возможность доступа к ней. Отличительная особенность электронной торговой площадки состоит в том, что ее владельцы и операторы не участвуют в создании реализуемой продукции. Маркетплейс предоставляет продавцам возможность размещать товары с целью продажи, а также получать информацию о заказах товаров.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее - ГК РФ), товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Использование товарных знаков позволяет индивидуализировать товар определенного производителя или продавца, отграничить его от других товаров, создать у покупателей определенный образ товара или ассоциации, связанные с ним. Товарные знаки, использующиеся в цифровой, виртуальной среде нуждаются в правовой охране и защите точно так же, как и в привычной материальной среде. В связи с применением цифровых технологий и их влиянием на средства индивидуализации возникает ряд теоретических и практических проблем.

В настоящее время на электронных торговых площадках (маркетплейсах) большое распространение получают случаи незаконного размещения и использования некоторыми продавцами чужих товарных знаков. К сожалению, во многих случаях покупатель не может быть уверен, что предлагаемый к приобретению товар является качественным и имеет оригинальное происхождение от настоящего правообладателя, так как продавцом данного товара на маркетплейсе может оказаться недобросовестное лицо, незаконно использующее чужой товарный знак, не заключившее с правообладателем договора, разрешающего его использование и продажу соответствующей категории товаров и не имеющее иных законных оснований для использования

товарного знака. В таких случаях нарушаются исключительные права правообладателя на товарный знак.

Роль электронной торговой площадки (маркетплейса) с точки зрения юридического оформления отношений с продавцами различна. Некоторые площадки самостоятельно выступают в качестве продавца товаров, то есть реализуют товар от своего имени. В таких случаях с продавцами заключается договор о реализации товара, в соответствии с которым продавец поручает маркетплейсу совершать от его имени и за его счет сделки по реализации товаров покупателям [2]. Расчеты с потребителями производятся через электронную торговую площадку, оплату получает сама площадка. При этом маркетплейс может оказывать продавцам различные услуги, связанные с организацией сделок купли-продажи, доставкой товаров, приемкой возвращенных покупателями товаров и пр.

Например, по договору, заключаемому «Wildberries» с продавцами, маркетплейс «Wildberries» обязуется за вознаграждение совершать от имени продавца и за его счет сделки по реализации товаров продавца. При этом по договору «Wildberries» вправе отступать цены товара, указанной продавцом, вправе применять скидки к цене продавца без предварительного запроса об этом, а также вправе удержать из перечисляемых продавцу денежных средств сумму вознаграждения [21].

При вышеописанной модели отношений маркетплейса и продавцов товаров ответственность перед правообладателями за нарушение исключительных прав продавцов на товарные знаки, незаконное размещение товаров под чужими товарными знаками, за продажу контрафактного товара несет сама электронная торговая площадка (маркетплейс).

В других случаях участие маркетплейса можно охарактеризовать как роль информационного посредника, который передает материал в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», предоставляет

возможность размещения материала или информации для его получения, а также предоставляет возможность доступа к материалу в этой сети. Например, такой договор об оказании услуг действует в рамках платформы «Яндекс.Маркет». В соответствии с договором, Яндекс размещает материалы заказчика о товарах в базе данных «Яндекс.Маркет», оказывает услуги по предоставлению своих инструментов для заключения договоров купли-продажи товара с покупателями и другие услуги, связанные с реализацией товаров, не выступая при этом самостоятельным продавцом товаров, а лишь передавая информацию продавца о товарах и размещая ее на сайте [19].

Позиция о роли информационного посредника высказана Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в его Постановлении от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [5]. Верховный Суд в пункте 78 данного Постановления указывает на то, что информационным посредником является владелец интернет-сайта, на котором размещены материалы, включающие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но при условии, что владелец сайта докажет, что материалы размещены третьими лицами, а не владельцем сайта.

Судебная практика показывает, что информационным посредником может быть также владелец и оператор маркетплейса (электронной торговой площадки), через который другие лица продавали товар под чужим товарным знаком. Владелец маркетплейса не является инициатором размещения спорных товаров на Интернет-сайте маркетплейса, поскольку выполняет функции информационного посредника. Владелец и оператор электронной торговой площадки (маркетплейса) в силу особенности функционала сервиса не может проверять и не проверяет наличие/отсутствие у партнеров прав на товарные знаки [12].

Суд по интеллектуальным правам указывает на то, что информационным посредником может быть и провайдер хостинга, предоставляющий вычислительные мощности для размещения информации, в случаях, когда владельцы интернет-магазинов размещали и реализовывали на его сайтах товары с размещением на их упаковке чужих товарных знаков [11].

По модели информационного посредничества строятся отношения маркетплейса с продавцами, если маркетплейс не реализует товары от своего имени, а лишь предоставляет продавцам площадку, на которой они могут находить покупателей и реализовывать свои товары самостоятельно. Маркетплейс может предлагать услуги по осуществлению платежей через свои системы, но плата за реализованные товары может поступать и продавцам напрямую, минуя расчетную систему маркетплейса.

В данном случае информационный посредник (маркетплейс) несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети при наличии его вины. Если же он не был инициатором передачи спорного материала (информации), не мог участвовать в формировании его содержания другими лицами, не знал и не должен был знать, что он нарушает чужие права, то привлечь информационного посредника к ответственности за нарушение исключительного права правообладателя и за незаконное использование его товарного знака нельзя. Такая позиция сформировалась и в судебной практике. Так, можно сделать вывод о том, что именно продавцы, а не маркетплейс, в случае их недобросовестного поведения и нарушения ими норм гражданского законодательства ввели в оборот контрафактный товар с использованием на нем чужого товарного знака.

Договор, заключаемый, например, маркетплейсом «Ozon» с продавцами, носит смешанный характер. По договору для продавцов товаров на платформе «Ozon» последняя предоставляет продавцу возможность размещать предложения товаров на платформе, передает информацию о товарных знаках

продавца, но за вознаграждение от имени и за счёт продавца совершает сделки по реализации товаров продавца через платформу «Ozon», а также оказывает продавцу услуги, связанные с реализацией товаров [20].

Каким образом и по каким критериям можно определить, знал или должен был знать маркетплейс о нарушении исключительных прав правообладателя на товарный знак?

Визуальная проверка всех товарных знаков, использующихся на платформе, являлась бы наименее эффективным способом пресечения незаконной деятельности, так как она отняла бы большой объем времени и других ресурсов, а также не позволила бы с достаточной точностью сделать вывод о том, является ли то или иное используемое обозначение сходным до степени смешения с товарным знаком, на законных основаниях находящимся у правообладателя.

Поэтому, думается, маркетплейсам, чтобы обезопасить себя от возможных рисков, следовало бы запрашивать у продавцов или производителей, которые хотят использовать электронную торговую площадку для размещения своих товаров, документы, подтверждающие регистрацию в установленном законом порядке принадлежащих им товарных знаков или разрешения на использование чужих товарных знаков (в настоящее время такими документами являются свидетельство на товарный знак, выдаваемое Роспатентом, лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака или договор коммерческой концессии). Также оптимальным решением для маркетплейсов был бы отказ в заключении договоров с продавцами, которые не смогли предоставить необходимые документы для подтверждения правомерности использования ими товарных знаков.

Говоря о вопросах ответственности маркетплейса за неправомерное использование товарных знаков, стоит обращать внимание на то, является ли последний самостоятельным продавцом товаров или информационным

посредником. Во втором случае, если имеет место нарушение исключительных прав правообладателя на товарный знак, маркетплейс будет нести ответственность только в случае наличия его вины, если он:

- являлся инициатором передачи информации о товаре;

- намеренно изменял информацию о товаре перед её размещением (если это не продиктовано технологической необходимостью для процесса размещения);

- знал или должен был знать, что лицо, предоставившее информацию о товаре, использует товарный знак неправомерно.

Бремя доказывания отсутствия вины лежит на маркетплейсе.

Так, например, Девятый арбитражный апелляционный суд в своем решении пришел к выводу о том, что по причине особенностей функционала электронной торговой площадки (маркетплейса), а именно - отсутствия у ответчика (маркетплейса) возможности самостоятельного размещения данных о товарах на сайте - ответчик не может проверять и не проверяет наличие или отсутствие у его партнеров прав на товарные знаки. Соответственно, вины ответчика в нарушении исключительных прав истца на товарный знак нет, ответчик не знал и не мог знать о тех или иных нарушениях прав третьих лиц. Таким образом, для пресечения возможного нарушения прав истца достаточной и разумной мерой со стороны ответчика является направление претензии продавцу товара [13].

В случае, если установлены основания для освобождения информационного посредника (маркетплейса) от ответственности, можно, в соответствии с пунктом 4 статьи 1253.1 ГК РФ, потребовать от него пресечь нарушение: удалить информацию или ограничить доступ к ней [1].

Если маркетплейс размещает товары от своего имени и самостоятельно, в том числе используя свои площадки для оплаты, осуществляет реализацию товара, то при нарушении исключительного права на товарный знак правообладатель может предъявить к маркетплейсу определенные требования и

привлечь его к ответственности. В частности, можно потребовать: 1) пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 2) изъятия контрафактного товара из оборота и его уничтожения за счет нарушителя; 3) возмещения убытков (как реального ущерба, так и упущенной выгоды), причиненных неправомерным использованием товарного знака; 4) выплаты компенсации на нарушение исключительного права на товарный знак.

На практике заявители чаще всего требуют выплаты им компенсации вместо возмещения убытков. Её размеры установлены в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ, то есть существуют законодательно предусмотренные механизмы ее расчета. Так, расчет компенсации может осуществляться в твердой сумме в интервале от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб., в двукратном размере стоимости контрафактных товаров или в двукратном размере стоимости права на использование товарного знака при обычных условиях и в сравнимых обстоятельствах. Для получения компенсации необходимо доказать факт нарушения их права конкретным лицом [3].

Высшие судебные инстанции в своих позициях тоже склоняются к присуждению компенсации за нарушение исключительных прав, призывая суды к обеспечению для сторон возможности представить все необходимые доказательства, к полному исследованию всех обстоятельств и доказательств по делу, чтобы сделать выводы о размере подлежащей взысканию компенсации. [6; 7; 8; 9]. При этом суды отмечают, что институт компенсации как мера ответственности за нарушение исключительных прав призван защищать интеллектуальную собственность [10].

При расчете компенсации за неправомерное использование товарного знака необходимо учитывать интересы правообладателя в восстановлении своего имущественного положения, которое своими неправомерными действиями нарушило недобросовестное лицо. В данном вопросе необходима

гибкость присуждения судами компенсации соразмерно обстоятельствам дела (учитывая наличие или отсутствие умысла у нарушителя, реальный размер имущественных потерь правообладателя, является ли незаконное использование чужих товарных знаков существенной частью предпринимательской деятельности нарушителя и т.п.) и с соблюдением баланса интересов сторон. Поэтому стоит обратить внимание на вопрос возможности снижения судами размера компенсации ниже низшего предела, установленного законом для разных способов ее расчета.

Таким образом, защита прав на товарные знаки является очень важным элементом коммерческой деятельности не только для продавцов или производителей товаров (правообладателей товарных знаков), но и для электронных торговых площадок (маркетплейсов). Так, используя чужой товарный знак, нарушитель переманивает на свою сторону потребителей оригинального товара, и, как следствие, он получает ту прибыль, на которую мог рассчитывать правообладатель [4]. От увеличения числа контрафактной продукции падает посещаемость маркетплейса, так как товары, продаваемые под чужими товарными знаками, могут не соответствовать тому качеству, на которое рассчитывает потребитель. В свою очередь, удар может быть нанесен и по репутации производителя или продавца товара, которые являются правообладателями средств индивидуализации, так как потребитель во многих случаях ассоциирует товар именно с его производителем, а ухудшение качества товара из-за незаконных действий других лиц снижает уровень доверия покупателей к бренду в целом. Поэтому в настоящее время маркетплейсы крайне заинтересованы в проверке тех данных, которые им предоставляют продавцы товаров, и следят за законностью использования ими результатов интеллектуальной деятельности.

Список литературы:

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Федеральный закон от 18.12.2006 № 2Э0-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52.

2. Ворожевич А.С. Споры по нарушениям исключительных прав на товарные знаки в маркетплейсах // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2021. № 2 (32). С. 133-141.

3. Семенов В. В. Компенсация за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности: вопросы теории и практики // Юрист. 2019. № 5.

4. Права на товарный знак: монография / отв. ред. Л. А. Новоселова. Ворожевич А.С., Новоселова Л.А., Гринь Е.С., Голофаев В.В. Норма: ИНФРА-М. 2016. 144 с.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. №7.

6. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 17.06.2020 № 381 -ПЭК19 по делу № А40-127011/2018 // URL: http://vsrfru/stor_pdf_ec.php?id=1899034

7. Представление Президиума Верховного Суда РФ от 16.03.2020 № 381-ПЭК19 // URL: https://legalacts.ru/sud/predstavlenie-prezidiuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-16032020-n-381 -pek19-po-delu-n-a40-1270112018/

8. Определение Верховного Суда РФ от 05.08.2021 № 303-ЭС21-9375 по делу № А73-8672/2020 // URL: http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2023632

9. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 14.09.2021 № 303-ЭС21-9375 по делу № А73-8672/2020 // URL: http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2036632

10. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2020 по делу № 305-ЭС19-26346, А40-14914/2018 // URL: http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1866576

11. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2021 № С01-711/2021 // URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SIP&n=78963#P9vb7H TIZTWycg7F2

12. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2021 № 09АП-41151/2021 -ГК // URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=2106400#i BjW7HTywuM1s4ay

13. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2021 № 09АП-41151/2021 -ГК // URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4e2ed7be-08d0-4321-86bc-4ffb8cac4533/c1780e53-f611-4411-9ea8-4998375f63e3/A40-64165-2021_20210811_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True

14. ООО «Вайлдберриз» // URL: https://www.wildberries.ru/

15. ООО «Интернет Решения» // URL: https://www.ozon.ru/

16. ООО «Яндекс» // URL: https://market.yandex.ru/

17. ООО «Ламода» // URL: https://www.lamoda.ru/

18. ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» // URL: https://sbermegamarket.ru/

19. Оферта на оказание услуг «Яндекс Маркет» // URL: https: //yandex.ru/legal/oferta_market/

20. Договор для Продавцов товаров на Платформе Ozon // URL: https://seller-edu.ozon.ru/docs/contract-for-sellers/contract-for-sell-goods-on-ozon.html#_1-

%D0%BF%D 1 %80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D 1 %82-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE0/oD1%80%D0%B0-

%D0%B5%D0%B3%D0%BE-

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D 1 %8E%D 1 %87%D0%B5%D0%BD%D 0%B8%D0%B5-

%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8% D0%B5-

%D 1 %80%D0%B0%D 1 %81 %D 1 %82%D0%BE%D 1 %80%D0%B6%D0%B5%D0 %BD%D0%B8%D0%B5

21. Оферта о реализации товара на сайте Wildberries // URL: https://mstatic.wbstatic.net/suppliers-portal-root/0.0.2/offer-ru.pdf