СУДЬБА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (Cтатья) Текст научной статьи по специальности «Право»

Раздел 4

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И СМЕЖНЫЕ ИНСТИТУТЫ ПРАВА

А.В. Зайкова

СУДЬБА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (Статья)

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство); результаты интеллектуальной деятельности; средства индивидуализации; конкурсная масса; товарные знаки; продажа имущества должника; лицензионный договор.

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (далее - РИД)1 и права их использования имеют большое значение в предпринимательской деятельности юридических лиц. Немаловажную роль результаты интеллектуальной деятельности играют и при банкротстве компаний. Обладание РИД и их реализация в качестве основного актива компании могут позволить восстановить платежеспособность организации в случае инициирования в отношении нее дела о несостоятельности (банкротстве). Утрата прав использования РИД, напротив, может привести к финансовым трудностям и банкротству лица, хозяйственная деятельность которого была основана на их использовании, или лица, вложившего значительные денежные средства в организацию использования результатов интеллектуальной деятельности в своем производстве.

1 Поскольку в целом правовой режим результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации является схожим, далее, когда речь пойдет о результатах интеллектуальной деятельности, по умолчанию под РИД будут подразумеваться и средства индивидуализации.

В процессе рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) лица, являющегося правообладателем исключительных прав на РИД или имеющего право использования РИД, непременно возникнут вопросы, связанные с их судьбой. Однако законодатель не установил каких-либо особенностей осуществления таких прав и распоряжения ими в рамках института несостоятельности (банкротства), хотя этого и требует гражданский оборот.

При банкротстве юридического лица возникают два основных вопроса, связанные с интеллектуальной собственностью. Во-первых, это влияние процесса банкротства на «сохранность» исключительных прав, а также реализация исключительных прав на РИД и прав на использование РИД в процедуре конкурсного производства, когда несостоятельный должник является обладателем исключительных прав на РИД или их пользователем и эти права включаются в конкурсную массу и могут быть реализованы так же, как и другое имущество должника. Во-вторых, возможность заявления отказа от исполнения лицензионного договора во внешнем управлении и конкурсном производстве, когда должник, в отношении которого инициирована процедура банкротства, является стороной лицензионного договора.

Формирование конкурсной массы служит достижению цели конкурсного производства - соразмерному удовлетворению требований кредиторов несостоятельного должника. Именно из имущества, входящего в состав конкурсной массы, производится удовлетворение требований кредиторов. Согласно ст. 131 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) конкурсную массу составляет все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства. На основании указанного положения можно утверждать, что конкурсную массу должника наряду с материальными объектами могут составлять и нематериальные активы, а значит, и исключительные права на РИД. Однако отнюдь не все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности могут входить в состав конкурсной массы, во многом это связано с правовой природой РИД.

Чтобы ответить на вопрос, может ли тот или иной объект интеллектуальной собственности быть частью конкурсной массы должника, необходимо разобраться, допустимо ли обращение взыскания на соответствующие исключительные права?

С учетом положений части четвертой Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) в состав конкурсной массы не могут быть включены:

- исключительное право на произведение науки, литературы и искусства, принадлежащее автору или наследникам (в состав конкурсной массы указанное право может войти, если исключительное право было отчуждено автором или наследниками третьему лицу) (ст. 1284);

- исключительное право на программы для ЭВМ, принадлежащее автору или наследникам (в состав конкурсной массы указанное право может войти, если исключительное право было отчуж-дено автором или наследниками третьему лицу) (ст. 1259, 1284);

- исключительное право на исполнение, принадлежащее автору или наследникам (указанное право может стать частью конкурсной массы после отчуждения автором или наследниками указанного исключительного права) (ст. 1319);

- исключительное право на секретное изобретение (ст. 1405);

- исключительное право на фирменные наименования (ст. 1474);

- исключительное право на наименования мест происхождения товаров (ст. 1519);

- исключительные права на коллективный товарный знак (ст. 1510);

- исключительное право на коммерческое обозначение в отрыве от предприятия (ст. 1539).

Напротив, при банкротстве обладателя исключительных прав частью конкурсной массы могут быть следующие исключительные права:

- на произведение науки, литературы и искусства, принадлежащее лицу, не являющемуся автором произведения или его наследником;

- на программу для ЭВМ, принадлежащее лицу, не являющемуся автором произведения или его наследником;

- на исполнение, принадлежащее лицу, не являющемуся автором произведения или его наследником;

- на базу данных;

- на фонограмму;

- на сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

- на изобретение;

- на полезную модель;

- на промышленный образец;

- на селекционное достижение;

- на топологию интегральной микросхемы;

- на секрет производства;

- на товарный знак, знак обслуживания, за исключением коллективного товарного знака (ст. 1510 ГК РФ).

Законодательством не устанавливается каких-либо ограничений при обращении взыскания на товарные знаки, не являющиеся коллективными, однако существуют товарные знаки с пониженной оборотоспособностью; пониженная оборотоспособность таких товарных знаков может ограничить возможность обращения на них взыскания и включения их в конкурсную массу.

В соответствии с п. 2 ст. 1488 ГК РФ не допускается отчуждение исключительного права на товарный знак по договору, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Представляется, что в случае обращения взыскания на товарный знак правило о недопустимости введения в заблуждение также будет действовать.

Введение в заблуждение при отчуждении, обращении взыскания или реализации товарного знака в качестве объекта конкурсной массы может произойти в следующих случаях, если:

- товарный знак совпадает с фирменным наименованием правообладателя, при этом введения в заблуждение не будет, если товарный знак еще не использовался и не стал известен потребителям;

- у лица, отчуждающего исключительное право на товарный знак, сохраняется исключительное право на совпадающий с этим товарным знаком промышленный образец (в силу п. 2 ст. 1365 ГК РФ отчуждение исключительного права на промышленный образец также не допускается, если может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя);

- у лица, отчуждающего исключительное право на товарный знак в отношении одних товаров, сохраняется исключительное право на товарный знак в отношении близких товаров1.

Однако может ли возникнуть заблуждение в условиях предстоящей ликвидации компании-правообладателя? Думается, да, поскольку потребитель может вовсе и не знать о том, что юридическое лицо - правообладатель товарного знака прошло процедуру

1 Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Гвимрадзе Т. А. Товарный знак как товар: Способы распоряжения // Предпринимательское право. - М., 2016. - № 4. - С. 27-35.

банкротства и было ликвидировано, и продолжать приобретать товары, считая благодаря товарному знаку, что использует товары предыдущего правообладателя. Следовательно, в указанных ситуациях, когда существует возможность введения потребителя в заблуждение, товарные знаки (исключительные права на них) не должны включаться в конкурсную массу.

Как представляется, на законодательном уровне требуется разрешить вопрос о возможности включения в конкурсную массу и последующей реализации товарных знаков с пониженной оборо-тоспособностью, исключив из объектов, составляющих конкурсную массу, права на товарные знаки и промышленные образцы, если их отчуждение может ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

При разрешении вопроса о возможности включения того или иного объекта интеллектуальной собственности в состав конкурсной массы требует учета также тот факт, что действие прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации ограничено определенными сроками, и эти сроки для каждого вида интеллектуальной собственности различны.

Так, исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и 70 лет считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора (ст. 1281 ГК РФ), исключительные права на изобретение, полезную модель, промышленный образец действуют 20, 10 и 5 лет соответственно, а исключительное право на секрет производства (ноу-хау) действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. В большей степени, однако, интерес вызывает срок действия исключительных прав на товарные знаки при банкротстве правообладателя, поскольку российским законодательством допускается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации (ст. 1486 ГК РФ).

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам (п. 3 ст. 1486 ГК РФ).

Вместе с тем законодатель не указал на то, что подразумевается под «независящими обстоятельствами», которые создают препятствие для использования товарного знака и оправдывают бездействие правообладателя. Суды, однако, нашли выход и при

применении п. 3 ст. 1486 ГК РФ стали обращаться к ст. 401 ГК РФ, содержащей понятие непреодолимой силы. Непреодолимой силой, согласно ГК РФ, являются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства. Но является ли таким обстоятельством банкротство правообладателя?

Еще несколько лет назад ответ на данный вопрос был бы отрицательным. До начала работы Суда по интеллектуальным правам судебная практика шла по пути отказа в признании банкротства обстоятельством, оправдывающим неиспользование товарного знака (определение Верховного Суда РФ от 6 декабря 2005 г. по делу № 49-ВО5-19, постановление ФАС Северо-Западного округа от 22 июля 2010 г. по делу № А56-57178/2009).

Считалось, что, поскольку конкурсному управляющему в соответствии с п. 3 ст. 129 Закона о банкротстве предоставлено право распоряжаться имуществом должника, а одним из видов распоряжения исключительным правом на средства индивидуализации, согласно ст. 1233 и ст. 1490 ГК РФ, является лицензионный договор, правообладатель товарного знака, в отношении которого инициирован процесс несостоятельности (банкротства), не только не имеет препятствий для осуществления прав на принадлежащий ему товарный знак, но и обязан в лице конкурсного управляющего совершать действия по использованию товарного знака с помощью возмездных форм распоряжения исключительными правами1. Заключение конкурсным управляющим лицензионных договоров на товарные знаки в такой ситуации не только обеспечит сохранность имущества должника, но и пополнит конкурсную массу должника вознаграждением за предоставленное право использования товарного знака.

Однако после передачи Роспатентом компетенции рассмотрения заявлений о неиспользовании товарных знаков Суду по интеллектуальным правам практика применения ст. 1486 ГК РФ при банкротстве правообладателя коренным образом изменилась.

Во-первых, при применении абз. 2 п. 3 ст. 1486 ГК РФ перестали обращаться к ст. 401 ГК РФ. Как указывает В.А. Химичев, эффективное использование товарного знака непосредственно связано с экономическим благополучием правообладателя. Предпринимательская деятельность - это самостоятельная и рискованная

1 См.: Маркин Д. Банкротство правообладателя и прекращение правовой охраны товарного знака // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. - М., 2014. - № 4. - С. 51-59.

деятельность, для которой банкротство - довольно обыденное явление. В связи с этим банкротство нельзя рассматривать как чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство. Независящие от правообладателя обстоятельства гораздо шире, обстоятельства непреодолимой силы составляют лишь часть таких обстоятельств1.

Во-вторых, режим банкротства направлен на ограничение дееспособности должника и существенно затрудняет или делает невозможным использование средств индивидуализации. Конечно, тут можно возразить, указав на то, что такие процедуры, как финансовое оздоровление и внешнее управление, предусматривают использование товарного знака в качестве средства восстановления платежеспособности должника. Но, к сожалению, к введению указанных процедур при банкротстве должника практически не прибегают, реабилитационные процедуры в России не являются эффективными.

Таким образом, правообладатель вправе ссылаться на несостоятельность (банкротство) как независящее от него обстоятельство неиспользования товарного знака.

О том, что банкротство является основанием, оправдывающим неиспользование товарного знака, свидетельствует и последняя судебная практика (решение Суда по интеллектуальным правам от 12 сентября 2016 г. по делу № СИП-240/2016, решение Суда по интеллектуальным правам от 12 июля 2016 г. по делу № СИП-225/2016, решение Суда по интеллектуальным правам от 29 июня 2016 г. по делу № СИП-217/2016).

Однако положение о том, что банкротство является обстоятельством, оправдывающим неиспользование товарного знака, нашло пока отражение лишь в судебной практике. Вместе с тем существует необходимость законодательного закрепления данного положения, поскольку сегодня Суду по интеллектуальным правам приходится уделять время разрешению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования по причине несостоятельности.

В целях восстановления платежеспособности должника во внешнем управлении или соразмерного удовлетворения требований кредиторов в конкурсном производстве часть имущества должника или предприятие должника могут быть проданы, в том

1 См.: Химичев В. А. Банкротство как обстоятельство, оправдывающее неиспользование товарного знака // Журнал Суда по интеллектуальным правам. -М., 2014. - № 4. - С. 37-41.

числе исключительные права на РИД в качестве самостоятельных объектов или в составе предприятия должника.

Продажа имущества должника осуществляется в порядке, установленном п. 3-19 ст. 110 и п. 3 ст. 111 Закона о банкротстве. Законодатель не разработал специального механизма реализации исключительных прав на РИД ни в законодательстве об исполнительном производстве, ни в законодательстве о несостоятельности (банкротстве), она производится на торгах по общим правилам.

Между тем продажа исключительных прав имеет свои особенности, не нашедшие пока отражения в законодательстве, в результате чего порядок обращения взыскания, а также порядок реализации некоторых исключительных прав при банкротстве правообладателя остаются неопределенными.

Возможно ли обратить взыскание на исключительное право на секрет производства (ноу-хау) или реализовать его как часть имущества должника? С учетом действующих правил реализации имущественных прав в рамках исполнительного производства остается не до конца понятным, как надлежит продавать указанное исключительное право в условиях открытого аукциона, чтобы сохранить конфиденциальность сведений, составляющих содержание секрета производства1. Ведь в силу ст. 1467 ГК РФ исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

Как уже отмечалось, нет ответов на вопросы, связанные с тем, как реализовать на торгах товарные знаки с пониженной обо-ротоспособностью. Действуют ли ограничения, установленные п. 2 ст. 1365 и п. 2 ст. 1488 ГК РФ, в случае реализации указанных товарных знаков в конкурсном производстве, когда должника-правообладателя ожидает ликвидация? Как продать товарный знак и промышленный образец должника, если они совпадают? Должны ли в такой ситуации товарный знак и промышленный образец попасть в одни руки, и как это претворить в жизнь? Как реализовать серию товарных знаков? Очевидно, что законодатель должен разрешить указанные вопросы.

1 См.: Гуреев В. А. Проблемы идентификации концептуальной модели развития Федеральной службы судебных приставов в Российской Федерации: Монография. - М., 2013.

Не установлен также в законодательстве какой-либо специальный порядок обращения взыскания на права требования, вытекающие из лицензионных договоров, в том числе не продуман механизм реализации преимущественного права покупки лицензиаром прав по лицензионному договору, предусмотренный в п. 2 ст. 1284 и п. 2 ст. 1319 ГК РФ. В силу данного обстоятельства неопределенным остается и порядок продажи прав использования РИД при банкротстве.

Процессуальное законодательство требует совершенствования и детализации путем создания массива подзаконных нормативных правовых актов по вопросам обращения взыскания на отдельные объекты1, в том числе и на права использования РИД, предоставленные лицензионным договором.

Банкротство влечет негативные последствия для действия лицензионного договора не только в случае продажи прав по лицензионному договору, но и в случае, когда в процедуре внешнего управления или конкурсного производства арбитражный управляющий реализует предоставленное ему право заявить отказ от исполнения договоров и иных сделок в порядке ст. 102 и п. 3 ст. 129 Закона о банкротстве.

Реализация данного правомочия арбитражным управляющим лицензиара-должника может негативно сказаться на предпринимательской деятельности лицензиата, особенно тогда, когда использование конкретного результата интеллектуальной деятельности заложено в основу его бизнес-модели. Рассчитывая на конкретный срок использования РИД, например, патента, лицензиат мог вложить в производство значительные денежные средства, и досрочное прекращение лицензионного договора способно не просто негативно сказаться на хозяйственной деятельности лицензиата, но и привести к его банкротству.

Законодательством предусмотрено средство правовой защиты контрагента должника в случае заявления последним отказа от исполнения договора в виде взыскания убытков (п. 4 ст. 102 Закона о банкротстве), однако данный механизм нельзя назвать эффективным. Лицензиату необходимо доказывать суду факт наличия убытков, возникших вследствие отказа лицензиара от исполнения договора, что довольно непросто, и даже в случае вынесения ре-

1 См.: Исполнительное производство: Процессуальная природа и цивилисти-ческие основы: Сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. / Отв. ред. Д.Х. Валеев, М.Ю. Челышев. - М., 2009.

шения в пользу лицензиата его требования будут включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Удовлетворение по требованиям о взыскании убытков, причиненных отказом от исполнения договора в процедуре банкротства, будет производиться после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов (ст. 137 Закона о банкротстве). С учетом российских реалий вероятность погашения требований лицензиата о взыскании убытков, возникших вследствие отказа лицензиара от исполнения договора, является ничтожной.

Поскольку чаще всего отказ от исполнения лицензионных договоров заявляется должниками-лицензиарами, необходим иной механизм защиты прав лицензиатов при заявлении отказа от лицензионного договора. В качестве такого механизма может выступить предоставление лицензиату, бизнес которого в значительной степени построен на использовании РИД, права выбора: считать лицензионный договор прекращенным и взыскать убытки, причиненные заявленным отказом лицензиара, или сохранить права по лицензионному договору в течение срока его действия. Подобный механизм защиты прав лицензиатов при заявлении арбитражным управляющим лицензиара отказа от исполнения лицензионного договора предусмотрен в законодательстве США в ст. 395 (п) Кодекса США о банкротстве. Причем отсутствие у лицензиатов средств правовой защиты, аналогичных тем, что предусмотрены в указанной статье Кодекса США о банкротстве, как указали американские суды в деле о трансграничном банкротстве компании Qimonda (1п ге Qimonda ЛО), противоречит публичному порядку, так как возможность заявления арбитражным управляющим должника-лицензиара отказа от исполнения лицензионного договора не только ставит под угрозу бизнес лицензиата, но и препятствует развитию промышленности, проведению научных исследований и разработок, научному прогрессу в целом.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что законодательство о несостоятельности (банкротстве) нуждается в специальных нормах, определяющих судьбу исключительных прав должника на результаты интеллектуальной деятельности.