CC BY
305
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 347.45/.47
И.И. Назипов
бакалавр юриспруденции, ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
г. Москва
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ПРАВА НА СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)
Аннотация. В работе исследуется правовая природа секрета производства (ноу-хау) и отдельные проблемы передачи права на секрет производства (ноу-хау). В статье произведена попытка экономического анализа договоров о передачи права на секрет производства (ноу-хау).
Ключевые слова: секрет производства, ноу-хау, экономический анализ права, передача ноу-хау, квазиисключительные права.
I.I. Nazipov, National Research University «Higher School of Economics», Moscow
THE PROBLEMS OF TRANSFER OF THE RIGHT TO A TRADE SECRET (KNOW-HOW)
Abstract. The article explores the legal nature of a trade secret (know-how) and some problems of transfer of the right to a trade secret (know-how). The article contains economic analysis of the conditions for the transfer of the right to know-how.
Keyword: trade secret, know-how, transfer of know-how, quasi-exclusive rights.
Секрет производства (ноу-хау) является особым институтом права интеллектуальной собственности. Это обусловлено тем, что обладатель секрета производства пользуется защитой исключительными правами лишь при обеспечении конфиденциальности информации, составляющей ноу-хау. При этом никакой регистрации по российскому законодательству для этого не требуется.
Автором ранее уже рассматривались некоторые вопросы, связанные с секретом производства (ноу-хау) [1].
В данной работе, в том числе основываясь на анализах ранее написанной статьи, будет предпринята попытка исследования проблем, связанных с передачей права на секрет производства. При этом в целях наиболее полного раскрытия темы также будут проанализированы некоторые вопросы, связанные с правовым статусом секрета производства и статусом самого п равообладателя.
Для начала дадим определение понятия «секрет производства (ноу-хау)». После вступления в силу Федерального закона от 12.03.14 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) и отдельные законодательные акты Российской Федерации», содержание понятия секрета производства (ноу-хау) несколько сузилось. Теперь секретом производства (ноу-хау) признаются только сведения о результатах интеллектуальной деятельности (производственные, технические, экономические, организационные и др.) исключительно в научно-технической сфере и сведения о способах осуществления профессиональной деятельности. Кроме этого, как и в предыдущей редакции статьи 1465 ГК РФ от 18.12.2006 № 230-ФЗ [2], данные сведения должны иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам, не имеющим свободного доступа к этим сведениям на законном основании, и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путём введения режима коммерческой тайны [2].
Что относится к способам осуществления профессиональной деятельности, можно себе представить, но для понимания сути ноу-хау постараемся понять, что конкретно относится к
сведениям о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и, в целом, что это за сферы.
По мнению Э.П. Гаврилова, поскольку сами эти сферы нигде не определены, очевидно, что к ним можно отнести как объекты патентного права (изобретения, полезные модели), топологии интегральных микросхем, так и объекты прав на селекционные достижения [3]. Так, указанные объекты являются результатом интеллектуальной деятельности (далее - РИД). Согласно главе 69 ГК РФ, РИД - это охраняемые или способные к правовой охране объекты интеллектуального права (авторские произведения, объекты патентного права и т.д.).
В соответствии со статьей 1465 ГК РФ, секретом производства признаются не сами РИД, а сведения о результатах интеллектуальной деятельности. Сами же РИД после обнародования либо после государственной регистрации получают гарантированную исключительными правами охрану. Однако до этого момента, как отмечает Э.П. Гаврилов, на них должен распространяться режим секрета производства [3].
Существенные проблемы при передаче права на секрет производства во многом связаны с особенностями самого объекта, именуемого секретом производства. Это, в свою очередь, предопределяет статус правообладателя.
По логике главы 75 ГК РФ обладатель секрета производства имеет исключительные права, то есть те правомочия, которые раскрыты в статье 1229 ГК РФ. Однако, ввиду особенностей секрета производства, правообладатель не может их реализовать в полной мере. Так, обладатель исключительного права может сам осуществлять свои права путём использования своих знаний - например, изготовить уникальную удочку для ловли рыбы. Но большие трудности возникнут, когда лицо попробует реализовать свои следующие правомочия, входящие в состав исключительного права: попробует запретить третьему лицу использовать свой секрет производства без его разрешения, либо попытается разрешить третьему лицу использовать свой секрет производства.
Для запрета необходимо указать, что именно запрещается использовать (т.е. раскрыть объект, что повлечёт потерю конфиденциальности, а, значит, прекращение существования секрета производства) [3]. А для того чтобы разрешить любому лицу использовать секрет производства, необходимо заключить с ним лицензионный договор или договор об отчуждении охраняемого права на ноу-хау. Таким образом, для договорного партнера секрет производства уже не является конфиденциальным, и между заключившими договор субъектами не может рассматриваться как ноу-хау. Однако же по договору на лицензиата может быть возложена обязанность по охране конфиденциальности, но, тем не менее, «для возникновения таких договорных обязательств вовсе не требуется наличия исключительного права у обладателя секрета производства: обязательственные права возникают из самого договора» [3]. Таким образом, можно сделать вывод, что провозглашённые в главе 75 ГК РФ исключительные права на практике оказываются «не рабочими».
Более того, стоит упомянуть пункт 2 статьи 1466 ГК РФ, в которой говорится о возможности нескольких лиц обладать на законном основании исключительным правом на идентичный секрет производства. По мнению В.И. Еременко, деперсонализация права на секрет производства является, в том числе, причиной, которая приводит к потере эффекта исключительности права на ноу-хау [4].
Переходя к вопросу о переходе права на ноу-хау, следует отметить главу 75 ГК РФ, где указано, что лицензионный договор, а также договор об отчуждении исключительного права на секрет производства - это законодательно определенные формы-договоры о передаче права на ноу-хау. Фактически, право на ноу-хау может передаваться посредством множества договоров. Среди них выделяют также договоры коммерческой концессии, договор об оказании информационно-консультационных услуг (о возмездном оказании услуг) и другие. Однако стоит
признать, что само существо соглашения касательно условий о передаче права на ноу-хау мало изменится.
Попытаемся выстроить условия, при которых сделка о передаче ноу-хау будет возможной и при этом будет иметь наименьшие риски.
Как известно, асимметрия информации является общеизвестной и важной проблемой [5, с. 203]. В случае с ноу-хау такая асимметрия является не просто вопросом между контрагентами, который им необходимо взаимовыгодно разрешить, а условием существования самого объекта - секрета производства. Так, правообладателю, желающему заработать на своём ноу-хау, необходимо не только выгодно продать свой объект исключительных прав («квазиисключительных»), а также сохранить конфиденциальность.
С другой стороны, приобретатель желает получить благо именно с теми характеристиками, на которые он, как минимум, рассчитывает.
В целях сохранения своего секрета производства добросовестному правообладателю, как уже отмечалось, крайне важно сохранить конфиденциальность, а для этого ему необходимо учесть возможность оппортунистического поведения контрагента.
Перед тем, как передать ноу-хау, правообладателю необходимо раскрыть свой секрет производства так, чтобы приобретатель удостоверился, что ноу-хау действительно представляет для него ценность и заключил контракт с выплатой вознаграждения и с сохранением конфиденциальности.
Схематично риски можно показать следующим образом.
Допустим, есть две компании А и Б. А передаёт Б сведения о способе приготовления пива, которые А оценивает в размере 2. Б должен приобрести необходимые факторы производства, которые будут также равны 2. Общая прибыль, которую обеспечат эти инвестиции, будет равна 8, и прибыль будет по договоренности делиться пополам - по 4. Однако в случае, если будет заключён неполный договор, отношения таят в себе опасность оппортунистического поведения со стороны предполагаемых партнеров, и это может выразиться в присвоении денег каждым из них. При этом, допустим, что утаивание истинной информации, истинных характеристик ноу-хау субъектом А и отказ заключить договор, сохранять конфиденциальность со стороны Б будут составлять издержки, равные 3.
Если оба лица будут вести себя добросовестно, и если контрагент А действительно владеет ценной информацией, то выигрыш каждого из них равен: (8 - 4) : 2 = 2. Если оба ведут себя оппортунистически, то [(8 - 4) : 2] - 3 = -1. Но если организация А добросовестна, а Б нет или наоборот, то равенство выглядит следующим образом: 8 - 2 - 3 = 3 - для недобросовестной стороны, а другой контрагент потеряет деньги в размере инвестиций - 2 [5, с. 271].
Таблица - Равновесия по Нэшу
Приобретатель получает сведения, раскрывающие ноу-хау и заключает контракт Приобретатель получает сведения, раскрывающие ноу-хау, удостоверяется в их ценности, но не заключает контракт, тайно используя ноу-хау или иным образом используя сведения в своих целях
Правообладатель раскрывает истинные сведения о качестве, характеристиках своего ноу-хау 2; 2 -2; 3
Правообладатель утаивает истинную информацию и (или) завышает цену 3; -2 -1; -1
Исходя из вышесказанного, главный вопрос заключается в том, как обеспечить баланс, когда обе стороны сделки получат благо, равное 2.
Теория институционального анализа предусматривает решение данной проблемы путём заключения «полного контракта», т.е. такого соглашения, которое четко определяло бы права, обязательства сторон, их издержки и выгоды, ответственность при любых обстоятельствах и случайностях [5, с. 198]. Однако очевидно, что подобное невозможно ввиду хотя бы ограниченности предвидения человека.
На стадии преддоговорных отношений перед добросовестным обладателем секрета производства стоит вопрос привлечения такого же добросовестного приобретателя. Теория экономического анализа права предусматривает два инструмента: «просеивание» либо подача правообладателем соответствующего «сигнала» [5, с. 209]. Для этого с его стороны возможно предусмотреть заверения об обстоятельствах, согласно статье 431.2. ГК РФ.
В целях обеспечения конфиденциальности (её охраны) стоит отметить нормы ФЗ «О коммерческой тайне» [6]. Если правообладатель учёл все формальности, установленные статей 10 (обеспечение наличия грифов «коммерческая тайна» и т.д.), он вправе требовать охраны конфиденциальности. Однако и без введения режима коммерческой тайны правообладатель защищён нормой 434.1 ГК РФ, предусматривающей возмещение убытков при раскрытии конфиденциальной информации или при использовании этой информации в своих целях.
Кроме того, владельца ноу-хау защищает статья 1472 ГК РФ, когда нарушитель права обязан, по общему правилу, возместить убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду). Тем не менее, помимо этого целесообразно предусмотреть в договоре и иные условия, а также размеры ответственности. К примеру, установить ответственность независимо от вины (п. 1 и п. 3 ст. 401 ГК РФ), предусмотреть взыскание неустойки (ст. 330-333, 394 ГК РФ) [7].
Таким образом, следует признать, что риски при заключении договора о передаче права на ноу-хау представляются весьма высокими. Это связано с особенностями охраны и защиты секрета производства (отсутствие государственной регистрации, необходимость сохранения конфиденциальности). Кроме того, это связано с возможностью наличия на рынке нескольких законных правообладателей идентичного секрета производства.
Также существуют риски потери конфиденциальности, оппортунистического поведения предполагаемых контрагентов. Для обеспечения большей безопасности целесообразно в договор включать дополнительные условия, в том числе об ответственности за неисполнения обязательств, тем самым стремясь обеспечить заключение наиболее полного контракта.
Список литературы:
1. Назипов И.И. Трансграничная передача права на секрет производства (ноу-хау) // Приволжский научный вестник. 2015. № 3-2 (43). С. 24-29 [Электронный ресурс]. ЫКЬ: http://icnp.rU/sites/default/files/PNV/PNV_43_CH2.pdf#2 (дата обращения: 15.08.2016).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.
3. Гаврилов Э.П. Гражданско-правовая защита и охрана секретов производства и коммерческой тайны [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
4. Еременко В.И. Особенности правовой охраны секретов производства и информации, составляющей коммерческую тайну [Электронный ресурс] // СПП «Гарант».
5. Одинцова М.И. Институциональная экономика: учебник. М.: ГУ-ВШЭ, 2007.
6. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О коммерческой тайне» // Собрание законодательства РФ. 09.08.2004. № 32. Ст. 3283.
7. Гаврилов Э.П. Защита частным правом секретов производства и информации, составляющей коммерческую тайну [Электронный ресурс] // СПП «Гарант».
