CC BY
189Митькина Ольга
Руководитель направления «Корпоративное право»
ООО «Эксперт Разведка» ученая степень - кандидат юридических наук ЬЬМ (Лондонский университет) адрес электронной почты - olga.mitkina@era-forensic.com
ДОГОВОРЫ О ПЕРЕДАЧЕ НОУ-ХАУ Аннотация. В статье представлено общее описание договоров о передаче ноу-хау (секретов производства) и обозначены их существенные условия: предмет, цена, срок, территория, конфиденциальность.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность (ИС), ноу-хау, секрет производства, конфиденциальность.
Mitkina O.
Head of Corporate Legal EXPERT DISCOVERY PHD IN LAW LLM
e-mail - olga.mitkina@era-forensic.com
AGREEMENTS ON THE TRANSFER OF KNOW HOW Abstract. The article presents a general description of the contracts on transfer of know-how (trade secrets) and their designated essential terms: the subject, price, duration, territory, confidentiality.
Keywords: intellectual property (IP), trade secret, know-how, confidentiality.
O^HKa HHBecr^HH 4 (8) 2017
44
ДОГОВОРЫ О ПЕРЕДАЧЕ НОУ-ХАУ
Ноу-хау широко используется в экономике во всем мире. Одной из первых ноу - хау (секретом производства) воспользовалась компания Coca - Cola, экстракт напитка которой сохраняется, как ноу-хау, уже десятки лет, принося ей огромные прибыли.
Кроме того, общеизвестным примером используемого ноу-хау являются рецептура духов «Шанель №5».
Защищается, как ноу-хау, и рецепт одеколона 4711, названного так по номеру дома, в котором во Франции проживал бизнесмен Мюнхельсон, активно его продававший.
В России с 80-х годов XX века широкую известность приобрели «Бальзамы Караваева: Аурон, Соматон и Витаон», изготавливавшиеся на основе экстрактов, охраняемые фондом Караваева, как ноу-хау.
В настоящее время в период формирования инновационной экономики роль ноу-хау для производства конкурентоспособных товаров возрастает. Несовершенство правового регулирования замедляет развитие России в сфере высоких технологий, приводит к
недостаточному использованию и даже неприятию ценных инноваций.
Полагаю, что для лучшего обеспечения имущественных интересов обладателей ноу-хау и реализации ноу-хау в инновационных целях следует чаще использовать договоры о передаче ноу-хау в деловом обороте.
В научной среде несколько лет назад существовал спор о том, могут ли физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, заключать договоры о распоряжении правами на ноу-хау (секреты производства). По мнению А.П. Сергеева и В.О. Калятина в таких договорах могут участвовать только лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью10.
Однако я соглашусь с В.А. Дозорцевым, который пишет, «если секрет производства создан физическим лицом, оно и является первоначальным обладателем права. Это право может перейти другому лицу, допускается его переуступка и до создания объекта»11. Таким образом, в качестве пользователя или вторичного правообладателя всегда будет выступать предприниматель, заинтересованный в использовании ноу-
10 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2006.
С. 680. Калятин В.О. Гражданский кодекс
Российской Федерации. Часть четвертая. М., 2008. С. 633.
11 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. М., 2003. С. 258.
хау в своей хозяйственной деятельности, но первоначальным обладателем сведений, имеющих коммерческую ценность, может быть и физическое лицо, законодательных препятствий к этому не существует.
Далее переедем к значимым условиям договора. При составлении договора о передаче ноу-хау необходимо учитывать его существенные условия: предмет, цену, порядок и срок передачи ноу-хау, территорию и срок действия договора, а также положения о конфиденциальности. Кроме того, надо помнить, что абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) относит к существенным условиям все,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Рассмотрим подробнее каждый из этих пунктов.
Предметом договора о передаче ноу-хау является передача сведений любого характера (производственных,
технических, экономических,
организационных и других) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной
деятельности, имеющих действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на
законном основании. Следует отметить, что их обладатель должен принимать разумные меры для соблюдения конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны (1465 ГК РФ).
Ноу-хау передается в форме его описания, часто приводимого в приложении к договору и являющегося его неотъемлемой частью. Объем
передаваемого ноу-хау может быть изложен в виде перечисления чертежей, инструкций, технологических карт и других документов, но список не является исчерпывающим.
В отношении материалов, веществ, композитов, сплавов, смесей, кремов, прохладительных напитков возможна передача ноу-хау путем регулярного по согласованному графику предоставления приобретателю секретного компонента, являющегося ноу-хау.
Другим существенным условием договора о передаче ноу-хау является цена. Отсутствие у ноу-хау стоимости приводит к тому, что размер вознаграждения в договоре определяется эффективностью ноу-хау для приобретателя.
Из-за особенностей ноу-хау (не является товаром, работой или услугой) к договору о его передаче не допускается применение правил определения цены, предусмотренных п. 3 сг. 424 ГК РФ, допускающего оплату договора по цене,
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы и услуги.
Цена в договоре о передаче ноу-хау может быть, как единовременным платежом фиксированного размера, так и роялти (периодические: квартальные, ежемесячные платежи, определяемые в твердой денежной сумме, либо исходя из объема продаж продукции, изготовленной с использованием ноу-хау, или иных показателей хозяйственной деятельности приобретателя по использованию ноу-хау), а может сочетать оба варианта.
Другим важным условием договора является срок передачи ноу-хау. Согласно со ст. 1467 ГК РФ, исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется
конфиденциальность сведений,
составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности
соответствующих сведений оно прекращается у всех правообладателей.
В связи с этим хочется вспомнить интересный дореволюционный пример, касающийся утраты конфиденциальности ноу-хау. Многие в 19 веке хотели узнать рецепт салата «Оливье», изобретенного французским поваром, жившим в Москве, но он умер, так и не сказав. Оливье придумал «ноу-хау», и рецепт салата
12 Ершова А. С. Кулев В. К.Хищение секрета производства (ноу-хау) // Труды Международного
держал в секрете. Ходили слухи, что делал
он своё блюдо в уединении. Как был
раскрыт рецепт неизвестно. Кто-то
утверждает, что один из помощников
Оливье всё время подглядывал, пока не
разузнал все составляющие блюда, кто-то
говорит, что один из его ближайших
помощников напоил Оливье и так узнал 12
всю рецептуру12.
Неважно, как сведения,
составляющие ноу-хау, утеряли конфиденциальность (раскрыл один из сотрудников, конкуренты выведали хитростью или другие способы), но с момента их разглашения ноу-хау больше не существует.
Теперь перейдём к правам и обязанностям сторон. Основной обязанностью обладателя ноу-хау является его передача приобретателю по акту приема-передачи в порядке и на условиях, установленных договором.
Основным правом обладателя ноу-хау является право на своевременное получение вознаграждения за передачу ноу-хау в установленном договором размере.
Приобретатель обязан принять передаваемое ноу-хау по акту приема-передачи и своевременно выплатить обладателю вознаграждение за его передачу в установленном договором
симпозиума «Надежность и качество , 2011, Том 1, стр. 174-176.
Оценка инвестиций 4 (8) 2017 47
размере. Основным правом приобретателя ноу-хау является получение и дальнейшее использование ноу-хау способами и в целях, определенных договором, с учетом имеющихся ограничений.
Одним из самых существенных пунктов в договоре о передаче ноу-хау является требование о соблюдении конфиденциальности сведений. В
действующем российском
законодательстве, в отличие от прежнего, введение режима коммерческой тайны в отношении ноу-хау оставлено на усмотрение правообладателя.
В ст. 5 Федерального закона «О коммерческой тайне» перечислены сведения, в отношении которых не допускается такой режим. Если в отношении ноу-хау введен режим коммерческой тайны, то меры по охране конфиденциальности подробно
определены в ст. 10 Федерального закона «О коммерческой тайне».
Отсутствие необходимости введения режима коммерческой тайны в отношении ноу-хау содействует более полной гармонизации российского
законодательства с положением статьи 39 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(Соглашения ТРИПС).
Исходя из практики делового оборота, полагаю, что разумными мерами по охране конфиденциальности сведений,
составляющих ноу-хау, кроме введения режима коммерческой тайны, будет заключение с контрагентами наряду с договором о передаче ноу-хау соглашения о неразглашении перед тем, как начать любые переговоры о передаче ноу-хау.
Не менее важны в договоре о передаче ноу-хау пункты об ответственности сторон. Формами ответственности за нарушение
обязательств из договора о передаче ноу-хау могут выступать возмещение убытков (ст.1472 ГК РФ), компенсация, взыскание неустойки (ст. 330 ГК РФ), а также, в случае если имеет место нарушение стороной денежного обязательства, взимание процентов за неисполнение (просрочку исполнения) денежного обязательства (ст. 395 ГК РФ).
В договоре о передаче ноу-хау целесообразно установить порядок исчисления и пределы размера взыскиваемых убытков (с учетом требований разумности и справедливости), потому что законодательством эти условия не регламентируются.
Подводя итог, можно сказать следующее:
• Существенные условия договора о передаче ноу-хау (секретов производства): предмет, цена, срок, территория, конфиденциальность.
• Разумными мерами по охране ноу-хау, кроме введения режима
коммерческой тайны, будет заключение с контрагентами соглашения о неразглашении перед
тем, как начать любые переговоры о передаче ноу-хау.
|Я
■л
Библиографический список
1. Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс по состоянию на 23 ноября 2017 г..
2. Федеральный Закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне». [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс по состоянию на 23 ноября 2017 г.
3. Федеральный закон от 20.02.95 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации». [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс по состоянию на 23 ноября 2017 г.
4. Указ Президента Российской Федерации от 06.03.97 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера». [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс по состоянию на 23 ноября 2017 г.
5. Положение о сертификации средств защиты информации (Постановление Правительства РФ от 26.06.95 № 608). [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс по состоянию на 23 ноября 2017 г.
6. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашения ТРИПС) по состоянию на 23 ноября 2017 // http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/text.jsp?flle_id=379915#section2.7
7. «Гражданское право: В 2 т.: Учебник» (том 1) (под ред. Б.М. Гонгало) («Статут», 2016) [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс.
8. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. М., 2003. [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс.
9. Ершова А. С. Кулев В. К.Хищение секрета производства (ноу-хау) // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество , 2011, Том 1
10. Калятин В.О. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. М., 2008. С. 633. [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс.
11. «Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т.» (постатейный) (том 2) (2-е издание) (Горленко С.А., Калятин В.О., Кирий Л.Л. и др.) (отв. ред. Л.А. Трахтенгерц) («ИНФРА-М», 2016) [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс.
12. Нестерова Н.В. «Ноу-хау в свете недавних изменений гражданского законодательства Российской Федерации» // «Актуальные проблемы российского права», 2016, №10 [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс.
13. «Право интеллектуальной собственности. Авторское право: Учебник» (том 2) (под общ. ред. Л.А. Новоселовой) («Статут», 2017) [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс.
14. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2006. [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс.
15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс.
