CC BY
388
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
1 2 Федорова О.О. , Яковлев В.И.
Email: Fedorova17151 @scientifictext.ru
1Федорова Оксана Олеговна - студент магистратуры; 2Яковлев Валерий Иванович - кандидат юридических наук, доцент, кафедра гражданского права и процесса, юридический факультет, Белгородский университет экономики, кооперации и права, г. Белгород
Аннотация: в статье выделяются и описываются характерные особенности лицензионных договоров, значительное внимание уделяется правовым проблемам лицензионных договоров в процессе оборота прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), приводятся основные способы распоряжения правами на ОИС, рассматриваются виды лицензионных договоров, определяются существенные условия лицензионного договора, последствия при нарушении исполнения условий. В результате выделены необходимые рекомендации при заключении лицензионного договора в отношении ОИС.
Ключевые слова: лицензионный договор, лицензия, право использования, объекты интеллектуальной собственности (ОИС), результаты интеллектуальной деятельности, неправомерное использование, ответственность за нарушение условий лицензионного договора.
LEGAL PROBLEMS OF LICENSING AGREEMENTS WHILE USING INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS Fedorova O.O.1, Yakovlev V.I.2
1Fedorova Oksana Olegovna - Student of Magistracy; 2Yakovlev Valery Ivanovich - PhD in Law, Associate Professor, DEPARTMENT OF CIVIL LAW AND PROCESS, FACULTY OF LAW, BELGOROD UNIVERSITY OF ECONOMICS, COOPERATION AND LAW,
BELGOROD
Abstract: the article specifies and describes the characteristic features of licensing agreements, considerable attention is paid to main legal problems of licensing agreements in the process of turnover of rights to use intellectual property objects (IPOs), the main ways of disposing of rights to IPOs are given, the essential terms of the licensing agreement and the main consequences of violation of the term are defined. As a result, the necessary recommendations are highlighted when concluding a license agreement for the IPO. Keywords: licensing agreement, license, right of use, intellectual property objects (IPOs), results of intellectual activity, misuse, liability for violation of the terms of the licensing agreement.
УДК 347.77.043.1
На современном этапе стремительного развития информатизации и цифровизации общества, наблюдается значительный рост объемов производства продуктов интеллектуальной (творческой) деятельности, увеличение их востребованности и потребления, а, следовательно, все чаще возникает необходимость приобретения или распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности. Причиной этого является как намерение автора (правообладателя) получить вознаграждение (роялти, фиксированный платеж или минимальная гарантия) за предоставление права
использования ОИС третьим лицам способами, зафиксированными в лицензионном договоре, так и задача проведения цифровой дистрибуции ОИС, увеличение каналов распространения с целью их популяризации, продвижения и рекламы. Согласно п. 1 ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) [1] правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону способом.
В ГК РФ предусмотрены два основных способа распоряжения исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности (ОИС):
1. Договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ[1]). При его использовании правообладатель лишается исключительного права (отчуждает его) третьему лицу, все правомочия в отношении ОИС перестают принадлежать правообладателю.
2. Лицензионный договор (ст. 1235 ГК РФ[1]). В этом случае исключительное право использования объектов предоставляется третьему лицу только в установленных договором пределах, с возможным ограничением срока, территории, способов использования, но само же исключительное право правообладатель сохраняет за собой.
Заключение лицензионного договора является наиболее предпочтительным из этих двух способов, поскольку дает возможность правообладателю контролировать использование ОИС и получать доходы от его использования, при этом не лишаясь правообладания на конкретный ОИС.
Договорная форма распоряжения исключительным правом защищает интересы обеих сторон - и правообладателя (лицензиара), и того, кому данное право передается правополучателя (лицензиата). Лицензионное соглашение выступает гарантом безопасности отношений сторон при реализации имущественных прав, а также и личных неимущественных прав, в частности: право авторства, право на имя, право на неприкосновенность, на обнародование произведения [5]. При этом лицензиар получает, как правило, более существенную выгоду, поскольку размер вознаграждения за предоставление права использования на условиях исключительной лицензии намного выше, чем по договору о предоставлении неисключительной лицензии. Лицензиат же при передаче ему исключительных прав, в свою очередь, получает права, которые не доступны другим лицам на определенный договором срок и способы использования, таким образом увеличивая возможности максимизации прибыли при распространении ОИС за счет своего временного «монопольного» владения правами.
Предметом лицензионного договора является право использования определенного ОИС конкретными способами, и лицензиат вправе использовать ОИС только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены договором. Однако, учитывая, что российский рынок лицензирования все еще находится на этапе становления, на практике с использованием лицензионных договоров в России существуют определенные проблемы.
В первую очередь, это правовая защита объектов интеллектуальной собственности. С этим понятием, даже при наличии лицензионного договора, в нашей стране возникает основная сложность. Довольно часто как сами правообладатели тех или иных ОИС, так и получатели прав, сталкиваются с нарушением исключительного права со стороны третьих лиц. Несовершенство законодательства, недостаточная правовая защита результатов интеллектуальной деятельности со стороны государства, контрольных и надзорных функций в сфере правовой охраны использования результатов интеллектуальной деятельности, приводит к тому, что участники рынка (правообладатели), ежегодно теряют существенный объем доходов из-за «пиратского» контента, контрафактных товаров в процессе оборота ОИС. Из минусов для рынка России свойственно нелегальное использование музыкальных произведений, изображений популярных персонажей, литературных произведений,
аудиовизуальных произведений, программных продуктов и т.д. Контрафакта на российском рынке много, его качество довольно низкое. В связи с этим у потребителя часто создается ложное ощущение дешевизны и легкодоступности лицензионного продукта, так как обычный пользователь не всегда может самостоятельно отличить официальную продукцию от контрафакта. Безусловно, подобные моменты очень сильно мешают правообладателю с официальной лицензией, поскольку «лицензионный продукт» не может быть дешевым по определению.
Второй важной проблемой является исполнение лицензионного договора. Правовое регулирование исполнения лицензионных договоров законодательно регламентировано ст.1237 ГК РФ [1], однако, на практике, исполнение вынужден контролировать лицензиар. В то же время в распоряжении лицензиара, по сути, имеется всего один способ контроля — это отчет лицензиата об использовании ОИС. Согласно п. 1 указанной статьи лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании объектов. На практике же данное обязательство не всегда исполняется корректным образом, так как лицензиару в большинстве случаев крайне сложно проверить исходные данные, включенные в отчет. Очевидно, что производителю аудиовизуальных произведений, к примеру, практически невозможно получить доступ к реальной информации лицензиатов, осуществляющих цифровое распространение его произведений посредством многочисленных медиа-платформ, веб-сайтов в сети Интернет, узнать фактическое количество оплаченных тарификаций и т.п., таким образом, в большинстве случаев лицензиар не в состоянии обеспечить должный контроль за всеми каналами распространения. Это приводит к фактам неправомерного использования ОИС за рамками предоставленной лицензии и прочим злоупотреблениям. Таким образом, лицензиар поставлен в зависимость от надлежащего исполнения договора лицензиатом.
С другой стороны, согласно п. 2 указанной статьи в период действия лицензионного соглашения лицензиару надлежит отказаться от каких-либо действий, затрудняющих реализацию лицензиатом полученного им права использования ОИС. Но зачастую необходимость предоставления отчета может нарушать право лицензиата, принуждая его разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну. Что будет являться причиной уклонения лицензиата от раскрытия конфиденциальной информации, а лицензиар может получить недостоверные сведения в отчете. Следовательно, на практике контролирующая функция лицензиара утрачивается. Вместе с тем, по мнению специалистов, отчет лицензиата, как инструмент контроля «не очень эффективен в условиях ограниченных ресурсов лицензиара по контролю за лицензиатами» [2].
Третьей проблемой можно выделить «человеческий фактор», к которой в основном, относится недостаток квалифицированных специалистов в области лицензирования, авторского права, патентного права и т.д. А сами правообладатели зачастую не обладают достаточными знаниями и компетенциями в области правовых вопросов интеллектуальной собственности. Отсюда, многочисленные пересечения прав использования ОИС, способов использования, территории, каналов распространения, нарушения срока лицензии и т.п. Несостоятельность заверений и гарантий лицензиара влечет достаточно серьезные последствия для лицензиата при использовании ОИС. Наиболее частыми нарушениями обязательств со стороны лицензиара являются:
- недостоверность гарантии законности обладания правами на ОИС, предоставляемые лицензиату по договору;
- существование выданных лицензиаром третьим лицам исключительных лицензий на использование ОИС, переданных лицензиату по неисключительной лицензии теми же способами;
- отсутствие всех необходимых разрешений от всех авторов/уполномоченных органов/организаций на использование ОИС в порядке, предусмотренном договором.
Поэтому при заключении лицензионного договора в отношении ОИС лицензиату необходимо:
• удостовериться в том, что исключительным правом действительно можно распорядиться по лицензионному договору;
В случае отсутствия у лицензиара всех необходимых прав использования ОИС, предусмотреть для лицензиара полную ответственность перед любыми третьими лицами при возникновении с их стороны любых претензий к лицензиату относительно использования ОИС.
• проверить лицензиата с целью минимизировать юридические риски;
Обязать лицензиара предоставить заверенные надлежащим образом копии договоров или иных правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие у лицензиара достаточных для заключения договора прав на ОИС. Если исключительное право несколько раз переходило от одного правообладателя к другому, важно проверить цепочку всех договоров, заключенных в отношении конкретного ОИС. В противном случае возрастает не только риск споров с третьими лицами (реальными правообладателями) и лицензиатом, но и риск того, что сам лицензиар не сможет защитить исключительное право, если его нарушат третьи лица [3].
• выбрать форму лицензионного договора;
Предпочтительно оформить договор в письменной форме. В противном случае, договор будет считаться незаключенным (п. 2 ст. 1235 ГК РФ[1]).
• выбрать вид лицензионного договора (простая либо исключительная лицензия);
Как упоминалось выше, преимущества имеются как у того, так и у другого вида договоров, однако, в каждом конкретном случае, принимая решение в выборе условий сотрудничества, стороны должны отталкиваться от собственных потребностей и целей.
• согласовать условия договора;
Существенными условиями лицензионного договора являются:
- предмет договора путем указания на ОИС, право использования которого предоставляется по договору;
- способы использования ОИС;
- условие о размере вознаграждения или порядке его определения. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме (п. 5 ст. 1235 ГК РФ) [1].
За использование ОИС без согласия правообладателя законом предусмотрена ответственность. Согласно ст. ст. 1252, 1301 ГК РФ [1], правообладатель в случае нарушения может требовать пресечения действий, нарушающих его право, возмещения убытков, выплаты компенсации. Законом закреплен только максимальный (5 млн руб.) и минимальный (10 000 руб.) размер компенсации, точную сумму определяет суд в каждом конкретном случае по своему усмотрению. При этом сумма компенсации не может быть ниже минимального предела и не может превышать сумму требований истца.
По сложившейся практике рассмотрения судами подобных споров суды в большинстве случаев придерживаются позиции удовлетворения требований правообладателей.
Подводя итог, можно сказать, что при распоряжении правом на использование ОИС сторонам предпочтительнее заключить лицензионный договор в письменной форме с предоставлением права использования ОИС в четко ограниченных пределах [4]. Ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора - это обоюдная ответственность лицензиара и лицензиата, однако, лицензиату следует учитывать, что
на него возложены гораздо большие риски и объем ответственности, контроль правильности исполнения всех положений договора, особенно в части выплаты вознаграждения, способов использования и территории использования предоставленных ему прав на ОИС. К правообладателю, по сути, лишь одно требование по исполнению договора - не чинить препятствий лицензиату при использовании прав на ОИС, поэтому не всегда легко привлечь его к ответственности, даже если правообладатель игнорирует требования и допускает нарушения.
Список литературы /References
1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): текст с изменениями и дополнениями на 2 февраля 2020 года: [принят Государственной думой 24 ноября 2006 года: одобрен Советом Федерации 8 декабря 2006 года]. Москва: Эксмо, 2020. ISBN 978-5-041-09918-3.
2. Таболин А.В. Правовое регулирование интеллектуальной собственности: проблемы лицензионных договоров /«Юридический мир». Издательская группа «Юрист», 2014. № 1. С. 39-43.
3. Яковлев В.И. Преждепользование как форма использования результатов интеллектуальной деятельности. // Теория и практика современной юридической науки: материалы заочной международной научно-практической конференции: АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». Белгород: Изд-во БУКЭП, 2012. С. 213-221.
4. Яковлев В.И. Единая технология как сложный объект интеллектуальных прав /
B.И. Яковлев, В.В. Касулина. // Право интеллектуальной собственности, 2015. №4.
C. 14-17.
5. Воронова О.Н. Гражданско-правовая защита нематериальных благ / О.Н. Воронова, В.И. Яковлев // АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». Белгород: Изд-во БУКЭП, 2018. 110 с. ISBN 978-5-8231-0775-4.
