ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В РЕКЛАМЕ Текст научной статьи по специальности «Право»

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

МОРОЗ Виктория Викторовна,

магистрант ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» e-mail: [email protected]

Научный руководитель: СВИРИДОВА Е.А.,

кандидат юридических наук, доцент, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности ФГОБУ ВО «(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

e-mail: [email protected]

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В РЕКЛАМЕ

Аннотация. На сегодняшний день вопросы использования товарных знаков в рекламе представляют большую актуальность. Это обусловлено отсутствием подробного законодательного регулирования размещения товарных знаков в рекламе, а также единообразной судебной практики в данной сфере. В связи с чем на практике возникает много разнообразных вопросов при использовании товарных знаков в рекламе.

В настоящей статье анализируются условия законного использования в рекламе товарных знаков, не принадлежащих рекламодателю. Исследуется понятие использования товарного знака в рекламе и возможность включения в него действия по размещению товарного знака в рекламе. Определяются, каковы условия и пределы допустимости размещения чужого товарного знака в собственной рекламе. Приводятся некоторые примеры судебной практики.

Автором проанализирован зарубежный опыт правового регулирования использования в рекламе не принадлежащих рекламодателю товарных знаков. В частности, рассмотрены некоторые положения английского, американского и французского законодательства.

Проведен анализ ситуаций размещения в рекламе чужих товарных знаков для информирования о собственной деятельности.

Так же в статье рассматривается размещение чужих товарных знаков в сравнительной и иной рекламе. Сделан вывод о том, что любое опосредованное использование в рекламе товарного знака, права на который принадлежат третьему лицу, может быть осуществлено без согласия такого третьего лица в связи с отсутствием признаков использования в действиях рекламодателя по размещению товарного знака в своей рекламе.

Приводится статистика результатов рассмотрения дел Судом по интеллектуальным правам (кассационной инстанцией) по спорам, касающихся прав на товарные знаки, в 2016 - 2017гг. На основании проанализированных данных сделан вывод об увеличении количества отмененных судебных актов в рассматриваемой сфере. Указанное не может свидетельствовать об эффективности рассмотрения споров в анализируемой сфере.

Отмечается также тенденция к увеличению количества споров в сфере использования товарных знаков в рекламе, что демонстрирует потребность в дополнительном законодательном регулировании размещения товарных знаков в рекламе.

Автор высказывается о необходимости более детальной регламентации особенностей использования и охраны интеллектуальной собственности в рекламе, особенно в сфере размещения чужого товарного знака в собственной рекламе. Так же предлагается выработать критерии определения недобросовестного использования чужого товарного знака в рекламе судебной практикой.

Ключевые слова: реклама, товарные знаки, интеллектуальная собственность, авторские права, исключительные права, размещение в рекламе товарного знака, правообладатель, рекламодатель, сравнительная реклама, потребитель, объекты интеллектуальной собственности, Суд по интеллектуальным правам.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2018

MOROZ Viktoriya Viktorovna, master's degree student of Financial University

under the Government of the Russian Federation

Scientific adviser: SVIRIDOVA E.A.,

PhD in Law, associate Professor, associate Professor of the Department of legal regulation of economic activity, Financial University under the Government of the Russian Federation

THE USE OF TRADEMARKS IN ADVERTISING

Annotation. At the present stage the use of trademarks in advertising are of great relevance. This is due to the lack of detailed legislative regulation of the placement of trademarks in advertising, as well as a uniform judicial practice in this area. In this connection, in practice there are many different questions when using trademarks in advertising, especially regarding the legitimacy of using in advertising trademarks, the advertiser of which is not the copyright holder.

The purpose of this article is to analyze the use of foreign trademarks in advertising. And also to identify problems in this area, show how disputes are resolved in this area in judicial practice.

This article deals with the issues of the legality of using trademarks in advertising which the advertiser is not the copyright holder. Whether any placement of someone else's trademark in their own advertising is considered its use. What are the conditions and limits of the admissibility of placing another's trademark in its own advertising are determined. Some examples of judicial practice are given.

The author has analyzed the foreign experience of the legal regulation of the use in advertising of trademarks, the rights holder of which the advertiser is not. In particular, some provisions of English, American and French law are considered.

The analysis of situations of placement in the advertising of foreign trademarks to inform about their own activities.

The article also discusses the placement of foreign trademarks in comparative and other advertising. It is concluded that any indirect placement in the advertising of another's trademark does not require the consent of the copyright holder, since this trademark can not be considered as used.

The article provides statistics on the results of the consideration of cases by the Court of Intellectual Property Rights (cassation instance) on disputes relating to trademark rights in 2016-2017. Based on the analyzed data, it was concluded that the number of canceled judicial acts in the considered area is increasing. This may not indicate the effectiveness of the settlement of disputes in the analyzed area.

There is also a tendency to increase the number of disputes in the use of trademarks in advertising. That demonstrates the need for additional legislative regulation of the placement of trademarks in advertising.

The author expresses the need for more detailed regulation of the features of the use and protection of intellectual property in advertising. Especially in the field of placing someone else's trademark in its own advertising. It is also proposed to develop criteria for determining the unfair use of someone else's trademark in advertising judicial practice.

Key words: advertising, trademarks, intellectual property, copyright, exclusive rights, placement in advertising of a trademark, copyright holder, advertiser, comparative advertising, consumer, objects of intellectual property, the Court of Intellectual Property Rights.

Вопросы использования товарных знаков в рекламе представляют большую актуальность. При этом непосредственно наибольшие споры возникают при использовании чужих товарных знаков в собственной рекламе продукции юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2018

Дополнительная проблема обусловлена отсутствием единообразной судебной практики в рассматриваемой сфере. Между тем количество судебных споров относительно использования товарных знаков в рекламе с каждым годом все увеличивается.

Индивидуализируя продукцию определенного изготовителя, высококачественная реклама

выступает основным фактором благополучного функционирования производителя на рынке. Реклама является наиболее значимым фактором увеличения рыночного спроса на товар конкретного производителя. Это, в свою очередь, помогает увеличению объемов производства и росту прибыли.

Качественная система охраны объектов интеллектуальной собственности содействует в защите прав и интересов правообладателя, который наполнил своим творческим потенциалом и средствами объект интеллектуальной собственности. Кроме того, неправомерное использование в рекламе товарных знаков может рассматриваться как недобросовестная конкуренция.

Следует отметить, что в области обращения товаров, работ и услуг товарные знаки имеют значимое место. В исходное и главное предназначение товарного знака как средства индивидуализации, помогающее различить товары (услуги) одного лица от аналогичных товаров (услуг) иных субъектов, добавляется еще одна черта - выступать элементом рекламы.

В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе [1] недостоверной считается реклама, имеющая недостоверную информацию относительно исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица или продукции.

Согласно положениям ст. 1484 ГК РФ [2] к действиям по реализации исключительного права на товарный знак относится, в том числе, расположение товарного знака в предложениях о продаже продукции, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

На сегодняшний день в нашей стране юридические лица и предприниматели используют в своей рекламе товарные знаки тех производителей, применительно к продукции которых оказываются определенные услуги.

Так же в практике имеются ситуации, когда в рекламе некоторых товаров и услуг используются товарные знаки производителей, товары которых не имеют отношения к объекту рекламирования. Вместе с тем с ними рекламируемые товары могут сравниваться в рекламе.

Ввиду чего обнаруживаются следующие спорные вопросы. Любое ли использование чужого товарного знака в своей рекламе рассматривается как его использование? Какие условия и пределы допустимости данного использования? Для того чтобы ответить на эти вопросы, проанализируем нижеследующие ситуации.

1. Использование в рекламе товарных знаков третьих лиц в целях информирования о своей деятельности. До сегодняшнего дня ука-

занная ситуация в действующем российском законодательстве не регламентируется. Между тем нормативные правовые акты некоторых европейских стран непосредственно квалифицируют несогласованное с правообладателем товарного знака действие по его размещению в рекламе как правонарушение.

В частности, такое положение имеется в Законе США о товарных знаках 1946 г. [3], Законе Великобритании о товарных знаках 1994 г. [4]. Анализ английской судебной практики показал, что английские суды придерживаются мнения о неправомерности использования чужого товарного знака без разрешения правообладателя, даже если речь идет об обозначении, схожем до степени смешения с товарным знаком правообладателя, поскольку в результате такого использования потребитель может быть введен в заблуждение.

Между тем указанная проблема имела место в российской судебной практике. В частности, известный автоконцерн обратился в суд с иском, предметом которого выступили действия автоцентра по размещению в наружной рекламе и в рекламе в печатных СМИ его товарных знаков без получения соответствующего согласия концерна.

В своем Постановлении № 14685/03 ВАС РФ обозначил следующую правовую позицию по данному делу. В рекламе своей деятельности возможно размещение чужих товарных знаков. Но при этом такая реклама не должна приводить к смешению деятельности рекламодателя и правообладателя товарного знака [5].

ВАС РФ также закрепил указанную позицию в Постановлении Пленума [6]. В нем дано разъяснение, что размещение товарного знака товара, правомерно введенного в гражданский оборот, допустимо иными лицами в рекламе собственной деятельности по реализации этого товара.

При этом отсутствие разрешения правообладателя на размещение товарного знака само по себе не является основанием для признания недостоверной рекламы услуг, оказываемых в отношении этого товара. Но потребитель в этом случае должен воспринимать эту рекламу как рекламу самостоятельного услугодателя.

Следует отметить, что такая позиция аналогична правовой позиции многих зарубежных государств по рассматриваемому вопросу.

Так, во французском законодательстве установлены определенные пределы реализации прав правообладателя товарного знака применительно к рекламе физических лиц, обладающих одинаковой фамилией, рекламе юридических лиц, имеющих схожее фирменное наименова-

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2018

ние, сравнительной рекламе. Похожее исключение предоставляется производителем запасных частей к товарам иных производителей, поставщикам услуг применительно к товарам иных производителей (ст. L. 713.6 Кодекса интеллектуальной собственности) [7].

2. Использование чужих товарных знаков в сравнительной и иной рекламе. Сравнительная реклама — наиболее часто используемый вид рекламы. Она демонстрирует утверждение, преимущества определенного бренда посредством сравнения его с одним или несколькими иными брендами аналогичного класса, вида.

Указанный вид рекламы выступает весьма результативным видом рекламы, так как она демонстрирует не умозрительные качества и преимущества объекта рекламирования, а непосредственные достоинства рекламируемого товара относительно похожей продукции.

Однако в сравнительной рекламе рекламодатель зачастую использует чужой товарный знак, индивидуализирующий продукцию, с которой осуществляется сравнение объекта рекламы. При этом имеется в виду корректное сравнение, не выступающее актом недобросовестной конкуренции.

В качестве наиболее известных примеров сравнительной рекламы выступают рекламные кампании концернов BMW и Audi. Достаточно долгий период данные компании в своей рекламе отмечали преимущества собственного товара и недочеты оппонента. Например, в сфере технического оснащения, наличия различных наград и т.д. Примечательно, что почти во всей рекламе размещался товарный знак оппонента.

Между тем действующее российское законодательство не регулирует ограничение прав правообладателей товарных знаков, которые размещаются другими субъектами в своей рекламе, например в сравнительной рекламе.

Указанная проблема также рассматривалась в судебной практике. Так, Арбитражным судом г. Москвы разрешалось дело № А40-108056/ 2010 по иску ОАО «Фармстандарт», производителя лекарственного средства «Флю-костат», к компании «Pfizer International L.L.C.» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака. В основании иска указано, что «Pfizer International L.L.C.», являясь производителем лекарственного средства «Дифлюкан», в собственном рекламном буклете опубликовал таблицу сравнения производимого им лекарства с другими препаратами, в том числе, с лекарственным средством «Флю-костат» [8].

Суд отказал в удовлетворении иска на основании следующего. Товарный знак выступает

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2018

средством индивидуализации товаров (услуг). При этом исключительное право на товарный знак возможно реализовать для индивидуализации товаров (услуг), применительно к которым осуществлена регистрация товарного знака в установленном порядке. Между тем ответчик осуществлял рекламу своей продукции, а не продукции истца. Наличие в рекламном буклете ответчика наименования «Флюкостат» нельзя рассматривать как индивидуализацию товара ответчика. В данном случае указанные действия направлены на сравнение продукции ответчика с иными препаратами.

Однако в судебной практике существует и иная правовая позиция в отношении вышерас-смотренного вопроса. Так, в Постановлении ФАС Московского округа по делу № КГ-А41/4778-09 от 5 августа 2015 г. кассационная инстанция отметила следующее. «Реклама определенной продукции, в которую входит косвенное размещение товарного знака, обязана иметь определенные правовые основания для размещения соответствующего товарного знака» [9].

Указанная позиция суда представляется не совсем обоснованной. Ведь не всякое использование товарного знака в рекламе должно рассматриваться как его использованием на основании ст. 1484 ГК РФ.

Более того, применительно к положениям ст. 3 Закона о рекламе реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц. Она направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, создание или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Учитывая, что главной целью товарного знака является индивидуализация товара (услуги), то товарный знак, имеющийся в рекламе, считается использованным, если его размещение направлено на индивидуализацию объекта рекламы [10].

Таким образом, каждое косвенное использование в рекламе чужого товарного знака не предполагает согласия правообладателя, так как этот товарный знак не рассматривается как использованный.

Вместе с тем при отнесении определенной информации, имеющейся в рекламе, к косвенному объекту рекламы следует принимать во внимание разъяснения ВАС РФ, указанные в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе"». В частности, к рекламе возможно причислить и такие сведе-

ния, которые непосредственно вызывают у потребителя ассоциацию с конкретной продукцией для привлечения к ней внимания.

Следовательно, если в рекламе кроме основного объекта рекламы используется чужой товарный знак, который не вызывает у потребителя заинтересованности к продукции, которую индивидуализирует товарный знак, то использованный товарный знак нельзя рассматривать как косвенный объект рекламы.

Вместе с тем если в рекламе как реквизит применяется продукция, на которой присутствуют товарные знаки, и эта продукция правомерно введена в гражданский оборот непосредственно правообладателем или иными лицами с его согласия, то их использование не рассматривается как нарушение исключительных прав правообладателя товарного знака применительно к положениям ст. 1487 ГК РФ.

Следует отметить, что в судебной практике много споров вызывает вопрос законной возможности размещения товарного знака в рекламе лицами, продающими продукцию под данным товарным знаком, т.е. вводящими данную продукцию в оборот.

В частности, указанный спор произошел на основании иска компании «Volkswagen Aktsiengelshaft», правообладателя товарного знака «Volkswagen», к российской компании, которая применяла в наружной и печатной рекламе его товарный знак. Истец обосновывал свои требования тем, что он не разрешал в установленном законом порядке размещать принадлежащий компании товарный знак. Действия ответчика нарушают его исключительное право

на спорный товарный знак, что свидетельствует о недобросовестной конкуренции. В связи с чем истец просил запретить размещение в рекламе ответчика принадлежащего ему товарного знака.

Позиция ответчика состояла в том, что он осуществляет продажу машин под спорным товарным знаком. Таким образом, компания правомерно размещает товарный знак истца в своей рекламе. Спор проходил множество судебных инстанций, в которых суды по-разному высказывались относительно предмета спора.

Итоговая судебная инстанция - Высший Арбитражный Суд РФ -отметила, что в рассматриваемом споре следует в совокупности применять нормы законодательства, регулирующие использование товарных знаков и о рекламе. Так, согласно положениям Закона «О рекламе» в рекламе возможно размещать объекты интеллектуальной собственности, если при этом потребитель не вводится в заблуждение недобросовестной рекламой, в том числе, которая имеет неполные сведения. Следовательно, размещение товарного знака иными субъектами допускается в рекламе собственной торговой, обслуживающей и иной деятельности применительно к законно введенной в гражданский оборот продукции, если в этом случае отсутствует нарушение законодательства о рекламе [11].

Статистика Суда по интеллектуальным правам (кассационной инстанции) по итогам 2017 г. свидетельствует о том, что на основании поступивших 234 жалоб в рассматриваемой сфере 43 судебных акта нижестоящих судов было отменено и 4 изменено [12].

Таблица

Сравнительная таблица результатов рассмотрения дел Судом по интеллектуальным правам (кассационной инстанцией) по спорам, касающихся прав на товарные знаки в 2016 — 2017 гг. [12]

2016 г. 2017 г.

Споры Всего рассмотрено дел Отменены судебные акты Изменены судебные акты Всего рассмотрено дел Отменены судебные акты Изменены судебные акты

По жалобам на судебные акты, принятые Судом по интеллектуальным правам, связанные с защитой интеллектуальных прав, в том числе 893 177 16 840 184 14

Прав на средства индивидуализации. Из них: 405 87 8 433 99 10

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2018

Прав на товарные знаки 371 80 7 380 95 10

Рассмотрено дел по жалобам на судебные акты, принятые судами субъектов Российской Федерации и арбитражными апелляционными судами 1168 208 21 1113 228 15

Итого 2061 385 37 1953 412 29

Результаты, представленные в табл., свидетельствуют об увеличении количества отмененных и измененных судебных актов нижестоящих судов Судом по интеллектуальным правам в рассматриваемой сфере.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Позиция судебных инстанций заключается в признании правомерным действия рекламодателя по размещению товарных знаков, принадлежащих третьим лицам, в рекламе своих товаров только при соблюдении ряда условий. Во-первых, использование чужого товарного знака в рекламе не должно быть направлено на индивидуализацию объекта рекламирования. Во-вторых, размещение чужого товарного знака в рекламе не должно вводить среднестатистического потребителя в заблуждение относительно причастности правообладателя товарного знака к объекту рекламирования или его аффилированности с рекламодателем.

Между тем имеющиеся спорные ситуации в рассматриваемой области и неоднозначная судебная практика говорят о непроработанности некоторых норм законодательства об использовании средств индивидуализации в рекламе и необходимости их более детальной регламентации, особенно в сфере размещения чужого товарного знака в собственной рекламе.

Представляется также целесообразным выработать критерии определения недобросовестного использования чужого товарного знака в рекламе судебной практикой.

Список литературы:

[1] Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе» // Росс. газ. 2006. 15 марта.

[2] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-Ф3 // Росс. газ. 2006. 22 дек.

[3] Федеральный закон США о товарных знаках 1946 г., 15 §§ 1051 et seq. [Электронный

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2018

ресурс] - Режим доступа: URL: https://wipolex. wipo.int/ru/legislation/details/13077 (дата обращения: 16.12.2018).

[4] Закон Великобритании о товарных знаках 1994 г.(неофициальная сводная редакция Закона 2008 г.) [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://wipolex.wipo.int/ru/ legislation/details/6051 (дата обращения: 16.12.2018).

[б] Постановление Президиума ВАС РФ M 14685/03 // СПС «KонсультантПлюс».

[6] Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. M 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе"» // Вестник ВАС. 2012. M 12.

[7] Code de la Propri t Intellectuelle (version consolid e au 1 octobre 2010) [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://wipolex. wipo.int/ru/legislation/details/5563 (дата обращения: 16.12.2018).

[8] Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу M А40-108056/ 2010 // СПС Жонсуль-тантПлюс».

[9] Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2015 г. по делу M ^^41/4778-09 // СПС «KонсультантПлюс».

[10] Старженецкий В. Использование чужих товарных знаков в рекламе третьими лицами / / ^ллегия. 2014. M 4.

[11] Богоненко В.А., Леонкина K.Ä. Правовые основы использования товарных знаков в рекламе // Вестник Полоцкого гос. ун-та. Сер. D. 2016. M 6. С. 145 - 148.

[12] Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам РФ [Электронный ресурс] -Режим доступа: URL: http://ipc.arbitr.ru/ node/13545 (дата обращения: 18.12.2018).

Spisok literatury:

[1] Federal'nyj zakon ot 13 marta 2006 g. M 38-FZ «O reklame» // Ross. gaz. 2006. 15 marta.

[2] Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii (chast' chetvertaya) ot 18 dekabrya 2006 g. № 230-FZ // Ross. gaz. 2006. 22 dek.

[3] Federal'nyj zakon SShA o tovarnyh znakah 1946 g., 15 §§ 1051 et seq. [Elektronnyj resurs] - Rezhim dostupa: URL: https://wipolex. wipo.int/ru/legislation/details/13077 (data obrashcheniya: 16.12.2018).

[4] Zakon Velikobritanii o tovarnyh znakah 1994 g.(neoficial'naya svodnaya redakciya Zakona 2008 g.) [Elektronnyj resurs] - Rezhim dostupa: URL: https: //wipolex.wipo.int/ru/legislation/ details/6051 (data obrashcheniya: 16.12.2018).

[5] Postanovlenie Prezidiuma VAS RF № 14685/03 // SPS « Konsul'tantPlyus ».

[6] Postanovlenie Plenuma VAS RF ot 8 oktyabrya 2012 g. № 58 «O nekotoryh voprosah praktiki primeneniya arbitrazhnymi sudami Federal'nogo zakona "O reklame"» // Vestnik VAS. 2012. № 12.

[7] Code de la Propri t Intellectuelle (version consolid e au 1 octobre 2010) [Elektronnyj resurs]

- Rezhim dostupa: URL: https://wipolex.wipo. int/ru/legislation/details/5563 (data

obrashcheniya: 16.12.2018).

[8] Reshenie Arbitrazhnogo suda g. Moskvy po delu № A40-108056/ 2010 // SPS «Konsul'tantPlyus».

[9] Postanovlenie FAS Moskovskogo okruga ot 05.08.2015 g. po delu № KG-A41/4778-09 // SPS «Konsul'tantPlyus».

[10] Starzheneckij V. Ispol'zovanie chuzhih tovarnyh znakov v reklame tret'imi licami // Kollegiya. 2014. № 4.

[11] Bogonenko V.A., Leonkina K.D. Pravovye osnovy ispol'zovaniya tovarnyh znakov v reklame // Vestnik Polockogo gos. un-ta. Ser. D. 2016. № 6. S. 145 - 148.

[12] Oficial'nyj sajt Suda po intellektual'nym pravam RF [Elektronnyj resurs] - Rezhim dostupa: URL: http://ipc.arbitr.ru/node/13545 (data obrashcheniya: 18.12.2018).

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2018