CC BY
22собственности. В России системный подход при формировании поля правовой защиты ОИС отсутствует.
Главными препятствиями системных просчетов в организации правовой защиты ОИС являются:
- неопределенность в регламентации принадлежности права владения, использования и распоряжения ОИС;
- многообразие применяемых систем правовой защиты;
- низкая правовая культура общества;
- отсутствие персональной ответственности за управление правами на ОИС.
Трансфер инноваций как процесс, таким образом, должен сопровождаться совокупностью институциональных ограничений формального и неформального характера.
Автором предложена концепция методологии институционального обеспечения трансфера инноваций, которая предполагает выделение промежуточных институтов обеспечения трансфера инноваций в четырех институциональных метасферах: политики; права; экономики; информационно-аналитической сферы.
Преобразования в выделенных метасферах необходимо проводить в рамках институционального пространства, ограниченного промежуточными институтами обеспечения задач коммерциализации ОИС. Это институты гражданско-правового и информационно-аналитического обеспечения.
И.А. Лисицын-Светланов
2013.02.030. КАЛЬБОЛИ А. ВОЗВРАЩАЯСЬ К (УСЫХАЮЩЕМУ) ПРИНЦИПУ ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК В ЕВРОСОЮЗЕ (ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ).
CALBOLI I. Reviewing the (shrinking) principle of trademark exhaustion in the European Union (ten years later) // Marquette intellectual property law rev. - Milwaukee, 2012. - Vol. 16, N 2. - P. 258-281. -Mode of access: http://law.marquette.edu/assets/programs-degrees/ pdf/ip-law-review/v162-calboli.pdf
Десять лет назад в указанном журнале автором была опубликована статья, в которой прослеживалось развитие института исчерпания права на товарный знак в Европейском тоюзе и его связь с отношением к параллельному импорту - в соответствии со ст. 7
Директивы о товарных знаках. В Директиве установлен региональный принцип исчерпания прав, но странам-участницам прямо не запрещено выбирать и международный. Национальные суды, озадаченные данной неясностью, неоднократно адресовали вопросы Суду ЕС, который в решениях конца 1990 - начала 2000-х годов разъяснил, что региональный принцип исчерпания, установленный в ст. 7 Директивы, - это не минимальный, а единственный и безальтернативный стандарт, которого должны придерживаться все государства-члены, в том числе и те, которые ранее исходили из международного принципа исчерпания. Причем начало 2000-х ознаменовалось широким обсуждением в Евросоюзе (с привлечением организаций, представляющих как промышленников, так и потребителей) вопроса о том, не стоит ли заменить региональный принцип исчерпания на международный. Однако изменений не произошло.
В данной статье автор прослеживает развитие института исчерпания прав на товарный знак в европейском праве за последние 10 лет и комментирует решения Суда ЕС по соответствующим спорам. Национальные суды в эти годы ставили перед Судом ЕС ряд вопросов, связанных с толкованием ст. 7 Директивы: например, в каких случаях правообладатель считается согласившимся на введение в оборот маркированных товарным знаком товаров на территории ЕС, а также что понимать под упомянутым в ст. 7(2) Директивы законным основанием для возражения правообладателя против дальнейшего продвижения товара на рынке.
Айрен Кальболи напоминает, что Суд ЕС впервые обратился к толкованию понятия согласия правообладателя, которое используется в ст. 7(1) Директивы, при рассмотрении дел Sebago (1999), Zino Davidoff и Levi Strauss (2001). Во всех этих делах ставился вопрос о том, можно ли считать, что правообладатель согласился на ввоз маркированного его товарным знаком товара на территорию ЕС, если с его согласия этот товар был введен в оборот за пределами ЕС. Во всех случаях Суд ЕС дал отрицательный ответ.
В 2009 г. при рассмотрении дела Makro Zelfbedienings-groothandel v. Diesel S.p.A. Суд ЕС вновь обратился к этому вопросу, но уже в контексте торговли внутри ЕС. Обстоятельства дела были таковы: компания «Difsa», дистрибьютер продукции «Diesel» на территории Испании, Португалии и Андорры, передала это пра-
во компании «Flexi Casual», а та, в свою очередь (без согласия компаний «Difsa» или «Diesel»), заключила лицензионный договор с компанией «Cosmos World S.L.», которая продала партию обуви марки «Diesel» ответчику («Makro»), приступившему к их реализации в Нидерландах. «Diesel» обвинил «Makro» в нарушении авторских прав и прав на товарный знак, ссылаясь на то, что не давал согласия на продажу своих товаров компанией «Cosmos». Нидерландские суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск, и ответчик, ссылаясь на исчерпание прав истца по ст. 7(1) Директивы (поскольку «Cosmos» продавал обувь с согласия «Diesel»), подал жалобу в Верховный суд Нидерландов. Верховный суд обратился в Суд ЕС с вопросом о том, может ли согласие правообладателя подразумеваться в случае, когда товары впервые помещены на рынок внутри ЕС не самим правообладателем и не с его прямо выраженного согласия.
Суд ЕС подчеркнул, что согласие правообладателя является определяющим моментом для решения вопроса о том, произошло ли исчерпание его прав, и что оно должно быть недвусмысленно выраженным и, как правило, следовать из заявления лица; в некоторых случаях, например при наличии лицензионных соглашений, согласие может следовать из фактов и обстоятельств, предшествующих помещению товаров на рынок на соответствующей территории (сопровождающих его или следующих за ним), если, по усмотрению национального суда, «эти факты или обстоятельства недвусмысленно свидетельствуют о том, что правообладатель прекратил свои исключительные права». Суд пояснил, что при решении данного вопроса судам следует использовать тот же тест, что и в делах Zino Davidoff и Levi Strauss (несмотря на то, что он был выработан для случаев, когда товары были вначале помещены на рынок вне ЕС, а уже потом ввезены на его территорию). Суд заключил, что «Diesel» не давал согласия на продажу своих товаров компанией «Cosmos» компании «Makro» и, следовательно, его права не исчерпаны, а возражения против продажи его товаров ответчиком в Нидерландах - правомерны.
Вопрос о согласии правообладателя рассматривался Судом ЕС в том же году в деле Copad SA v. Christian Dior Couture SA. Для этого дела ключевым моментом было соотношение исчерпания прав и нарушения дистрибьютерской оговорки в лицензионном
соглашении. Примечательно, что в этом деле был поставлен вопрос о том, может ли нарушение таких условий договора, во-первых, явиться основанием для вывода об отсутствии согласия правообладателя и, во-вторых, свидетельствовать о наличии у правообладателя «законного основания» для возражения против дальнейшего продвижения товара на территории ЕС по ст. 7(2) Директивы. Спор возник из-за того, что компания «SIL», официальный лицензиат компании «Dior», продала элитные товары, маркированные товарным знаком «Christian Dior», компании «Copad», владельцу сети дисконтных магазинов, находящихся за пределами территории, определенной в лицензионном договоре между «SIL» и «Dior». Со ссылкой на то обстоятельство, что реализация товаров через дисконтную сеть может подорвать репутацию и престиж товарного знака и поэтому была прямо запрещена лицензионным соглашением, «Dior» предъявил компаниям «SIL» и «Copad» иск о нарушении прав на товарный знак в Верховный суд Бобиньи. Однако суд решил, что нарушение лицензионного соглашения может быть основанием только для привлечения к договорной ответственности, а не к ответственности за нарушение права на товарный знак. Апелляционный суд поддержал это решение, хотя и отметил, что сделка между «SIL» и «Copad» не означает исчерпания прав истца на товарный знак в смысле ст. 7(1) Директивы. Кассационная инстанция, куда подали жалобы истец и один из ответчиков, приостановила рассмотрение дела и обратилась в Суд ЕС с вопросами: означает ли факт продажи ответчиком товара, содержащего товарный знак истца, в противоречие с содержавшимся в лицензионном договоре запретом реализации его через дисконтную сеть, что помещение товара на рынок осуществлялось без согласия правообладателя, и может ли правообладатель в данном случае возражать против дальнейшего продвижения товара на рынке? Ответ Суда ЕС стал настоящим подарком обладателям элитных товарных знаков на территории ЕС: Суд подчеркнул, что не только материальные характеристики товара, но и престиж товарного знака, которым он маркирован, определяют его качество; нарушение условий лицензионного договора, в котором истец обвиняет ответчика, может навредить репутации престижных товаров; как правило, считается, что лицензиат реализует товар с согласия правообладателя, однако если такая реализация осуществляется с прямым нарушением ли-
цензионного договора, как в данном случае, и такое нарушение подпадает под ст. 8(2) Директивы, согласие правообладателя отсутствует и исчерпания его прав, следовательно, не происходит; нарушение договора лицензиатом дает основание признать, что у правообладателя наличествует «законное основание» возражать против последующей реализации товара через дисконтную сеть, если будет доказано, что такая продажа повредит репутации товарного знака. Решение вопроса о том, как определить, пострадает ли репутация товарного знака, Суд ЕС оставил на усмотрение национальных судов.
В 2010 г. Суд ЕС снова обратился к вопросу о согласии правообладателя в рамках спора Coty Prestige Lancaster Group GmbH v. Simex Trading AG. Специфика данного дела заключалась в том, что истец - производитель парфюмерии - в соответствии с дистрибью-терским соглашением предоставил своему дилеру рекламные материалы, включая «пробники», прямо запретив их продажу. Однако впоследствии флаконы с пометками «демонстрационный экземпляр» и «не для продажи» были обнаружены в магазине ответчика («Simex Trading AG») на территории Германии. Истец, ссылаясь на нарушение своих прав на товарный знак, потребовал запретить ответчику их продажу; он заявлял об отсутствии своего согласия на введение данных товаров в оборот на территории ЕС. При рассмотрении спора суд первой инстанции посчитал, что права истца на товарный знак были исчерпаны передачей товаров дилеру; истец обратился в апелляционный суд, а тот - за разъяснениями в Суд ЕС. Суд ЕС разъяснил, что права истца в отношении «пробников» не были исчерпаны, поскольку пометки на флаконах ясно опровергали предположение о согласии правообладателя на их введение в коммерческих оборот таким путем. Подобные же разъяснения были даны Судом ЕС в 2011 г. в ответ на обращение Высокого суда Англии и Уэльса по делу L 'Oreal v. Ebay.
Дополнительно Суд пояснил, что правообладатели могут на основании ст. 7(2) возражать против последующих продаж их продукции, если ее упаковка удалена и такое удаление влечет неполучение информации, идентифицирующей производителя или лица, ответственного за продвижение товара на рынке, либо удаление упаковки разрушает образ товара, что влечет подрыв репутации товарного знака.
В 2010 г. Суд ЕС обратился к другому аспекту института исчерпания прав в деле Portakabin Ltd. v. Primakabin, BV (ответчик продавал подержанные вагончики, которые производил истец, и рекламировал их в Интернете с использованием сервиса «Google AdWords», который обеспечивал перенаправление потребителей, вводящих в поисковую строку слова «portakabin», «portacabin», «portokabin» и «portocabin», на сайт ответчика; истец же пытался запретить ответчику использовать в рекламе слова, схожие с его товарным знаком). Дело рассматривалось в Нидерландах в трех инстанциях, и в результате Верховный суд Нидерландов обратился в Суд ЕС за разъяснениями по применению ст. 7 Директивы в случаях, когда рекламодатель рекламирует товары, которые были введены в оборот в ЕС правообладателем или с его согласия. Отвечая на вопрос, Суд ЕС вначале напомнил общее правило о том, что право на товарный знак исчерпывается с момента первой продажи товара на территории Евросоюза правообладателем или с его согласия. Истец (правообладатель) ввел свои товары на рынок на территории ЕС, и в дальнейшем ответчик совершал с ними сделки. Правообладатель может возражать против дальнейшего продвижения товара только при наличии «законного основания». В рассматриваемом случае такое основание могло быть обнаружено, только если использование рекламодателем ключевых слов, схожих с товарным знаком правообладателя, было способно серьезно подорвать репутацию товарного знака. В противном случае правообладатель не может запрещать использование в рекламе подобных ключевых слов. Суд ЕС также разъяснил национальным судам, что при рассмотрении подобных дел они не должны основывать вывод о наличии «законного основания» только на том, что в рекламе используется определение «подержанный», и, напротив, «законное основание» должно усматриваться в тех случаях, когда товарный знак правообладателя удаляется или маскируется перепродавцом, использующим в рекламе ключевые слова, идентичные или схожие с товарным знаком правообладателя.
Рассматривая дела Orifarm AS and Paranova AS v. Merck Sharp &Dohme в 2011 г., Суд ЕС вновь обратился к толкованию ст. 7(2) Директивы, на этот раз по запросу Верховного суда Дании. Дела касались ввоза фармацевтической продукции уполномоченным дилером, поручившим третьему лицу переупаковать ее. Примеча-
тельно, что в своих разъяснениях по этим делам Суд ЕС подчеркнул, что положения ст. 7(2) Директивы о законном основании нацелены на защиту правообладателей, а не потребителей товара.
Таким образом, в своих последних решениях (за исключением решений по делам, касающимся переупаковки лекарств) Суд ЕС явно выражает намерение сузить толкование принципа исчерпания прав для расширения защиты правообладателей известных товарных знаков и товарных знаков, используемых для маркировки элитных товаров, предоставив им возможность осуществлять дополнительный контроль за продвижением их товаров на территории ЕС и запрещать их реализацию на «сером рынке», если удастся доказать, что такая реализация может навредить репутации товарного знака.
Автор критически оценивает эти решения и показывает, что Суд ЕС демонстрирует стремление свернуть применение принципа исчерпания прав не только в отношении товаров, ввозимых извне, но и в отношении внутрикоммунальной торговли. Он исходит из неоправданно ограничительного толкования понятия согласия правообладателя, содержащегося в ст. 7(1) Директивы и, напротив, применяет опасно расширительное толкование понятия законного основания для возражения против исчерпания права на товарный знак в ст. 7(2), особенно когда речь идет о защите известных товарных знаков и элитных товаров от продажи импортерами без санкции правообладателя даже внутри Евросоюза. Автор негативно оценивает эту тенденцию и считает, что она может затруднить реализацию принципа свободного перемещения товаров внутри Евросоюза, нарушить баланс интересов правообладателей и собственников товаров, которые законно приобрели эти товары, навредить интересам потребителей и подорвать конкуренцию на рынке.
Е.Г. Афанасьева
2C13.C2.C31. ТЭЙЛОР Дж. РЕГБИ, ПРАВО И ДЕНЬГИ. TAYLOR J. Rugby, droits et argent // OMPI-Magazine. - Genève, 2C12. - N 1. - P. 2-5.
Джонатан Тэйлор - юрисконсульт общества регби шести государств (Six Nations Rugby Limited, далее - SNRL), товарищества с ограниченной ответственностью «Bird & Bird» (Великобритания) -
