CC BY
41СВИРИДОВА Екатерина Александровна,
кандидат юридических наук, доцент, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности ФГОБУВО «Финансовыйуниверситет при Правительстве Российской Федерации»
12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
УДК - 347 ББК - 67.404
ЗАЩИТА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА В СОСТАВЕ ХЕШТЕГА
Аннотация. В статье анализируется возможность признания хештега в качества средства индивидуализации, рассматриваются зарубежное законодательство и судебная практика по вопросу степени свободы в использовании хештега, зарегистрированного в качестве товарного знака. Делается вывод, что использование чужого товарного знака в составе хештега является нарушением прав на товарный знак правообладателя, если такое использование осуществляется в предпринимательской деятельности, и причиняет ущерб правообладателю товарного знака либо приводит к паразитированию на чужой деловой репутации.
Ключевые слова: хештег, товарный знак, средства индивидуализации, паразитирование, торговая марка, географическое указание.
SVIRIDOVA Ekaterina Aleksandrovna,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Legal Regulation of Economic Activities, Federal Financial Monitoring Service of the Financial University under the Government of the Russian Federation
PROTECTION OF THE EXCLUSIVE RIGHT OF THE OWNER WHEN USING THE TRADEMARK AS A PART OF THE HASHTAG
Abstract. In article the possibility of recognition of a hashtag in qualities of means of individualization is analyzed, legislations and court practice concerning freedom degree in use of the hashtag registered as the trademark are considered foreign. The conclusion is drawn that use of someone else's trademark as a part of a hashtag is violation of the rights to the trademark of the owner if such use is performed in business activity and causes damage to the owner of the trademark, or leads to parasitizing on others business reputation.
Key words: hashtag, trademark, means of individualization, parasitizing, trademark, geographical specifying.
С возрастающим уровнем развития информационных технологий появляются новые способы упорядочения информации в едином глобальном интернет-пространстве. Удобство пользователей при производстве поисковых запросов диктует необходимость создания свежих технологий, позволяющих в кратчайшие сроки находить нужные сведения в виртуальной сети. С появлением социальных сетей и прочих инструментов межпользовательского онлайн-взаимо-действия особую популярность приобрели так называемые хештеги - ключевые слова или фразы, написанные без пробелов, перед которыми проставляется знак «#», призванные идентифицировать при проведения поиска необходимые темы или категории. По сути,
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2018
добавляя хештег к своей публикации, пользователь помещает его в некую тематическую подборку виртуальных постов, использующих такой же хештег. При переходе по соответствующему хештегу пользователь сети «Интернет» получает возможность ознакомиться с информацией, размещенной любым лицом под соответствующим хештегом, даже если он не знал ранее о его существовании. Вследствие этого, хештеги расширяют возможности для бизнеса, ведь правильно подобранный хештег делает публикацию доступной всем пользователям, интересующимся данной тематикой, и не ограничивает доступ имеющимися подписчиками.
Вместе с тем хештег является и словесным обозначением, что не запрещает регистрировать его как
товарный знак (естественно, при соблюдении всех условий, предъявляемых к такому обозначению действующим законодательством). При наличии различительной способности и отсутствии нарушения запрещающих правовых норм о регистрации обозначения в качестве товарного знака Роспатент не видит оснований для отказа в такой регистрации. Кроме того, многие компании используют целиком или частично принадлежащий им товарный знак в составе хештега, отсылая таким образом на свой сайт.
С момента первой заявки на регистрацию хештега в качестве товарного знака, поданной в 2010 г., количество зарегистрированных хештегов увеличилось к 2016 г. до 2200. Таким образом, с 2010 г. в мире было подано более 5000 заявок на регистрацию хештега в качестве торговой марки, 33% данных заявок исходят из США. Во Франции в 2015 г. было зарегистрировано 159 торговых марок, содержащих символ хэштега.
Наиболее известными хештегами, зарегистрированными в качестве международных торговых марок, являются «#lovetravels (Marriott)», «#getthanked (T-mobile)», а также «#gofor2 (Hershey)». В качестве примера организаций, зарегистрировавших для своих товаров и услуг торговую марку, включающую знак хэштега «#», можно назвать оператора мобильной связи «T-Mobile», зарегистрировавшего на территории США торговую марку «#7NIGHTSTAND CHALLENGE», а также компанию «Futur Telecom», обладающую исключительным правом на торговую марку, охраняемую на территории Франции, «#CLIENT ADDICT».
Американской системе правосудия известен прецедент, когда организация моды США попыталась зарегистрировать хештег «#SEWFUN», чтобы только данная организация могла использовать это название в социальных сетях и Twitter для идентификации тем, связанных с модой и обсуждением домов моды. Однако «US Patent and Trademark Office» отказался предоставить правовую охрану данному хештегу по причине «неспособности хештега выполнять функции товарного знака». Тем не менее выражение или группа слов (в частности, рекламные слоганы), служащие для индивидуализации продукта или предприятия и зарегистрированные в качестве товарного знака, будут охраняться как средство индивидуализации и при использовании их в составе хештега.
Хештег стал мощным маркетинговым инструментом в продвижении товаров и услуг, однако его использование не предполагает необходимости и обязательности его регистрации в качестве торговой марки. В США «US Patents and Trademarks Office (USPTO)» в своем руководстве описал следующие требования к регистрации хештегов: знак, содержащий или включающий хеш-символ (#) или термин «хеш-тег», может быть зарегистрирован в качестве товарного знака только в том случае, если он выполняет
функцию средства индивидуализации товаров или услуг заявителя.
В деле «Ек^^1ап. V. Albanese» суд указал в своем решении от 7 августа 2015 г., что хештег не может быть зарегистрирован в качестве торговой марки, если он носит описательный характер. Согласно ^РТО, торговой маркой считаются слова, словосочетания или символы, призванные индивидуализировать товары или услуги. Они должны иметь различительный характер. Существует четыре уровня различительной способности торговой марки, начиная от «произвольной и фантазийной» и заканчивая «общей». Если обозначение носит произвольный или фантазийный характер, ^РТО разрешает регистрацию хештега в качестве торговой марки. Обезличенные обозначения не пользуются такой защитой, так как цель регистрации торговой марки состоит в том, чтобы продвигать и защищать различительный характер и не допускать третьих лиц к извлечении выгоды из этого отличительного характера.
Законодательство Европейского союза также позволяет регистрировать хештег в качестве европейской или национальной торговой марки. Так, согласно Директиве ЕС п°2015 / 2436 и Регламенту п°2015 / 2424, «в качестве торговой марки могут быть использованы любые обозначений, в том числе слова, включая имена граждан, изображения, буквы, цифры, цвета, форма продукта или его упаковки, звуки, при условии что эти обозначения обладают способностью отличать товары или услуги одних производителей от товаров или услуг других производителей».
Во Франции Национальный институт промышленной собственности (ШР1) относительно возможности регистрации хештега в качестве торговой марки указал, что это возможно и, более того, торговая марка, включающая в себя знак хештега, должна расцениваться как обычная торговая марка при условии ее соответствия установленным в законодательстве требованиям. Никакой специальной защиты для хештега законодательство Франции в сфере интеллектуальной собственности не устанавливает. Согласно ст. L711-1 Кодекса интеллектуальной собственности Франции (СР1), обозначение может быть словесным, включающим названия различных форм (слова, словосочетания, имена собственные, географические указания, псевдонимы, буквы, цифры, аббревиатуры), звуковым или изобразительным. Но, чтобы оно могло быть зарегистрировано как торговая марка, обозначение должно быть законным, доступным и иметь различительный характер (ст. L711-2 - L711-4 СР1). Торговая марка предназначена для индивидуализации товаров и услуг, хэштег, в свою очередь, может быть использован в качестве торговой марки, только если он позволяет установить связь с товарами и услугами. Кроме того, хэштег не может быть зарегистрирован как торговая марка, если это создаст значительный риск смешения в глазах потребителей с другим производителем товаров и услуг.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2018
Так, Парижский апелляционный суд поддержал отказ INPI в регистрации торговой марки «#Cloud», поскольку она содержала доминирующий словесный элемент «Cloud», который может ввести в заблуждение потребителей [5].
В связи с этим справедливо возникает вопрос о правомерности использования третьими лицами хеш-тегов, содержащих чужие товарные знаки. Если хештег зарегистрирован как торговая марка, означает ли это, что его использование возможно только правообладателем? По общему правилу французского законодательства использование хештега допускается свободно, до тех пор, пока это не наносит вред торговой марке. Следовательно, неправомерным следует считать использование хештега с названием чужой торговой марки, если такое использование осуществляется в предпринимательской деятельности (например, для общения с конкурентами), а также когда такое использование наносит ущерб индивидуализирующей функции торговой марки (в результате такого использования возникает вероятность смешения в глазах потребителей с торговой маркой правообладателя). Так, по случаю проведения летних Олимпийских игр 2016, Олимпийские комитеты хотели запретить использовать хештег «#Rio2016», поскольку, по их мнению, это наносило ущерб их интеллектуальным правам. Между тем большинство пользователей этого хештега состояло из предприятий, являющихся спонсорами национальных сборных. В связи с этим не было никаких оснований для предоставления исключительного права на использование указанного хештега в деятельности предприятий-спонсоров.
В Российской Федерации ст. 1484 ГК РФ закрепляет за правообладателем товарного знака право его использования любым не противоречащим закону способом, а также возможность распоряжения исключительным правом на товарный знак. При этом третьи лица в отсутствие разрешения правообладателя не имеют права использовать обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарным знаком правообладателя в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Так, в судебной практике было отмечено, что демонстрацию в составе аудиовизуального фильма товарного знака без согласия правообладателя нельзя рассматривать как нарушение прав на товарный знак, так как в данном случае обозначение использовалось не в отношении товаров и услуг, по которым товарный знак был зарегистрирован. По мнению суда, не считается использованием товарного знака простое его упоминание в телевизионном художественном фильме, поскольку отсутствовала реальная (действительная) деятельность со стороны ответчиков по оказанию услуг с использованием товарного знака [3].
Подобный вывод сделал и представитель Роспатента Роман Захаров, указавший, что при ответе на
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2018
вопрос о возможности правообладателя требовать прекращения нарушения исключительного права на товарный знак путем его использования в составе хештега следует учитывать цель такого использования: если использование не осуществляется для индивидуализации товаров или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, то нарушения быть не может [4].
Тем не менее судебной практике известны и иные решения. Так, в деле «LOUIS VUITTON MALLETIER» против «Нидан Соки» ответчик в рекламе сока «Сокос» использовал товарный знак «LOUIS VUITTON» путем демонстрации в кадрах видеоролика багажных сумок, содержащих изображение товарного знака истца. Суд счел, что речь идет о нарушении исключительного права на товарный знак истца, несмотря на то, что речь шла о разнородных товарах [1]. В данном деле суд сослался на введение потребителей в заблуждение относительно объекта рекламирования и способность породить в сознании потребителей ассоциации с аксессуарами и товарами истца.
Российская судебная практика не богата на судебные решения относительно использования чужих товарных знаков в составе хештегов. Подобные примеры можно встретить в практике зарубежных стран.
Так, в деле компании «Fraternity Collection» против Elise Fargnoli истец заявил требование о прекращении нарушения прав на свой товарный знак «Fraternity Collection», который ответчик неоднократно использовал в хэштеге «#fratcollection» и «#fraternitycollection», которыми он сопровождал публикации на своих страницах в социальных сетях. Суд решил, что имеет место незаконное использование чужого товарного знака, которое может ввести потребителей в заблуждение относительно производителя одежды, поскольку истец и ответчик занимаются смежными видами деятельности [6]. А в деле «Компания "Public Impact" против компании BCG» о запрете использования товарного знака истца «PUBLIC IMPACT» в составе хештегов ответчика в сети «Интернет» ответчик не представил доказательств того, что словосочетание «PUBLIC IMPACT» описывает оказываемые им консультационные услуги, и суд встал на сторону истца [7].
Здесь следует отметить, что в российской патентной практике нельзя зарегистрировать товарный знак лишь описательного характера. Если обозначение не обладает различительной способностью, - а к таковым относятся, в том числе, обозначения, которые на дату приоритета утратили такую способность по причине широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации, - оно не подлежит охране в качестве товарного знака. Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам отметил, что не является достаточным для возникновения ассоциаций у потребителей с обозначением только факт его длительного использования различными лицами до даты
приоритета. Данный факт подлежит принятию во внимание в совокупности с другими обстоятельствами дела, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением (например, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак) [2].
Отсутствие различительной способности обозначения как основание для отказа в регистрации товарного знака конкретизируется в отдельных нормах ГК РФ. Так, подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ не допускает правовую охрану в качестве средства индивидуализации товара или услуги обозначений, включающих только элементы, указывающие на место производства товара. Иными словами, как товарные знаки нельзя зарегистрировать географические названия, которые могут быть восприняты потребителем как указание на место изготовления или реализации товаров. В связи с этим возникает вопрос о том, какие именно географические названия способны восприниматься как место реализации или изготовления товара. От ответа на этот вопрос зависит возможность регистрации географических указаний в качестве товарных знаков, а также правомерность использования их в составе хештегов. Судебная практика рассматривает как вызывающие в сознании потребителей смешение с местом производства или реализации товара такие географические названия, которые обладают широкой известностью, способной сформировать нежелательные ассоциативные связи.
Так, не считаются описательными обозначения, относящиеся к области географии (материк, континент, река, озеро и т.п.), поскольку они не содержат указаний на точное географическое место. Не могут быть зарегистрированы как товарные знаки обозначения, состоящие из географических названий, воспринимаемых на дату подачи заявки потребителями как место нахождения производителя. В то же время допустима регистрация как товарного знака малоизвестного названия, указывающего на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, но неизвестное рядовому потребителю.
Таким образом, нарушением прав на товарный знак правообладателя признается использование данного товарного знака в составе хештега третьими лицами в предпринимательской деятельности, причиняющее ущерб правообладателю товарного знака.
Еще одним вариантом нарушения прав на товарный знак может считаться паразитирование на чужой деловой репутации за счет использования в составе хештега чужого товарного знака для привлечения внимания потребителей к своей продукции за счет известности торговой марки конкурента.
Список литературы:
[1] Определение ВАС РФ от 02.12.2009 № ВАС-15314/09 по делу № А41-5137/08 // Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».
[2] Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу № СИП-537/2014 // Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».
[3] Постановление ФАС Московского округа от 21.03.2012 № А40-46200/11-110-373 // Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».
[4] Роспатент исключил претензии к пользователям после регистрации хештега #янебоюсьсказать // Газета. Ру. [Электронный ресурс] // URL: https://www. gazeta.ru/business/news/2016/08/26/n_9044063. shtml?updated.
[5] CA Paris, 5 décembre 2014 n°14/14773.
[6] FRATERNITY COLLECTION, LLC, Plaintiff, v.ELISE FARGNOLI, d/b/a, FRANCESCA JOY Defendant. CauseNo. 3:13-CV-664-CWR-FKB/ [Электронный ресурс] // URL: https://scholar.google.com/scholar_case? case=16334262513100811800&hl=en&as_sdt=6&as_ vis=1&oi=scholarr.
[7] Public Impact, LLC, Plaintiff, v. BCG LTD, Cause № 15-13361-FDS [Электронныйресурс] // URL: https://scholar.google.com/scholar_case?-case=12337655638004119971&q=public+impact+v.+-boston+consulting+group+Civil+-No.+15-13361-FDS&hl=en&as_sdt=2006&as_vis=1.
Spisok literatury:
[1] Opredelenie VAS RF ot 02.12.2009 № VAS-15314/09 po delu № A41-5137/08 // Dokument opublikovan ne by'l. SPS «Konsul'tantPlyus».
[2] Postanovlenie Prezidiuma Suda po intellektual'ny'm pravam ot 06.02.2015 po delu № SIP-537/2014 // Dokument opublikovan ne by'l. SPS «Konsul'tantPlyus».
[3] Postanovlenie FAS Moskovskogo okruga ot 21.03.2012 № A40-46200/11-110-373 // Dokument opublikovan ne by'l. SPS «Konsul'tantPlyus».
[4] Rospatent isklyuchil pretenzii k pol'zovatelyam posle registracii xeshtega #yaneboyus'skazat' // Gazeta. Ru. [E'lektronny'j resurs] // URL: https://www.gazeta.ru/ business/news/2016/08/26/n_9044063.shtml?updated.
[5] CA Paris, 5 décembre 2014 n°14/14773.
[6] FRATERNITY COLLECTION, LLC, Plaintiff, v.ELISE FARGNOLI, d/b/a, FRANCESCA JOY Defendant. Cause No. 3:13-CV-664-CWR-FKB/ [E'lektronny'j resurs] // URL: https://scholar.google.com/ scholar_case?case=16334262513100811800&hl=en&as_ sdt=6&as_vis=1&oi=scholarr.
[7] Public Impact, LLC, Plaintiff, v. BCG LTD, Cause № 15-13361-FDS [E'lektronny'jresurs] // URL: https://scholar.goo-gle.com/scholar_case?case=12337655638004119971&q=pub-lic+impact+v.+boston+consulting+group+Civil+-No.+15-13361-FDS&hl=en&as_sdt=2006&as_vis=1.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2018
