CC BY
14
студент магистрант Российский государственный университет правосудия
Россия, г. Иркутск ВВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ КАК ОСНОВНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОГОВОРОВ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ
ЗНАК
Аннотация: Статья посвящена основаниям недействительности договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак. Дан анализ ряда новых положений гражданского законодательства о недействительности сделок применительно к рассматриваемым соглашениям. Выявлены особенности их реализации при заключении договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак, являющихся причиной введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. В статье рассмотрены случаи введения потребителей в заблуждение при заключении указанных договоров с учетом сложившейся судебной практики по данной категории дел. Дана квалификация таких сделок как ничтожных ввиду посягательства на публичные интересы. Исследованы последствия недействительности договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак, вводящих в заблуждение потребителей.
Ключевые слова: товарный знак, отчуждение права на товарный знак, недействительность договора об отчуждении права на товарный знак.
Dal Z.
graduate student Russian state University of justice Russia, Irkutsk
THE INTRODUCTION OF MISLEADING CONSUMERS AS THE
BASIC FOR NULLITY OF CONTRACTS ON ALIENATION OF EXCLUSIVE RIGHT TO A TRADEMARK
Abstract: the Article is devoted to the grounds of invalidity of agreements on alienation of the exclusive right to a trademark. The analysis of a number of new provisions of the civil legislation on invalidity of transactions in relation to the considered agreements is given. The peculiarities of their implementation at the conclusion of agreements on the alienation of the exclusive right to the trademark, which are the cause of misleading consumers regarding the product or its manufacturer. The article describes the cases of the introduction of consumer confusion at the conclusion of these agreements taking into account the existing judicial practice on this category of cases. Qualification of such transactions as void due to infringement of public interests is given. Consequences of invalidity of agreements on alienation of the exclusive right to the trademark misleading consumers are investigated.
Keywords: trademark, alienation of the right to the trademark, invalidity of the contract on alienation of the right to the trademark.
Как известно, основания недействительности (ничтожности либо оспоримости) договора об отчуждении исключительного права на товарный знак традиционно можно разделить на общие и специальные. Общие основания, применимые к рассматриваемому договору, закреплены в главе 9 ГК РФ «Сделки» (например, ст. ст. 170, 171, 179 ГК РФ и другие)69. В свою очередь, специальные основания недействительности рассматриваемого соглашения зафиксированы в иных нормах гражданского законодательства. Например, согласно п. 2 статьи 1234 ГК РФ несоблюдение письменной формы договора об отчуждении исключительного права влечет недействительность данного договора. В тех случаях, когда для признания сделки недействительной не установлено конкретного основания (общего или специального), применяется правило, закрепленное в статье 168 ГК РФ «Недействительность сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта». Рассмотрим подробнее указанную ситуацию применительно к рассматриваемым соглашениям.
В п. 2 статьи 1488 ГК РФ закреплено императивное правило, согласно которому отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Указанная норма под введением в заблуждение подразумевает случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя.
В настоящее время перечень случаев введения потребителей в заблуждение при заключении исследуемых договоров закреплен в Административном регламенте исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством РФ70 и
69 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017г.) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
70 Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных без договора: Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 707 (ред. от 07.06.2017г.) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочные и правовые системы: законодательство. - Режим доступа: www.consultant.ru. - Дата обращения: 27.01.2018г.
конкретизирован в пунктах 3.3.7.1—3.3.7.11 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утвержденных приказом Роспатента от 29 декабря 2009 г. № 186 (далее — Рекомендации)71.
Отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, когда оно также осуществляется, в частности, в отношении: части товаров и услуг, являющихся однородными с товарами и услугами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак; товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным; товарного знака, воспроизводящего или сходного до степени смешения с промышленным образцом, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на промышленный образец; товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его отдельные элементы), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование; товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг, права на который сохраняются за первоначальным правообладателем (п. 9.9.9 Административного регламента). Заметим, что закрепленный в административном регламенте перечень случаев введения потребителей в заблуждение при заключении договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак не является исчерпывающим. Так, причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя может явиться отчуждение исключительного права на товарный знак, содержащий в качестве элементов дату основания производства, указание места производства, сведения о наградах, знаки соответствия, обозначения, охраняемые авторским правом (п. 3.3.7.11 Рекомендаций).
Одно из возможных оснований введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя регламентируется ГК РФ. Согласно п. 3 статьи 1488 указанного документа отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара (далее — НМПТ), которому на территории РФ предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у приобретателя исключительного права на такое наименование. Так как в России зарегистрировано значительное число товарных знаков, в которые в качестве неохраняемых элементов включены зарегистрированные в РФ НМПТ, то очевидно, что последующая
71 Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации: Приказ Роспатента от 29.12.2009 N 186 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочные и правовые системы: законодательство. - Режим доступа: www.consultant.ru. - Дата обращения: 27.01.2018г.
бесконтрольная передача таких обозначений лицам, не имеющим исключительного права на НМПТ, не только вводила бы потребителей в заблуждение, но и, по сути, нарушала бы установление законодательства о недопустимости нарушения исключительных прав третьих лиц.
Анализ судебной практики, а также практики Роспатента в сфере регистрации договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак, позволяет сделать вывод о достаточно частой применимости некоторых из вышеупомянутых случаев введения потребителей в заблуждение при заключении указанных договоров.
Во-первых, отчуждение исключительного права на товарный знак нередко рассматривается как введение в заблуждение потребителей, если оно осуществляется в отношении товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его отдельные элементы), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование. Например, рассматривая кассационную жалобу предпринимателя Х.Х. Ажахова, Суд по интеллектуальным правам установил, что словесные элементы двух из пяти товарных знаков, исключительные права на которые подлежат передаче от ООО «Первый оконный завод» предпринимателю по спорному договору, воспроизводят фирменное наименование общества. В отсутствие доказательств изменения обществом своего фирменного наименования Суд, поддержав решения судов нижестоящих инстанций, пришел к выводу об отсутствии оснований для возложения на Роспатент обязанности по регистрации договора об отчуждении исключительного права и об отсутствии оснований для обязания общества предоставить спорный договор на регистрацию в Роспатент кроме того, при рассмотрении дела было принято во внимание, что общество является фактическим производителем оконной продукции и обладает соответствующим производственным комплексом. При указанных обстоятельствах одновременное использование словесного обозначения «Первый оконный завод» обществом (как обладателем исключительного права на фирменное наименование) и предпринимателем (как приобретателем исключительного права на товарные знаки) в отношении товаров 6,19 класса и услуг 37 класса МКТУ безусловно создает угрозу введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего соответствующие услуги72.
Во-вторых, нередки и ситуации, связанные с отчуждением исключительного права на товарный знак, сходный до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг, права на который сохраняются за первоначальным правообладателем. к примеру, при
72 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2013 г. по делу № а40-24831/2013 ; Определение ВАС РФ от 10 апреля 2014 г. № ВАС РФ 3931/14 «Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочные и правовые системы: материалы судебной практики. - Режим доступа: www.consultant.ru. - Дата обращения: 27.01.2018г.
рассмотрении заявления ООО «Святая Елена» о признании недействительным уведомления Роспатента об отказе в регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак «Святая Елена» по свидетельству № 444093 арбитражный суд г. Москвы установил, что ООО «Александровы погреба» является правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 444093, 191392, 365255, зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина». Заключая договор с ООО «Святая Елена» на отчуждение исключительного права на товарный знак «Святая Елена» по свидетельству № 444093, ООО «Александровы погреба» остается правообладателем товарных знаков по свидетельствам 191392, 365255, зарегистрированных в отношении товаров того же класса МКТУ, что, в свою очередь, может привести к введению потенциальных потребителей в заблуждение относительно производителя товара. В решении отмечено, что согласно п. 9.9.9 административного регламента отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение в том числе, когда оно осуществляется в отношении товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг, права на который сохраняются за первоначальным правообладателем. При данных обстоятельствах суд пришел к выводу о невозможности регистрации Роспатентом заключенного между сторонами договора. Указанное решение арбитражного суда г. Москвы было оставлено без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, постановлением федерального арбитражного суда московского округа73.
Вопрос о правовых последствиях заключения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, вводящего в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя, п. 2 статьи 1488 ГК РФ не регламентируется. Анализ положений главы 9 ГК РФ «Сделки», административного регламента, а также судебной практики в рассматриваемой области позволяет сделать следующие выводы по указанной проблеме. Полагаем, что подобный договор является недействительным в силу ничтожности как сделка, не соответствующая положениям закона (правилам статьи 1488 ГК РФ) согласно статье 168 ГК РФ. При этом, несмотря на закрепление в законодательстве презумпции оспоримости сделок, нарушающих требования закона (п. 1 ст. 168 ГК РФ), к рассматриваемым соглашениям, с учетом необходимости защиты общественных интересов, применим п. 2 ст. 168 ГК РФ. Согласно п. 75 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» 74
73 Постановление ФАС Московского Округа от 10 июля 2013г. по делу № а-40130123/12-19-1083 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочные и правовые системы: материалы судебной практики. - Режим доступа: www.consultant.ru. - Дата обращения: 27.01.2018г.
74 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2015. - № 8.
применительно к статье 168 ГК РФ под публичными интересами, в частности, следует понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан. Также в указанном документе отмечено, что сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной как посягающая на публичные интересы (п. 75). Заметим, что приведенные положения полностью применимы к договорам об отчуждении исключительного права на товарный знак, вводящих в заблуждение потребителей.
Анализ судебной практики показывает, что в большинстве случаев суды квалифицируют рассматриваемые соглашения как ничтожные сделки, хотя в ряде случаев решения основаны на применении прежней редакции статьи 168 ГК РФ, закреплявшей презумпцию ничтожности сделок, не соответствующих закону 75.
Таким образом, учитывая, что ГК РФ (п. 3 ст. 166) не исключает возможность предъявления исков о признании недействительной ничтожной сделки, сторона договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, вводящего потребителей в заблуждение, может предъявить иск о признании указанного договора недействительным и о применении последствий недействительности сделки. Суд вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов (п. 4 ст. 166 ГК РФ).
Подавая иск о признании недействительным (ничтожным) договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, стороны требуют применения различных правовых последствий такой недействительности, в частности в форме отмены записи о государственной регистрации договора об отчуждении. Вместе с тем указанное требование представляется не вполне корректным. Полагаем, что помимо последствий недействительности сделки, установленных в ст. 167 ГК РФ (двусторонняя реституция), сторона может требовать возложения на Роспатент обязанности внесения изменений в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в виде указания в качестве правообладателя по соответствующему свидетельству, к примеру, истца.
Использованные источники:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017г.) // Собрание законодательства РФ. -1994. - № 32. - Ст. 3301.
2. Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на
75 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2015 г. по делу № а40-187104/2013; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 августа 2015 года по делу № а41-28961/2014 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочные и правовые системы: материалы судебной практики. - Режим доступа: www.consultant.ru. - Дата обращения: 27.01.2018г.
изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных без договора: Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 707 (ред. от 07.06.2017г.) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочные и правовые системы: законодательство. - Режим доступа: www.consultant.ru. - Дата обращения: 27.01.2018г.
3. Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации: Приказ Роспатента от 29.12.2009 N 186 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочные и правовые системы: законодательство. - Режим доступа: www.consultant.ru. -Дата обращения: 27.01.2018г.
4. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2013 г. по делу № а40-24831/2013 ; Определение ВАС РФ от 10 апреля 2014 г. № ВАС РФ 3931/14 «Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочные и правовые системы: материалы судебной практики. - Режим доступа: www.consultant.ru. - Дата обращения: 27.01.2018г.
5. Постановление ФАС Московского Округа от 10 июля 2013г. по делу № а-40130123/12-19-1083 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочные и правовые системы: материалы судебной практики. - Режим доступа: www.consultant.ru. - Дата обращения: 27.01.2018г.
6. О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 // Бюллетень Верховного Суда РФ. -2015. - № 8.
7. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2015 г. по делу № а40-187104/2013; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 августа 2015 года по делу № а41-28961/2014 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочные и правовые системы: материалы судебной практики. - Режим доступа: www.consultant.ru. - Дата обращения: 27.01.2018г.
УДК 338.984
Данилов И.А., к.э.н.
доцент
