CC BY
43
Цзинъ Шу
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ НОУ-ХАУ РОССИИ И КИТАЯ*
Международная лицензия на использование интеллектуальной собственности играет позитивную стимулирующую роль в экономическом развитии и сотрудничестве почти всех стран мира. Этим объясняется повышенный интерес к этой сфере деятельности, а также потребность в решении ряда правовых проблем, связанных с интеллектуальной собственностью.
Следует отметить, что в последние годы отношения в области лицензирования интеллектуальной собственности между Россией и Китаем также быстро развиваются. Успешно разрешаются многие проблемы, что способствует эффективности этих отношений. В частности, исследование и решение проблем, связанных с лицензированием в сфере использования ноу-хау, чему посвящена настоящая статья, играет важную роль в развитии научно-технического сотрудничества России и Китая.
1. Предмет международной лицензии на ноу-хау
Лицензия на интеллектуальную собственность - это разрешение на использование объектов интеллектуальной собственности, а предметом лицензионного соглашения по интеллектуальной собственности является предоставление права на использование объектов интеллектуальной собственности.
Поскольку круг объектов интеллектуальной собственности не одинаково формулируется в нормах международного и национального права, то ответ на вопрос, права на какие объекты интеллектуальной собственности могут выступать в качестве предмета лицензионного соглашения, зависит от того, нормами какого права регулируются конкретные лицензионные отношения, международного или национального. От этого зависит и вид лицензии - она будет соответственно международной или национальной.
* Статья рекомендована к печати членом-корреспондентом А.Г. Лисицыным-Светлановым.
Труды Института государства и права Российской академии наук № 2/2011
РАН 155
Что касается международной лицензии, то права на объекты интеллектуальной собственности как предмета лицензионного соглашения указаны в ч. 2 «Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности» (далее - ТРИПС)1; а что касается национальной лицензии, то правовое регулирование осуществляется по закону конкретной страны. Например, в России - по ст. 1225 ГК РФ, в которой содержится исчерпывающий перечень объектов исключительных прав.
Согласно ТРИПС лицензиар может выбирать право на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащее ему, в качестве предмета международной лицензии. Однако право на объект интеллектуальной собственности в качестве предмета обязательно должно признаваться не только на территории страны лицензиара, но и на территории страны лицензиата. Это объясняется тем, что «объект интеллектуальной собственности, указанный в соглашении о лицензии, должен быть защищен законом или, по крайней мере, к нему должна быть применима защита законом»2. Именно поэтому в лицензии на интеллектуальную собственность между Россией и Китаем прежде всего должно указываться действие (юридическая сила) права на объект интеллектуальной собственности на территории обоих государств.
Ноу-хау - секрет производства - является одним из объектов исключительных (интеллектуальных) прав, охраняемых законом в России (ст. 1225 ГК РФ).
Право на использование ноу-хау, признаваемое в России, может выступать в качестве предмета в лицензионном соглашении между Россией и Китаем при условии, если определение ноу-хау3 по своему существу совпадает с определением закры-
1 В ч. 2 «Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности» входят объекты интеллектуальной собственности, в частности, авторское право и смежные права; товарные знаки; географические указания; промышленные образцы; патенты; топологии (топографии) интегральных микросхем; охрана закрытой информации.
2 Jay Dratler, Jr.(CLLlA). Лицензия на интеллектуальную собственность / Пер. Ван Чуэньянь. Издательство университета «Цинхуа», 2003. С. 3.
3 См. ст. 1465 ГК РФ.
той информации, предусмотренным ТРИПС4, или с определением коммерческого секрета, установленным Законом КНР «О противодействии недобросовестной конкуренции»5. При таком совпадении можно сделать вывод о том, что в нормах международного права и национального права России и Китая охраняется один и тот же вид интеллектуальной собственности, несмотря на различие используемых для его обозначения терминов.
Такой подход объясняется следующим: несмотря на то, что ноу-хау хотя и является одним из объектов прав интеллектуальной собственности, охраняемых в России законом, но в отличие от традиционных объектов интеллектуальной собственности, например, охраняемых патентом изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, объектов товарного знака, для приобретения исключительных прав на него не требуется проверка и утверждение специального органа, достаточно совпадения его объекта с определением, предусмотренным законом. Это означает, что в тех случаях, когда определение ноу-хау в нормах национального права совпадает с определением закрытой информации, ноу-хау признается наряду с закрытой информацией охраняемым объектом интеллектуальной собственности во всех странах, которые входят в состав ТРИПС. Также при совпадении определения ноу-хау с определением коммерческого секрета ноу-хау будет защищено китайским законом как коммерческий секрет.
Таким образом, для решения вопроса в отношении предмета международной лицензии на интеллектуальную собственность, прежде всего, необходимо уточнить, что право на объект, недействительное на территории страны лицензиата интеллектуальной собственности, не может выступать в качестве предмета
4 См. п. 2 ст. 39 разд. 7 ч. 2 ТРИПС.
5 Статья 10 Закона КНР «О противодействии недобросовестной конкуренции»: под так называемым коммерческим секретом в данной статье понимается техническая и хозяйственная информация, не известная всем, представляющая для правообладателя коммерческий интерес, имеющая прикладные особенности и в отношении которой приняты меры защиты секрета правообладателя.
лицензионного соглашения. От решения этого вопроса зависит юридическая судьба самого лицензионного соглашения.
2. Нарушение права на ноу-хау
Известно, что исключительное право на ноу-хау является автоматическим (фактическим) приобретением при случаях, если объект совпадает с определением, предусмотренным законом. Однако содержание объекта права на ноу-хау не является открытой информацией. Это означает, что исключительными правами на тождественную информацию, представляющую собой ноу-хау, одновременно могут обладать разные лица. Приведем пример. Первое лицо из России разработало способ производства продукта А и, соответственно, приобрело права на способ производства продукта А в качестве ноу-хау, поскольку он отвечает требованиям, сформулированным в определении, предусмотренным российским законом. Таким же образом другое лицо в Германии самостоятельно разработало тождественный способ производства продукта А и приобрело права на ноу-хау, каковым является данный способ производства продукта А, так как он отвечает определению, предусмотренному законом Германии. При этом и первое, и второе лицо одновременно могут обладать правом на данное ноу-хау.
Предположим, что другое лицо, разработавшее тождественный способ производства продукта А в Германии, подало заявку на патент на основе объекта ноу-хау и получило патент в Китае в целях коммерческого интереса. После этого возникло сотрудничество между Россией и Китаем, т.е. первое лицо (российский лицензиар) передало право на использование объекта ноу-хау лицензиату (китайскому лицу). В случаях, когда лицензиат использует данное ноу-хау, существует возможность предъявления в Китае иска третьего лица (немца, получившего патент в Китае) к лицензиату. Это объясняется тем, что патентование ведет к раскрытию информации, охраняемой ранее в качестве ноу-хау. Следовательно, права лицензиара на ноу-хау автоматически прекращаются.
Для подтверждения существования у лицензиата нарушения права на патент третьего лица необходимо первому представить в суд материалы о ноу-хау. В случаях, когда основное содержание
объекта ноу-хау отличается от основного содержания объектов патента третьего лица, нарушения права на патент третьего лица не существует; в противном случае при совпадении содержания объектов существует нарушение права третьего лица.
Что касается обязательства лицензиара, то согласно ст. 3 «Разъяснений Верховного Суда по вопросам о подсудности дел, связанных со спорами в области нарушения прав на патент» при наличии нарушения права на патент третьего лица лицензиатом лицензиар несет солидарную ответственность за нарушение права на патент.
3. Международная подсудность В отношении лицензионного соглашения с иностранным элементом на практике каждое государство само определяет, какие споры относятся к компетенции его судов6. Поэтому, прежде чем рассматривать спор или дело, связанное с лицензионным соглашением с иностранным элементом, следует определиться, к компетенции суда какой страны относится данный спор или дело, иначе возникнет ситуация, когда рассмотрение одного и того же спора может одновременно находиться в компетенции судов двух или даже нескольких стран (одновременно рассматриваться судами нескольких стран)7.
В отношении лицензионного соглашения с иностранным элементом при определении подсудности прежде всего нужно определиться с выбором ответственности, т.е. установить, нарушен договор или нарушено право.
С точки зрения нарушения договора в соответствии со ст. 126 «Договорного закона КНР»8 применяется принцип авто-
6 См.: Богуславский М.М. Международное частное право. М., 2008, С. 496.
7 См.: Богуславский М.М. Указ. соч. С. 496.
8 Статья 126 «Договорного закона КНР»: «Участники договора с иностранным элементом могут выбирать право, подлежащее применению при возникновении споров по договору, за исключением случаев, предусмотренных законом, и иных случаев, при которых участники договора с иностранным элементом не выбирают право, а также случаев применения права страны, с которой договор наиболее тесно связан».
номии воли сторон в отношении выбора права, регулирующего спор из договора. В случаях, когда сторонами лицензионного соглашения между Россией и Китаем выбрано английское право в качестве закона, регулирующего спор, к ведению английского суда относится рассмотрение споров по нарушению договора. То же самое с точки зрения нарушения права согласно ст. 146 Общих положений гражданского права КНР9, ст. ст. 22 и 29 «Гражданского процессуального закона КНР»10 к ведению китайского суда относится рассмотрение дел о нарушении права.
Таким образом, в ходе исполнения лицензионного соглашения может возникнуть одновременно два нарушения: нарушение договора и нарушение права. В отношении данных двух нарушений различного вида существует различная подсудность, например, ст. 126 «Договорного закона КНР» предусматривает, что «участники договора с иностранным элементом могут выбирать закон, применяемый при рассмотрении договорных споров, но за исключением случаев, предусмотренных законом»; наряду с этим в ст. 29 «Гражданского процессуального закона КНР» указано, что к ведению народного суда места жительства ответчика либо места совершения действия, нарушающего права, относится иск, предъявленный за совершение действия, нарушающего право. Это означает, что в Китае нарушение договора применяется к правилу общей подсудности, а нарушение права -к правилу исключительной подсудности.
9 Статья 146 «Общих положений гражданского права КНР»: «Применяется право места совершения нарушения права в отношении возмещения вреда, причиненного вследствие нарушения права».
10 Статья 22 «Гражданского процессуального закона КНР»: «К ведению народного суда места жительства ответчика относится гражданский иск, предъявленный к гражданину; к ведению народного суда места постоянного проживания ответчика относится иск при наличии различия места жительства и места постоянного проживания ответчика; к ведению народного суда места нахождения ответчика относится гражданский иск, предъявленный к юридическому лицу или другой организации».
Отсюда следует, что в отношении подсудности, связанной с вышеуказанным лицензионным соглашением, к ведению английского суда относится иск о нарушении договора; к ведению китайского суда - иск о нарушении права.
4. Защита ноу-хау Когда объект интеллектуальной собственности, определенный в соглашении как предмет международной лицензии, использован в стране лицензиата, одной из основных проблем в отношении лицензиара является правовая защита права на данный объект в стране лицензиата.
В настоящее время интеллектуальная собственность в мире обычно защищается международными конвенциями, например, Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, Бернской конвенцией об охране литературных и художественных произведений, Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и т.д.
В Китае пока не кодифицировано гражданское законодательство, защита интеллектуальной собственности осуществляется отдельными законами, например, «Патентным законом» в ред. от 25 августа 2000 г., Законом «О товарных знаках» в ред. от 27 октября 2001 г., Законом «Об авторском праве» от 7 сентября 1990 г., «Договорным законом КНР» от 15 марта 1999 г., Законом «О противодействии недобросовестной конкуренции» от 2 сентября 1993 г., Общими началами гражданского права от 12 апреля 1986 г. и т.д. В отношении защиты ноу-хау в Китае отсутствует специальный правовой акт, и защита осуществляется нормами различных законов.
Несмотря на то что ноу-хау в Китае может быть защищено законом, но по сравнению с традиционными видами интеллектуальной собственности, такими как объекты патентного права, авторское произведение и товарный знак, степень защиты ноу-хау слабее, меры его защиты пока недостаточны и несовершенны. Поскольку в Китае отсутствует специальный закон о защите ноу-хау (коммерческих секретов), в настоящее время защита ноу-хау обычно осуществляется нормами отдельных законов,
например ст. 348 «Договорного закона КНР»11, ст. 10 Закона «О противодействии недобросовестной конкуренции»12 и т.д.
Ноу-хау, содержащееся в предмете лицензионного соглашения, является интеллектуальной собственностью, защищенной законом Китая. В случае если лицензиат разглашает данное ноу-хау, согласно ст. 10 Закона КНР «О противодействии недобросовестной конкуренции» лицензиат несет ответственность за нарушение права. Но согласно ст. 5 «О некоторых нормах по запрещению нарушений коммерческого секрета»13 от Государ-
11 Статья 348 «Договорного закона КНР»: «Лицензиат в договоре о передаче технологического секрета обязан использовать указанную в договоре технологию, оплатить вознаграждение за использование данной технологии и нести ответственность за обеспечение конфиденциальности в соответствии с договоренностью».
12 Статья 10 Закона «О противодействии недобросовестной конкуренции»: «Хозяйствующим лицам не следует нарушать коммерческие секреты следующими способами, в частности:
а) получение коммерческого секрета от правообладателя коммерческого секрета, приобретшего данное право путем хищения, обмана, угрозы и понуждения или другими недобросовестными способами;
б) разглашение, применение или разрешение применения другому лицу коммерческого секрета, полученного вышеуказанными способами, но принадлежащего правообладателю данного коммерческого секрета;
в) разглашение, применение или разрешение применения другим лицом коммерческого секрета, освоенного собственным путем способами, нарушающими договор или требование правообладателя коммерческого секрета о соблюдении коммерческого секрета.
Если третье лицо, знающее или обязанное знать о поведении, нарушающем вышеуказанные пункты, получает, применяет или разглашает коммерческий секрет другого лица, то такой случай считается нарушением коммерческого секрета».
13 Статья 5 «О некоторых нормах по запрещению нарушений коммерческого секрета»: В случаях, когда правообладатель (заявитель) считает, что существует нарушение его коммерческого секрета и предъявляет заявление в административный орган по управлению промышленностью и торговлей в целях рассмотрения действий нарушения права, заявитель должен предъявить в качестве доказательства о наличии
ственного промышленно-коммерческого управления лицензиару следует представить доказательства, подтверждающие наличие не только коммерческого секрета (ноу-хау), но и нарушение права, если лицензиар предъявит требование органу Государственного промышленно-коммерческого управления о рассмотрении нарушения права.
Таким образом, прежде чем заключить международное лицензионное соглашение, необходимо: во-первых, проанализировать нормы, регулирующие отношения в сфере интеллектуальной собственности и практику их применения в стране лицензиата; во-вторых, установить, к ведению какого суда будут отнесены споры о нарушении права на интеллектуальную собственность, которые могут возникнуть между сторонами соглашения; в-третьих, определить основные способы защиты при нарушении права на интеллектуальную собственность в стране лицензиата.
действия, нарушающего право, соответствующий коммерческий секрет.
