CC BY
139УДК 347.77/78(1-87)
ПРАВОВАЯ ОХРАНА ДИЗАЙНА: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ № 20-31190065
А. Г. Королева
Аспирант кафедры интеллектуальных прав Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
125993, Россия, г. Москва, Садовая-Кудринская ул., 9 E-mail: korolevanastasia95@gmail.com
Аннотация: рассматриваются особенности соотношения режимов охраны дизайна в зарубежных правопорядках. Анализируя механизмы охраны дизайнерских решений, автор выделяет два блока проблем, связанных, с одной стороны, с вопросами соотношения авторской и патентной форм охраны дизайна, с другой - со спецификой охраны дизайнерских решений нормами о средствах индивидуализации. Делается вывод, что некоторые механизмы могут быть положительно восприняты отечественным законодателем.
Ключевые слова: дизайн, авторское право, произведения, патентное право, промышленные образцы, товарные знаки, кумулятивная охрана.
LEGAL PROTECTION OF DESIGN: FOREIGN EXPERIENCE
The research was supported by RFBR № 20-311-90065
A. G. Koroleva
Moscow State Law University named after O. E. Kutafin (MSLA) 9, Sadovaya-Kudrinskaya st., Moscow, Russia, 125993 E-mail: korolevanastasia95@gmail.com
Annotation: the peculiarities of correlation of design protection regimes in foreign law are considered in the article. Analyzing the mechanisms of protection of design solutions, the author highlights two areas of problems associated with the relationship between copyright and patent
© Королева А. Г., 2021
forms of design protection and the specific protection of design solutions by the rules on intellectual property designations. The conclusion is made that some mechanisms may be positively perceived by the domestic legislator.
Key words: design; copyright; works; patent law; industrial designs; trademarks; cumulative protection.
В большинстве развитых правопорядков действует, как минимум, три режима охраны дизайнерских решений - авторско-правовой, режим промышленных образцов (sui generis), режим товарных знаков. Во многом подобная действительность обусловлена увеличением функциональных характеристик дизайна: о простом единении эстетики и утилитарности говорить не приходится, дизайн во всем своем многообразии выполняет куда больше функций1. Вместе с тем даже классическое понимание дизайна как художественного конструирования объектов, воплощающих в себе эстетические и утилитарные начала2, может привести к неопределенности в вопросе соотношения режимов охраны продуктов названной деятельности. Подходы к решению указанной проблемы в разных юрисдикциях могут в значительной степени отличаться. В этой связи анализ каждого из них, включая выявление положительных и отрицательных последствий их применения, позволит обнаружить возможности дальнейшего развития отечественного законодательства в области охраны дизайна.
Как было отмечено, правовая охрана дизайнерских решений может быть обеспечена в рамках нескольких правовых институтов. Следует признать, что правовые режимы объектов авторского и патентного права принципиально отличаются от правовых режимов средств индивидуализации: назначение авторских произведений и промышленных образцов обладает явным сходством, в то же время использование средств индивидуализации направлено на выполнение иных функций3. Совсем иная ситуация складывается между объектами авторских прав и промышленными образцами: правовые режимы названных объектов «наслаиваются» друг на друга.
1 См.: Глазычев В.Л. Функция - Конструкция - Форма // Декоративное искусство СССР. 1965. № 4. С. 14-17.
2 См.: Михайлов С.М., Михайлова А.С. Введение в дизайн: учебник для вузов / под ред. С.М. Михаилова. Казань: Дизаин-квартал, 2016.С. 106.
3 Ворожевич А.С. Пересечение прав на товарные знаки, произведения и промышленные образцы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 18. С. 45-57.
Иной аспект правовой охраны дизайна связан с тем, что придание охраны обозначению в качестве средства индивидуализации (например, регистрация объемного товарного знака) может нарушить право на использование идентичного или сходного дизайна в отношении аналогичных изделий иных участников гражданского оборота.
Учитывая вышеизложенное, представляется возможным выделить два блока проблем, связанных с реализацией правовой охраны результатов дизайнерской деятельности. Первый блок связан с вопросами соотношения авторской и патентной форм охраны дизайна, второй - с проблемами охраны дизайнерских решений нормами о средствах индивидуализации.
1. Соотношение авторской и патентной форм охраны дизайна
В настоящее время в мировых правопорядках сложилось три системы соотношения авторской и патентной форм охраны дизайна:
1) кумулятивная охрана;
2) частичная кумулятивная охрана;
3) демаркация режимов охраны.
Стоит признать, что система полного разграничения [демаркации) режимов охраны дизайнерских решений в чистом виде встречается крайне редко, поэтому наибольшее распространение получили системы кумулятивной и частичной кумулятивной охраны рассматриваемых объектов.
Под кумулятивной охраной дизайна понимается установленная законом возможность двойной охраны дизайна с помощью норм авторского и патентного права. Подобный подход отражен во многих правопорядках. Ярким примером воплощения этой концепции может послужить законодательство Европейского союза.
В Европейском союзе защита промышленного образца обеспечивается на национальном и региональном уровнях.
По общему правилу промышленные образцы Европейского союза могут также охраняться в соответствии с законодательством об авторском праве. Так, отсутствие каких-либо препятствий к кумулятивной охране дизайна было отмечено в решении Европейского суда1.
Ввиду отсутствия регионального унифицирующего акта, регулирующего отношения в области авторских прав, ответ на вопрос о том, может ли дизайн охраняться в качестве авторского произведения, зависит от действующего законодательства государств - членов Европейского союза. Так, в одном из дел суд постановил, что промыш-
1 Со/ете1 vs G-Star Raw, Case № С-683/17 [12 September 2019).
ленный образец, зарегистрированный в государстве - члене Европейского союза, также имеет право на охрану в соответствии с законом об авторском праве этого государства, начиная с даты, когда промышленный образец был создан или зафиксирован в любой объективно выраженной форме. При этом критерии охраноспособности авторского произведения определяются каждым государством - членом союза самостоятельно1.
Следует отметить, что в большинстве государств - членов Европейского союза промышленные образцы также могут охраняться как произведения авторского права. Охрана авторского права на форму изделия, которая чаще всего будет квалифицироваться как произведение прикладного искусства, существенно отличается в разных государствах - членах Европейского союза. Эксперты отмечают, что получение авторско-правовой охраны произведения прикладного искусства в одних странах (например, Германии) сложнее, чем в других (например, Австрии и Франции)2.
Рассматриваемый подход, как видится, способствует размытию институционального назначения авторских произведений и промышленных образцов. Кроме того, кумулятивная охрана дизайна создает наиболее благоприятные условия для злоупотребления правом и препятствия ограничения конкуренции: обладая столь сильной легальной монополией, правообладатель может существенным образом препятствовать другим добросовестным участникам гражданского оборота использовать схожие результаты интеллектуальной деятельности.
Следующий подход именуется частичной кумулятивной охраной и является более сбалансированной формой нормативно-правового регулирования отношений по поводу дизайна. Данная концепция в наибольшей степени распространена в странах англо-саксонской традиции.
Так, в США режим авторского права, как правило, не распространяется на защиту утилитарных или функциональных изделий (§ 101 раздела 17 Свода законов США)3. В отношении эстетическо-утилитарных изделий авторско-правовая охрана возможна лишь в том случае, если их форма или конфигурация могут быть мысленно отделимы от самого продукта, в которых они воплощены. Кроме того,
1 Flos Spa v Semeraro, Case № С-168/09 [27 January 2011).
2 Meyerhoff L.H., Lee A, Kerl F. International // World Trademark Review. 2015. URL: https://www.worldtrademarkreview.com/portfolio-management/international [дата обращения: 12.11.2020).
3 Code of Laws of the United States of America.
судебной практикой была выработана позиция, согласно которой отдельный элемент промышленного образца также может охраняться в качестве авторского произведения в случае его возможного независимого существования1.
Важно отметить, что концептуальное «отделение» дизайна от объекта, в котором он воплощен, возможно, если сам объект является произведением искусства и впоследствии используется в качестве утилитарного продукта или размещается на нем2. Например, статуэтки могли бы использоваться в качестве посудных изделий. В таком случае они будут охраняться как скульптурные произведения, несмотря на их утилитарное применение. При этом сложившаяся система фактически исключит из охраны авторского права форму или конфигурацию большинства промышленных и потребительских товаров, поскольку их форму обычно нельзя «отделить» или рассматривать независимо от самих объектов3.
Таким образом, законодательство США допускает авторско-правовую охрану некоторых произведений художественного ремесленничества, воплощенных в утилитарных объектах, однако большинство объектов дизайнерской деятельности могут охраняться лишь в качестве промышленных образцов. Представляется, что назвать подобный подход демаркацией режимов охраны дизайна возможно лишь с большой долей условности.
В Великобритании также действует система частичной демаркации режимов охраны дизайна. Общие правила разграничения режимов охраны рассматриваемых объектов содержатся в Законе об авторском праве, промышленных образцах и патентах Великобритании 1988 г.4.
Согласно разделу 51(1) рассматриваемого закона, изготовление изделия, воплощающего незарегистрированный промышленный образец [художественное конструирование формы или конфигурации [внутренней или внешней) изделия или его части5), или его копирование не является нарушением авторского права на промышленный образец [документ или модель, кроме художественных произведений и шрифтов).
1 Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc., 580 U.S. [2017].
2 Industrial Designs and Their Relation with Works of Applied Art and Three-Dimensional Marks // WIPO. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_9/ sct_9_6.pdf [дата обращения: 12.11.2020).
3 Там же.
4 Copyright, Designs and Patents Act 1988.
5 Cornish W., Llewelyn D., Aplin T. Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights. Eighth edition. Sweet&Maxwell, 2013. P. 613.
Кроме того, раздел 236 данного закона исключает возможность двойного нарушения авторских и патентных прав на дизайн. Если произведение, охраняемое авторским правом, воплощает в себе незарегистрированный промышленный образец или состоит из него, нарушение авторского права на произведение не будет нарушать право на незарегистрированный промышленный образец в этом произведении.
Таким образом, в Великобритании выработаны механизмы, направленные на предотвращение двойного взыскания за нарушение интеллектуальных прав на дизайн в случае их пересечения.
Большой интерес для настоящего исследования представляет система частичной демаркации авторских и патентных режимов охраны дизайна, сформированная в Австралии.
В течение многих лет сменявшие друг друга правительства проводили политику ограничения охраны, предоставляемой авторским правом художественным произведениям, воплощенным в продуктах массового производства1. Основная идея заключалась в том, что режим промышленных образцов, закрепленный в Законе о промышленных образцах 2003 г.2, является более подходящей формой правовой охраны для продукции массового производства.
Раздел 8 части III Закона об авторском праве 1968 г. регулирует взаимосвязь между охраной авторских произведений и промышленных образцов. Статья 78 названного закона предусматривает, что авторское право на художественное произведение не подлежит защите в отношении произведений, созданных с соответствующим дизайном этого художественного произведения, которые были применены в промышленном масштабе. По общему правилу, промышленным применением считается изготовление 50 и более продуктов, в которых был воплощен дизайн3.
Рассматриваемые положения предназначены для предотвращения двойной охраны в соответствии с законодательством о промышленных образцах и авторском праве в отношении продукции, которая должна охраняться только в соответствии с Законом о промышленных образцах 2003 г. Вместе с тем закон допускает несколько исключений из общего правила демаркации режимов:
1 Review of the Designs System. URL: https://www.ipaustralia.gov.au/sites/default/ files/issues_paper_on_designs_review.pdf [дата обращения: 12.11.2020).
2 Designs Act 2003.
3 Review of the Designs System. URL: https://www.ipaustralia.gov.au/sites/default/ files/issues_paper_on_designs_review.pdf [дата обращения: 12.11.2020).
- в отношении двухмерных произведений [кроме двухмерных чертежей) действует кумулятивная охрана;
- «произведений художественного ремесла» и архитектурных произведений [кроме небольших переносных зданий и бассейнов) действует режим выбора между авторской и патентной формой охраны [но регистрация промышленного образца, как правило, приводит к утрате авторских прав)1.
Следует отметить, что механизмы частичной демаркации режимов охраны дизайна сформированы также в других правопорядках.
Так, например, в Японии промышленные образцы традиционно не подлежат охране в качестве объектов авторского права. Японский суд требует высокого уровня творчества для того, чтобы прикладное искусство получило охрану в качестве произведений, охраняемых авторским правом2. Вместе с тем в одном из дел была признана охраноспособность детского кресла как объекта авторского права. Суд постановил, что законодательная формулировка «выраженное творческим способом», используемая в подпункте 1 пункта i статьи 2 закона об авторском праве, означает следующее: «Выражение, о котором идет речь, не обязательно должно иметь творческое начало в строгом смысле этого слова, но должно демонстрировать определенные уникальные характеристики автора»3. Однако данное дело является уникальным, поскольку в целом не отражает сложившуюся единообразную судебную практику.
Таким образом, кумулятивная охрана дизайна в Японии возможна лишь в исключительных случаях.
Представляется, что рассмотренные примеры отражают наиболее релевантный подход к охране дизайнерских изделий. Выработанные в рамках систем частичной кумулятивной охраны дизайна механизмы позволяют, с одной стороны, провести содержательную границу между формами охраны авторских произведений и промышленных образцов, с другой - обеспечить возможность двойной охраны объектов дизайна, когда провести эту границу становится затруднительно. Кроме того, данный подход предотвращает двойное взыскание за нарушение интеллектуальных прав на дизайн в случае их пересечения.
1 Review of the Designs System. URL: https://www.ipaustralia.gov.au/sites/default/ files/issues_paper_on_designs_review.pdf (дата обращения: 12.11.2020).
2 См., например: Case № 2016 (Ne) 10059, Intellectual Property High Court (October 13, 2016).
3 Case № 2014 (Ne) 10063, Intellectual Property High Court (April 14 2015).
2. Охрана дизайнерских решений
нормами о средствах индивидуализации
Как было отмечено, объекты дизайна могут охраняться с помощью режимов средств индивидуализации (в большинстве случаев -товарных знаков). В этой связи предлагается рассмотреть опыт зарубежных стран по вопросам легитимации использования обозначений, воспроизводящих дизайнерское решение или состоящих из них.
1) В США охрана дизайна может быть обеспечена с помощью режимов товарных знаков и фирменного стиля (trade dress, § 1127, §1125(a) раздела 15 Свода законов США). По общему правилу исключительное право на товарный знак или фирменный стиль может возникнуть при соблюдении требований различительной способности и нефункциональности. Последнее требование вытекает из доктрины функциональности, существенно ограничивающей возможность охраны дизайна указанными режимами.
Согласно доктрине эстетической функциональности дизайн не может охраняться в качестве товарного знака, если его функциональное назначение направлено на улучшение эстетических свойств продукта, при этом отсутствует приобретенная различительность1. Аналогичные правила действуют в отношении фирменного стиля.
Таким образом, рассматриваемая доктрина позволяет, с одной стороны, разграничить режимы охраны объектов интеллектуальных прав, с другой стороны, помешать владельцам товарных знаков препятствовать законной конкуренции на рынке.
2) Законодательство Великобритании допускает возможность охраны дизайна нормами о промышленных образцах и товарных знаках. Так, при определенных обстоятельствах истец может воспрепятствовать использованию внешнего вида товара или его упаковки согласно британской доктрине общего права «passing off» при нарушении прав на незарегистрированный товарный знак2. Кроме того, законодательство не препятствует зарегистрировать форму товара, трехмерный объект, логотип или иное двухмерное изображение в качестве товарного знака Великобритании (раздел 1 Закона Великобритании о товарных знаках)3. Вместе с тем, как правило, зарегистрировать объемный товарный знак при отсутствии доказательств приобретенной различительной способности весьма затруднительно.
1 Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc., 778 F. Supp. 2d 445, 44748 (S.D.N.Y. 2011).
2 Reckitt & Colman Products Ltd v Borden [1990) 1 All E.R. 873.
3 Trade Marks Act 1994.
3) В Австралии, по общему правилу, дизайн, обладающий критериями охраноспособности промышленного образца, может быть также зарегистрирован в качестве товарного знака при условии, что он приобрел различительную способность. К примерам таких дизайнерских решений можно отнести парфюмерные и другие флаконы, игрушки, кондитерские изделия и т.п.1
При этом Закон о товарных знаках 1995 г. включает положение, относящееся к товарным знакам, содержащим изделия или вещества, которое ранее использовалось на основании патента. В соответствии с разделом 25 рассматриваемого закона действие товарного знака прекращается по истечении двух лет после истечения срока действия патента или прекращения его действия2.
Таким образом, закон ограничивает действие исключительного права на товарный знак во времени в случае, если право на него пересекается с правом на промышленный образец (или иным патентным правом).
4) В Японии формы изделий могут быть зарегистрированы как трехмерные товарные знаки. При этом заявитель должен доказать, что данная форма изделия стала известной и приобрела различительную способность. Так, бутылка Coca-Cola, бутылка Yakult, кресло Wishbone, кузов Super Cub Honda и формы кондитерских изделий были зарегистрированы в качестве объемных товарных знаков3.
5) В соответствии со ст. 4 Регламента Европейского союза о товарных знаках (2017/1001) регистрация товарного знака доступна также в отношении дизайна, формы изделия и его упаковки4. Теоретически дополнительную охрану товарного знака на форму продукта можно получить в каждой стране - участнице Европейского союза. На практике применение этих правил зависит от соответствующего национального суда.
Для того чтобы форма или конфигурация продукта могла быть зарегистрирована в качестве товарного знака, потребители долж-
1 Review of the Designs System. URL: https://www.ipaustralia.gov.au/sites/default/ files/issues_paper_on_designs_review.pdf (дата обращения: 12.11.2020).
2 Trade Mark Act 1995.
3 Suzuki H. Protecting and enforcing design rights: Japan. World Trademark Review. 2019. URL: https://www.worldtrademarkreview.com/enforcement-and-litigation/ protect-ing-and-enforcing-design-rights-japan (дата обращения: 12.11.2020).
4 Regulation (EU) 2017/1001 Of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark (codification).
ны определять его как конкретный источник происхождения товара1.
Вышеизложенные примеры иллюстрируют наличие многообразных подходов к охране дизайна в качестве средства индивидуализации. Представляется, что некоторые из них могут быть положительно восприняты отечественным законодателем. Так, доктрина эстетической функциональности, выработанная в США, обеспечивает развитие конкуренции в модных, промышленных и иных индустриях. Кроме того, большой интерес представляет нормативно закрепленное в Австралии правило о прекращении действия исключительного права на товарный знак в случае истечения срока действия исключительного права на промышленный образец. Подобный подход также может оказаться эффективным для развития правовой охраны дизайнерских решений.
Библиографический список
1. Ворожевич A.C. Пересечение прав на товарные знаки, произведения и промышленные образцы || Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 18. С. 45-57.
2. Глазычев В.Л. Функция - Конструкция - Форма || Декоративное искусство СССР. 1965. № 4. С. 14-17.
3. Михайлов С.М., Михайлова A.C. Введение в дизаин: учебник для вузов | под ред. С.М. Михаилова. Казань: Дизаин-квартал, 2016. 288 с.
4. Cornish W., Llewelyn D., Aplin T. Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights. Eighth edition. Sweet&Maxwell, 2013. 945 p.
5. Meyerhoff L.H., Lee A., Kerl F. International || World Trademark Review. 2015. URL: https:||www.worldtrademarkreview. com|portfolio-management|international (дата обращения: 12.11.2020).
6. Suzuki H. Protecting and enforcing design rights: Japan || World Trademark Review. 2019. URL: https:||www.worldtrademarkreview. com|enforcement-and-litigation|protecting-and-enforcing-design-rights-japan (дата обращения: 12.11.2020).
7. Industrial Designs and Their Relation with Works of Applied Art and Three-Dimensional Marks || WIPO. URL: https:||www.wipo.int| edocs|mdocs|sct|en|sct_9|sct_9_6.pdf (дата обращения: 12.11.2020).
8. Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc., 778 F. Supp. 2d 445, 447-48 (S.D.N.Y. 2011).
1 Suzuki H. Protecting and enforcing design rights: Japan // World Trademark Review. 2019. URL: https://www.worldtrademarkreview.com/enforcement-and-litigation/protecting-and-enforcing-design-rights-japan [дата обращения: 12.11.2020).
