CC BY
22DOI 10.47643/1815-1337_2022_9_133
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КОНТРАФАКТ: ПРИЧИНЫ ПРОТИВОРЕЧИВОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ПРИНЦИП ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК Parallel Counterfeiting: Causes of Controversial Court Practice and the Trademark Exhaustion Principle
КОРОСТИЕВ Александр Александрович,
аспирант, кафедра уголовного права и криминологии Юридической школы Дальневосточного федерального университета. 690922, Россия, Приморский край, о. Русский, п. Аякс, 10, корп. D. E-mail: [email protected];
Korostiev Aleksandr Aleksandrovich,
first-year postgraduate student of the Law School of the Far Eastern Federal University. 690922, Primorsky Krai, Russky Island, Ajax settlement, 10 bldg. D. E-mail: [email protected]
Краткая аннотация: В статье исследуется институт исчерпания прав на товарный знак, который имеет существенное значение для нормального функционирования рынка. С одной стороны, юридическая монополия на товарные знаки не должна приводить к злоупотреблениям со стороны правообладателя, к которым можно отнести необоснованное повышение цен на товары, содержащие средства индивидуализации, необоснованный контроль за перемещением произведенных правообладателем товаров и т.п. В этой связи действующим законодательством введены специальные правила, ограничивающие такую монополию, одним из которых является принцип исчерпания прав. С другой стороны, полная легализация международного принципа исчерпания прав на товарные знаки (иными словами - разрешение параллельного импорта без каких-либо ограничений) может привести к не самым благоприятным последствиям в виде: сокращения некоторых видов производств, лишения рабочих мест, увеличение числа поступающих из-за рубежа благодаря серым схемам бракованных изделий и контрафакта. Для решения данной проблемы необходим учет баланса между интересами обладателя исключительного права на товарный знак и прав импортеров и приобретателей товаров, на которых он размещен.
Abstract: The article examines the institute of exhaustion of rights to a trademark, which is essential for the normal functioning of the market. On the one hand, the legal monopoly on trademarks should not lead to abuse by the right holder, which may include an unreasonable increase in prices for goods containing means of individualization, unreasonable control over the movement of goods produced by the right holder, etc. In this regard, the current legislation introduced special rules restricting such a monopoly, one of which is the principle of exhaustion of rights. On the other hand, the full legalization of the international principle of exhaustion of trademark rights (in other words, the permission of parallel imports without any restrictions) may lead to not the most favorable consequences in the form of: reduction of certain types of production, job loss, increase in the number of abroad thanks to gray schemes of defective products and counterfeit goods. To solve this problem, it is necessary to take into account the balance between the interests of the owner of the exclusive right to a trademark and the rights of importers and purchasers of goods on which it is placed.
Ключевые слова: параллельный импорт, принцип исчерпания прав на товарный знак, легальная монополия, необоснованное повышение цен, оригинальный контрафакт.
Keywords: parallel import, trademark exhaustion principle, legal monopoly, unjustified price increase, original counterfeit.
Для цитирования: Коростиев А.А. Параллельный контрафакт: причины противоречивой судебной практики и принцип исчерпания прав на товарный знак//Право и государство: теория и практика. 2022. № 9(213). С. 133-136. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2022_9_133.
For citation: Korostiev A.A. Parallel Counterfeiting: Causes of Controversial Court Practice and the Trademark Exhaustion Principle // Law and state: theory and practice. 2022. No. 9(213). pp. 133-136. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2022_9_133.
Статья поступила в редакцию: 16.07.2022
Исчерпание исключительного права как специальный механизм контроля, был обоснован и введен в гражданско-правовой обиход немецким цивилистом Йозефом Колером еще в позапрошлом веке. В юридическом смысле исчерпание исключительных прав представляет собой легальную форму обхода искусственных барьеров для свободной торговли, которые могут возводиться обладателями абсолютных исключительных прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации [3].
По масштабу исчерпания исключительных прав принято различать национальное исчерпание и международное исчерпание. Национальное исчерпание происходит только на территории страны происхождения товара, который вводится в гражданский оборот правообладателем или с его согласия третьим лицом внутри страны происхождения. В свою очередь международное исчерпание характеризуется тем, что исключительное право признается по закону исчерпанным на территории любой страны, если продукт правообладателя введен на территориях стран, в которых обеспечена правовая охрана указанным результату или средству.
В первоначальных редакциях российских законов о правовой охране товарных знаков был закреплен международный принцип исчерпания прав. Так, ст. 23 закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон о товарных знаках) указывала, что регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем или с его согласия.
В результате внесения изменений в 2002-2003 гг. международный принцип исчерпания прав был заменен на национальный принцип (путем указания на введение продукта (товара) в гражданский оборот на территории Российской Федерации), что по мнению В.И. Еременко в целом благоприятно повлияло на гражданский оборот запатентованных товаров под известными брендами [4].
Пункт 2 ст. 1515 ГК РФ закрепляет правило, согласно которому правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак. Вместе с тем, п. 1 ст. 1515 ГК РФ определяет признак контрафактного товара (контрафакт только такой товар - на котором незаконно размещен чужой
товарный знак, т.е. представлено достаточно узкое, ограничительное толкование контрафактного товара), и именно на этот пункт концептуально опирался Президиум ВАС РФ в своем прецедентном Постановлении по делу "Porsche Cayenne S". Я упомянул слово концептуально поскольку напрямую из текста судебного акта этого не следует [11]. Хотя в целом спор был разрешен в правильном русле. Суд пришел к выводу: воспроизведение на товаре товарного знака самим правообладателем не может считаться незаконным [18]. Речь здесь шла именно о возможности применения публично-правовой (административной) ответственности за неуполномоченный ввоз оригинального товара.
Коллизию внутри нормы ст. 1515 ГК РФ уже пытались разрешить путем предложения в проекте ФЗ N 47538-6 о внесении изменений в ГК РФ замены слов "размещен незаконно используемый" вместо "незаконно размещены" [1]. Но по понятным причинам (давление со стороны ФАС РФ, ратующих за легализацию параллельного импорта) изменения так и не были приняты.
Применяя п. 2 ст. 1515 ГК РФ суды сталкивались с парадоксом оригинального контрафакта: если ответчик является неуполномоченным импортером товаров на территории РФ, то товар, ввезенный им по товарным декларациям и приостановленный на таможне признается незаконным и подлежит изъятию и уничтожению. Так, в одном из решений говорится: "Товар, даже если он и произведен владельцем товарного знака, однако, в нарушение исключительного права владельца товарного знака, ввезен или иным образом введен в оборот на территории Российской Федерации, обладает признаком контрафактности, что следует из содержания пункта 4 статьи 1252 ГК РФ. Такой товар по решению суда подлежит изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации" [13]. А вот второй пример: «Признав незаконным ввоз в Российскую Федерацию без согласия истца спорного товара, маркированного товарными знаками истца... необходимо одновременно считать данный товар контрафактным и принимать решение о его изъятии и уничтожении» [12].
Таким образом, сложилась устойчивая судебная практика в признании контрафактным пусть и оригинального, но незаконным образом ввезенного (без согласия правообладателя) товара на территорию РФ. С одной стороны, понять данный подход можно: правообладатель, не зная импортера и откуда у него появился товар правообладателя может усомниться в подлинности и качестве ввозимого параллельным способом товара, может полагать о возможности данного товара нанести ущерб своей репутации в случае несоответствия его характеристик оригинальному товару.
С другой стороны, именно ответчик по такой категории дел должен доказать наличие у него права использования спорных товарных знаков, иначе введение в оборот данной продукции будет признано осуществленной без согласия правообладателя и, соответственно незаконной. Данный подход согласуется с рядом судебных решений [7, 8, 9,14].
Вместе с тем сама формулировка оригинальный контрафактный товар не представляется корректной. Поэтому выводы судов [13,15] в данной части представляются не соответствующими п. 2 ст. 1515 ГК РФ.
Что касается самого исключительного права на товарный знак, то оно представляет собой легальную монополию правообладателя, соответственно не подлежит каким-либо ограничениям, а наоборот, должно служить правообладателю механизмом для недопущения внутри-брендовой конкуренции [2]. С этой точки зрения, дать волю параллельному импорту - означает лишить себя сервисного и послепродажного обслуживания как владельца товара, подвергнуть опасности заполнения рынка контрафактным товаром, способных нанести значительный вред здоровью многих граждан (в случае серого импорта в медицинской и иных сферах, связанных с жизнеобеспечением) [16].
Сторонники легализации параллельного импорта в свою очередь приводят веский аргумент о возможности правообладателя вести себя недобросовестно путем реализации ценовой политики, состоящей в завышении цен на российском рынке, а также необоснованно контролировать перемещение произведенных им товаров.
В этом плане к важному выводу пришла коллегия Девятого арбитражного апелляционного суда в постановлении по делу N А40-492/11-26-3: «сама по себе цена реализации продукции в разных странах для оценки действий производителя (правообладателя - А.К.) как акта недобросовестной конкуренции не имеет решающего значения, так как кроме непосредственно цены надлежит исследовать и издержки (налоговые, таможенные и иные сборы), которые связаны с импортом и реализацией товара в конкретной стране, то есть установить механизм ценообразования» [10].
В таком случае, когда пытаются доказать необоснованность уровня цен, предлагаемых правообладателями и их официальными партнерами, как правило, не учитывают ряд принципиальных обстоятельств. Во-первых, издержки производителя и его партнеров не сводятся к прямым текущим издержкам на единицу данного товара. Изготовление и продвижение товара сопряжено с крупными единовременными вложениями, а его продажа — с реализацией сопутствующего комплекса услуг [5].
Во-вторых, и это главное, в рыночных условиях на уровень цены влияет не только уровень затрат на стороне предложения, но состояние платежеспособного спроса в данном регионе. В-третьих, различия в ценах в значительной степени могут и не зависеть от правообладателя, но зависеть от вариаций в ценовой политике дилеров.
Не являясь ярым сторонником запрета параллельного импорта, все же отмечу, что проблема исчерпания права на товарный знак является крайне сложной и неопределенной, как на то указывала О.В. Сивинцева, и не может быть сведена только к трем известным территориальным режимам - международному, региональному и национальному. Каждый из этих режимов нуждается в отдельном осмыслении в рамках нормативного регулирования и судебной практики тех правопорядков, которые его придерживаются [19].
Что касается уголовной ответственности, то при параллельном импорте ответственность по ст. 180 УК РФ возникнуть не может, поскольку параллельные импортеры ввозят товары с уже проставленными товарными знаками, а объективная сторона ст. 180 УК РФ предполагает само применение чужого товарного знака на поддельный товар на территории Российской Федерации. К импортерам контрафактной продукции
данная норма также не может быть применена в силу указанной причины. Правообладателям в данном случае остается обращаться к гражданско-правовым способам защиты своих прав (изъятие контрафакта из оборота и его уничтожение, возмещение убытков или выплата компенсации), поскольку административно-правовых мер защиты они были лишены благодаря упоминавшемуся Постановлению по делу "Porsche Cayenne S".
Но и в таком случае правообладатели в первых инстанциях могут потерпеть поражение, поскольку суды в ряде случаях неверно толкуют ст. 1487 ГК РФ, посвященную национальному принципу исчерпания прав на товарный знак. Приведу пример: суд отказал в удовлетворении требований правообладателя о признании незаконными действий ответчика по ввозу на территорию РФ товара (минеральной воды), маркированного товарным знаком "VITTEL", мотивировал следующим образом: «статья 1487 ГК РФ не предусматривает никакого согласия на ввод в оборот товара, на котором товарный знак использован/размещен самим правообладателем» [17].
Однако данная статья как раз предусматривает исчерпание прав правообладателя в отношении товарного знака в случае ввода последним товаров в гражданский оборот на территории РФ с его согласия или согласия третьего лица. Ответчик же, в нарушение же ст. 65 АПК РФ не представил суду доказательств введения истцом в гражданский оборот на территорию Российской Федерации продукции, маркированной товарным знаком "VITTEL" как и доказательств предоставления им в установленном законом порядке такого права третьим лицам у которых был приобретен товар [10]. Поэтому решение суда первой инстанции было правомерно отменено.
При параллельном импорте гражданско-правовая ответственность носит внедоговорной характер, поскольку предполагается, что соглашение на импорт товара между правообладателем и предпринимателем, осуществляющим ввоз товара, в данном случае, отсутствует [6, с. 89]. Для того, чтобы ее избежать, импортеру следует заключить особого рода соглашение с правообладателем, а именно трансграничный дистрибьюторский договор. В нем можно указать товары, подлежащие продаже импортеру, объем использования товарного знака правообладателя, право исключительной продажи товара на определенной территории, установить цену, объем, гарантийные обязательства и другие дополнительные услуги для содействия продаже продукции производителя (правообладателя).
В законодательстве Российской Федерации, а также других участников ЕАЭС до сих пор нет законодательного определения дистрибьюторского договора. Однако, правоотношения в рамках импорта товара зачастую строятся именно на основании дистрибьюторского договора, в рамках которого предоставляется не только товар, но и право на распространение, рекламу и обслуживание товара на определенной территории. Кроме того, импортер может установить в договоре запрет на продажу аналогичного товара другим компаниям на определенной территории, предоставив эксклюзивное право на распространение товара [6, с. 77-78].
Стоит отметить, что в Российской Федерации в настоящее время применяется смешанный принцип исчерпания прав на товарный знак. Данное обстоятельство подтверждается подписанием в 2014 г. договора "О Евразийском экономическом союзе", что позволило стране выйти на новый уровень в области международного сотрудничества. Смешанный принцип таким образом означает, что у правообладателя при вводе товара в одну из стран Евразийского экономического союза (ЕЭС), исчерпывается исключительное право по отношению к любой другой стране, которая входит в ЕЭС. Во всех остальных случаях - действует национальный принцип.
С учетом текущего положения России в сфере экономических отношений на международной арене негативные эффекты представляются в целом более ощутимыми, в связи с чем представители научных и властных кругов сходятся во мнении об отсутствии целесообразности перехода к международному принципу исчерпания прав. Если международный принцип и будет применен, действие его должно быть связано с рядом ограничений, обусловленных необходимостью сохранения качества импортируемых товаров и недопустимостью введения в заблуждение потребителей относительно товаров и их изготовителей [16]. Ограничения эти носят административно-правовой характер, и основное бремя по их реализации будет возложено на государственные контролирующие органы, в числе которых таможенные органы, Роспотребнадзор, Россель-хознадзор. В частности, роль таможенных органов может заключаться в т.ч. в обязательном применении принципа ex-officio, позволяющего им осуществлять задержание подозрительной продукции на 10 дней без заявления правообладателя (ст. 124 ТК ЕАЭС), в направлении перемещаемой продукции в подведомственные экспертные учреждения.
Библиогра фия:
1. Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. Оригинальный контрафакт, параллельный импорт и конкуренция // Предпринимательское право. 2015. N 1. С. 25 - 32.
2. Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. 192 с.
3. Городов О.А., Петров А.В., Шмигельская Н.А. Недобросовестная конкуренция: учебно-практическое пособие / под ред. О.А. Городова. М.: Юстицинформ,
2020. 324 с.
4. Еременко, В. И. Параллельный импорт под защитой конституционного суда Российской Федерации / В. И. Еременко // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2018. № 4. С. 2-14.
5. Легализация параллельного импорта и ее влияние на товарные рынки России: аналит. отчет / отв. ред. сер. В.В. Радаев; Нац. ис-след. ун-т «Высшая школа экономики»; Лаб. экон.-социол. исслед. М.: НИУ ВШЭ, 2011. 176 с.
6. Ляпцев С.А. Принцип исчерпания прав на товарный знак в условиях параллельного импорта: дис. ... канд. юрид. наук. М.: РГАИС, 2019. 198 с.
7. Определение ВАС РФ от 05.08.2010 N ВАС-10102/10 по делу N А41-39651/09 // СПС «КонсультантПлюс».
8. Определение ВАС РФ от 10.05.2011 N ВАС-5318/11 по делу N А40-60322/10-12-360 // СПС «КонсультантПлюс».
9. Определение ВАС РФ от 11.03.2012 N ВАС-1966/12 по делу N А40-492/11-26-3 // СПС «КонсультантПлюс».
10. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2011 N 09АП-13642/2011-ГК по делу N А40-492/11-26-3 // СПС «КонсультантПлюс».
11. Постановление Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 N 10458/08 по делу N А40-9281/08-145-128 // СПС «КонсультантПлюс».
12. Постановление СИП от 4 августа 2014 г. N С01-536/2014 по делу N А40-98350/2013 // СПС «КонсультантПлюс».
13. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2014 N С01-441/2014 по делу N А76-17672/2013 // СПС «КонсультантПлюс».
14. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.02.2010 по делу N А56-20519/2009 // СПС «КонсультантПлюс».
15. Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2014 N С01-442/2014 по делу N А76-12697/2013 // СПС «КонсультантПлюс».
16. Право и экономическое развитие: проблемы государственного регулирования экономики: монография / В.К. Андреев, Л.В. Андреева, К.М. Арсланов и др.; отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2017. 432 с.
17. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.04.2011 по делу N А40-492/11-26-3 // СПС «КонсультантПлюс».
18. Садовский П.В., Спесивцева М.П. Параллельный импорт: последняя судебная практика и проект поправок в часть четвертую ГК РФ // Арбитражные споры. 2012. N 1. С. 153 - 158.
19. Сивинцева О.В. Вариации международного режима исчерпания права на товарный знак в крупнейших экономиках мира. URL: http://ipcmagazine.ru/trademark-law/variations-of-the-international-trademark-exhaustion-regime-in-the-world-s-largest-economies (дата обращения: 01.06.2022).
References:
1. Afanasyeva E.G., Dolgikh M.G. Original counterfeit, parallel import and competition // Business law. 2015. N 1. pp. 25 - 32.
2. Gavrilov D.A. Legal protection from unfair competition in the field of exclusive rights to means of individualization and other objects of industrial property: monograph. M.: NORM, INFRA-M, 2014. 192 p.
3. Gorodov O.A., Petrov A.V., Shmigelskaya N.A. Unfair competition: an educational and practical guide / edited by O.A. Gorodov. M.: Justicinform, 2020. 324 p.
4. Eremenko, V. I. Parallel import under the protection of the Constitutional Court of the Russian Federation / V. I. Eremenko // Patents and licenses. Intellectual rights. 2018. No. 4. pp. 2-14.
5. Legalization of parallel imports and its impact on Russian commodity markets: analyte. report / ed. ser. V.V. Radaev; Nats. is-trace. un-t "Higher School of Economics"; Lab. econ.- sociol. research M.: HSE, 2011. 176 p.
6. Lyaptsev S.A. The principle of exhaustion of trademark rights in conditions of parallel import: dis. ... cand. jurid. M.: RGAIS, 2019. 198 p.
7. The definition of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 05.08.2010 N VAS-10102/10 in the case N A41-39651/09 // SPS "ConsultantPlus".
8. The definition of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 10.05.2011 N YOU-5318/11 in case N A40-60322/10-12-360 // SPS "ConsultantPlus".
9. Definition of the RF Supreme Arbitration Court of 11.03.2012 N VAS-1966/12 in case N A40-492/11-26-3 // SPS "ConsultantPlus".
10. Resolution of the Ninth Arbitration Court of Appeal of 15.08.2011 N 09AP-13642/2011 -CC in case N A40-492/11 -26-3 // SPS "ConsultantPlus".
11. Resolution of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 03.02.2009 N 10458/08 in case N A40-9281/08-145-128 // SPS "Consult-
antPlus".
12. The decision of the M&A dated August 4, 2014 N C01-536/2014 in the case N A40-98350/2013 // SPS "ConsultantPlus".
13. Resolution of the Intellectual Property Rights Court of 19.06.2014 N C01-441/2014 in case N A76-17672/2013 // SPS "ConsultantPlus".
14. Resolution of the FAS of the North-Western District of 12.02.2010 on the case N A56-20519/2009 // SPS "ConsultantPlus".
15. Resolution of the Intellectual Property Rights Court of 28.05.2014 N C01-442/2014 in case N A76-12697/2013 // SPS "ConsultantPlus".
16. Law and economic development: problems of state regulation of the economy: monograph / V.K. Andreev, L.V. Andreeva, K.M. Arslanov et al.; ed. V.A. Vaypan, M.A. Egorova. M.: Justicinform, 2017. 432 p.
17. The decision of the Arbitration Court of Moscow dated 22.04.2011 in the case N A40-492/11-26-3 // SPS "ConsultantPlus".
18. Sadovsky P.V., Spesivtseva M.P. Parallel import: the latest judicial practice and draft amendments to Part four of the Civil Code of the Russian Federation // Arbitration disputes. 2012. N 1. pp. 153 - 158.
19. Sivintseva O.V. Variations of the international regime of exhaustion of trademark rights in the largest economies of the world. URL: http://ipcmagazine.ru/trademark-law/variations-of-the-international-trademark-exhaustion-regime-in-the-world-s-largest-economies (accessed: 01.06.2022).
