CC BY
72
Ограничения свободы договора при заключении лицензионных соглашений
Шевченко Дмитрий Владимирович,
к.т.н., начальник управления ВЭД «ОКБ им. А. Люльки» филиала ПАО «ОДК-УМПО» E-mail: shev-d-v@yandex.ru
Свобода договора - фундаментальный принцип гражданского законодательства. Свобода договора представляет собой свободу до и при заключении договора и выражается в выборе вступления или отказа от договорных правоотношений, выборе типа и вида договора, контрагента и условий договора. Свобода договора ограничивается рамками закона, устанавливающего границы дозволенного с целью урегулирования свобод других лиц. Свобода договора и ее ограничения имеют место и в сфере охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе и при заключении лицензионных договоров. Рассмотрены следующие случаи ограничения выше-отмеченного принципа. Во-первых, лицензионное соглашение устанавливает границы использования передаваемого исключительного права - времени, территории и способов использования, круга лиц. Во-вторых, ограничения, налагаемые лицензионным соглашением, могут касаться разрешенной сферы использования - коммерческой или некоммерческой. В-третьих, обнаружен недостаток ограничений в отношении лицензионного соглашения для противодействия скупки лицензий с целью устранения компаний-конкурентов. В-четвертых, еще одно ограничение, накладываемое на правоотношения сторон лицензионного соглашения, касается критерия возмездности/ безвозмездности. В-пятых, рассмотрены случаи выдачи принудительных лицензий. В-шестых, ограничения затрагиваются практики параллельного импорта и права преждепользования, причем в данных сегментах регулирования законодательно еще не представил отдельных и эффективных норм.
Ключевые слова: лицензия, лицензионное соглашение, исключительное право, интеллектуальная собственность, принцип свободы договора.
Исторически договор был введен в качестве инструмента регуляции хозяйственных отношений, возникающих между гражданами или хозяйственными структурами. Для того, чтобы договор стал эффективным средством выявления реальных потребностей рынка в товарах, работах и услугах, участники гражданского оборота были наделены свободой для его заключения.
Принцип свободы договора - один из фундаментальных принципов гражданского законодательства практически любого государства. С точки зрения философии права свобода договора являет собой высшую юридическую форму выражения свободы воли участников гражданских отношений [1, с. 255]. Введение идеи о свободе договора было обусловлено, помимо прочего, и тем, что договор является средством перераспределения объектов между различными формами собственности [11, с. 130].
В научной литературе имеются различные подходы к определению сущности принципа свободы договора; узкая интерпретация данного принципа предполагает свободу в отношении процесса заключения договора, а широкая включает в себя свободу в выборе сторон для заключения договора, свободу ведения переговоров, свободу во внесении изменений и дополнений в договор и свободу в ситуации прекращения договора. Свобода заключения договора, согласно наиболее распространенному мнению, представляет собой свободу до и при заключении договора - выбор вступления или отказа от договорных правоотношений, выбор типа и вида договора, выбор контрагента и условий договора. Тем не менее, свобода договора не может быть абсолютной. Свобода договора ограничивается рамками закона, устанавливающего границы дозволенного. Закон фиксирует особые условия регулирования различных аспектов договорных отношений, в той или иной степени ограничивая свободу договора с целью урегулирования свобод других лиц [8, с. 40]. Таким образом, ограничение свободы заключения договора обусловлено устранением противоречий между сторонами договора, третьими лицами и интересами общества, что реализуется посредством публично-правового вмешательства в функционирование рыночной системы хозяйствования [11, с. 130].
Свобода договора и ее ограничения имеют место и в сфере охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. В данной сфере законодатель предусматривает различные типы договоров: основные (лицензионные договоры и договоры отчуждения) и специальные.
Лицензионное соглашение - один из важнейших правовых инструментов распоряжения исклю-
5 -о
сз
<
чительным правом на объект интеллектуальной собственности. Лицензионные соглашения - важнейший тип соглашений в компаниях наукоемких отраслей; именно на основе лицензионных соглашений мировые корпорации генерируют многомиллиардные доходы. Лицензионные соглашения играют стратегическую роль в деятельности технологических предприятий: они устанавливают технические стандарты, предотвращают вхождение на рынок нежелательных акторов, формируя, тем не менее, конкуренцию к моменту окончания патентной монополии, стимулируют спрос на наукоемкую продукцию [7]. Несмотря на то, что лицензионные соглашения являются эффективным способом коммерциализации интеллектуальной собственности во всем мире, в России их потенциал до сих пор не реализован в полной мере [2, с. 95]. Россия является чистым импортером лицензий; платежи за зарубежные лицензии многократно превышают поступления от экспорта отечественных лицензий.
В правовой науке лицензионное соглашение изучается преимущественно в отношении объектов авторского или патентного права, а также в контексте охраны прав на средства индивидуализации. Согласно п. 1 ст. 1235 ГК, лицензионное соглашение - такое соглашение, посредством которого лицензиар, обладатель исключительного права, предоставляет лицензиату право использования объекта интеллектуальной собственности.
Данный тип соглашений является относительно новым для отечественной правовой парадигмы. По этой причине правовая природа лицензионного соглашения и особенности его исполнения изучены российскими правоведами недостаточно. В советском праве правовое регулирование лицензионного соглашения не было предусмотрено, несмотря на то, что гражданское законодательство РСФСР оперировало концепцией лицензионного договора. Упоминание лицензионного соглашения законодателем, как ни странно, не привело к выработке норм правовой регламентации данной конструкции. Соответственно, первые попытки рассмотрения и законодательной фиксации данного типа договора были предприняты только к 1990-м гг., параллельно со становлением института правового регулирования гражданского оборота прав на результаты творческой деятельности. На данном этапе эволюции гражданского законодательства были закреплены обязательственно-правовые нормы, регулирующие оборот интеллектуальных прав. Конструкция и гражданско-правовая аналитика лицензионного договора закреплена положениями ст. 1235 ГК РФ, где представлены подробные предписания о форме и условиях лицензионного договора, специфика процедур его заключения и исполнения. ^ Российский законодатель дифференцирует со-2 глашения в соответствии с типами объектов, на кой торые распространяются права интеллектуальной еЗ собственности. В частности, права использоваЛ ния авторских объектов представлены в тексте
ст. 1286 ГК, регулирование использования объектов патентного права - в ст. 1367 ГК. Специальные правила по исполнению лицензионных соглашений представлены в ст. 1237 ГК. Тем не менее, к лицензионному соглашению применяются и общеобязательные правила договорных отношений (если иное не следует из характера исключительного права).
Разрешенная законом свобода договора в контексте лицензионного соглашения проявляет себя в разных аспектах. Лицензионное соглашение представляет собой вариативную правовую конструкцию, условия применения которой могут меняться в зависимости от обстоятельств и предпочтений сторон. Во-первых, такое соглашение может иметь как реальный, так и консенсуальный характер. Во-вторых, лицензионное соглашение может подразумевать передачу права и на возмездной, и на безвозмездной основе. Наконец, лицензионное соглашение может налагать обязательства на обе стороны, либо быть односторонне обязывающим.
Тем не менее, первый из вышеперечисленных аспектов является весьма спорным и поэтому вызывает множество дискуссий в российской правовой науке. В частности, противоречия возникают в плане возможности заключения реального лицензионного соглашения: предметом лицензии всегда выступает исключительное право, а не материальный объект, что, в свою очередь, приводит к выводу об априорной консенсуальности подобных соглашений. Если исходить из текста п. 5 и 6 ст. 1235 ГК, то можно прийти к выводу о том, что в отношении лицензионного соглашения выработано три существенных условия: предмет договора, способы использования, параметр возмездности/ безвозмездности. Согласимся с Е.В. Демьяненко и А.В. Шпаком: так как существенным условием лицензионного соглашения выступает определение способов использования переданных прав, можно говорить о консенсуальной модели такого соглашения [5, с. 48].
Лицензионные соглашения, как отмечено выше, довольно вариативны: они могут являться неполными и комплексными контрактами, включать ограничения, предусматривать особые механизмы внесения платежей и иные дополнительные условия. Важной чертой лицензионных соглашений является особый состав квалифицирующих признаков, ограничивающий их заключение. Речь идет о том, что в договорах, направленных на передачу интеллектуальных прав, квалифицирующими признаками являются объект, место и время действия прав. В отношении лицензионных соглашений данный перечень расширен предметной областью действия соглашения [3, с. 244].
В качестве аспекта, ограничивающего свободу договора, отметим также и то, что лицензионное соглашение устанавливает границы использования передаваемого исключительного права. Пределы использования касаются, помимо вышеотме-ченных времени, территории и способов исполь-
зования, круга лиц, которым разрешается пользоваться передаваемым правом. Данный критерий порождает деление лицензионных соглашений на те, которые предоставляют исключительную лицензию, и те, которые предоставляют простую лицензию.
Ограничения, налагаемые лицензионным соглашением, могут касаться сферы использования - коммерческой или некоммерческой. Кроме того, в соглашениях такого рода указывается способ (способы) использования (к примеру, использование путем воспроизведения, путем публичной демонстрации, распространения, публичного исполнения и т.п.). Разнородность и многообразие способов использования, которые могут быть зафиксированы в тексте лицензионного соглашения согласно ст. 1270 ГК, приводят к существенному противоречию. Закрепленные в законе, в частности, в ст. 1270 ГК РФ, способы использования произведений, по нашему мнению, требуют более детальной проработки и упорядочения, в противном случае они будут противоречить самой сути концепции исключительного права. К примеру, среди способов использования, указываемых в лицензионных соглашениях, законодатель называет прокат оригинала или экземпляра произведения, что, безусловно, сближает лицензионное соглашение и договор аренды. При этом лицензионное соглашение не может быть равнозначным по своей сути договору аренды материального объекта. Е.В. Демьяненко и А.В. Шпак также говорят о том, что отождествление аренды и лицензии на использование является некорректным, ведь соответствующие им договорные конструкции имеют разные предметы и введены в правовой массив с разными целями [5, с. 49].
В некоторых моментах в отношении лицензионного соглашения законодатель, по нашему мнению, игнорирует необходимость введения дополнительных условий ограничения свободы договора. В частности, известна распространённая в мире практика скупки лицензий крупной технологической компанией с целью устранения компаний-конкурентов. Можно предположить, что по мере научно-технического прогресса в России и популяризации практики заключения лицензионных соглашений, в том числе и в контексте экспорта лицензий, данная проблема актуализируется и для нашей страны. В связи с этим вполне рациональным представляется предложение об имплемен-тации нового законодательного постулата о праве на отзыв лицензии. В случае неиспользования права, предоставленного лицензиатом, в установленный договором срок, лицензия отзывается -в таком случае компании, скупившие множество аналогичных лицензий просто не смогут воспользоваться одномоментно всеми из них, и неиспользованные лицензии, таким образом, будут отозваны. Такая мера, безусловно, благоприятно скажется на антимонопольном регулировании правоотношений, формируемых предприятиями наукоемких сфер.
Рассмотрим еще одно ограничение, накладываемое на правоотношения сторон лицензионного соглашения. Согласно общему правилу, представленному в п. 5 ст. 1235 ГК, лицензионное соглашение является возмездным. Если в условиях лицензионного соглашения прямо не указан его безвозмездный характер, но условие об объеме и порядке выплаты вознаграждения в нем не представлено, данный договор считается незаключенным1. Кроме того, акты дарения между коммерческими компаниями также недопустимы (п. 1 ст. 575 ГК). При этом, как указывают Ю.С. Сарычева и Н.В. Фир-сова, в реальной практике большинство лицензионных соглашений являются безвозмездными [10, с. 192]. Законодатель в данной связи ввел возможность заключения безвозмездных лицензионных договоров при условии предоставления исключительной лицензии.
Согласно положениям ст 1235 ГК, стороны лицензионного соглашения наделены свободой в выборе определять использование объектов интеллектуального труда. Однако, данная свобода ограничивается положениями ст. 1229 ГК, предписывающей использование объекта правообладателем способом, не противоречащим закону. Кроме того, правом владения и распоряжения объектом интеллектуального труда наделены исключительно автор или группа соавторов. Наследник одного из соавторов, к примеру, наделен только правом использования результата интеллектуальной деятельности по своему усмотрению. В данной связи возникает противоречие: лицо, которое обладает какой-либо долей (как в случае наследования объекта, созданного соавторами) исключительного права на произведение, по сущности, получает неограниченное право на использование данного произведения. При этом другие правообладатели оказываются ущемленными в своих правах и, более того, могут в течение продолжительного времени не знать об использовании объекта. На данный момент данное противоречие, к сожалению, не нашло своего разрешения ни в правовой науке, ни в законодательных нормах.
Как отмечено выше, сама по себе концепция свободы договора включается в себя свободу в плане принятия решения о заключении договора или об отказе от его заключения. Тем не менее, анализ законодательных положений обнаруживает существенное ограничение данного аспекта свободы договора. Речь идет о случаях выдачи принудительных лицензий. Положения ст. 1239 ГК указывают, что судебный орган, на основании требования заинтересованного лица, имеет право принять решение о предоставлении данному лицу права использования результата интеллектуального труда, принадлежащего другому лицу. Принудительная лицензия в подобном контексте представляет собой разрешение на право осуществления действий в отношении охраняемого объекта без согласия правообладателя. Принудительная лицен-
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10.
5 -о
сз
<
зия, таким образом, выступает лишь инструментом исполнения императивных норм и не является договором в традиционном его понимании, хотя результат - передача лицензии - будет аналогичным в сравнении с результатом соглашения. Тем не менее, ограничение принципа свободы договора в данном случае все же происходит: свобода договора ограничивается в отношении заключенного ранее лицензионного договора, в действие которого по факту оказывается включенной третья сторона.
Рассмотрим практику параллельного импорта, в рамках которой может быть применено ограничение принципа свободы лицензионного договора. Под параллельным импортом мы понимаем импорт товара в государство, на территории которого уже реализуется такой товар, ввезенный с согласия правообладателя товарного знака. Согласие правообладателя может быть выражено в форме лицензионного или дистрибьюторского соглашения. В науке высказываются мнения о необходимости запрета параллельного импорта в связи с ограничением здоровой конкуренции, повышением цен на товары, повышением доли контрафактной продукции на рынке.
Схожие ситуации наблюдаются и при наличии двух или более производителей запатентованной продукции [4; 6]. Речь идет в данном случае и так называемом праве преждепользования, зафиксированным ст. 1361 ГК. Один производитель может иметь право на основании регистрации патента, но при этом другая компания начала производство данного продукта ранее, не регистрируя патент. В идеальной ситуации должен быть соблюден баланс интересов преждепользователя и лица, зарегистрировавшего патент. Как указывает Р.Ш. Рахматулина, нужно «сохранить стабильность патента» и, при этом, «защитить разумные ожидания и инвестиции того лица, которое изобрело тождественное решение [9, с. 74]. Для того, чтобы максимально приблизить отношения двух выше-отмеченных лиц к сбалансированным, законодатель предусмотрел ограничения форм и способов использования. Допустимым считается только такое преждепользование, которое осуществлялось до начала процедур по регистрации патента. Импортер продукта, таким образом, не имеет права организовать его производство после регистрации патента - ограничения являются не в полной мере обоснованными по причине их недостаточного урегулирования в законодательном массиве.
При этом следует отметить, что законодатель не предусмотрел включение права преждепользования в нормы, регулирующие средства индивидуализации. В данном сегменте речь идет о принципе старшинства прав, которое наделяет приоритетом то средство индивидуализации, которое было за-„ регистрировано раньше [12, с. 138]. В правовое по-2 ле была введена концепция лицензии с нагрузкой. й По условиям данной лицензии лицензиар получает еЗ право включения ограничительных лицензионных ав условий для лицензиата с целью препятствования
получению ненадлежащей выгоды от использования интеллектуальной собственности. Приведем пример подобных ограничений: лицензирование патента на технологический процесс при условии, что только лицензиар может выступать поставщиком незапатентованного сырья для производства лицензиата [9, с. 75].
Подобные ситуации нельзя назвать урегулированными в полной мере. Во-первых, подобная практика введения дополнительных условий для получения лицензии является, по своей сути, навязыванием сотрудничества для одной из сторон, что, безусловно, идет в разрез и принципом свободы договора. Во-вторых, наблюдается размытость формулировок действующих рекомендаций и отсутствия соответствующей законодательной нормы. К примеру, Федеральная комиссия по торговле и Министерство юстиции указывают, что подобные действия - предоставление «нагрузки» на лицензию - нельзя считать противоправными, если они реализуются предпринимателями, «не очень сильными на рынке»; такая формулировка опровергает постулат о равенстве всех лиц перед законом и по этой причине должна быть усовершенствована и закреплена на законодательном уровне, а не в рамках рекомендаций.
Таким образом, лицензионные соглашения представляют собой такой тип документальной фиксации хозяйственных отношений, в отношении которых законодатель вынуждено прибегает к ограничению принципа свободы договора. Большинство из подобных ограничений мы считаем вполне оправданными, но в ряде случаев ситуации ограничения являются либо необоснованными, либо недостаточно урегулированными в законодательном массиве.
Литература
1. Алексеев, С.С. Философия права / С.С. Алексеев. - М.: Норма, 1998. - С. 255.
2. Арапов, С.Н. Международные соглашения в области инвестиционных отношений / С.Н. Арапов // Контентус. - 2020. - № 6. - С. 93-100.
3. Бредихин, Г.П. Распоряжение исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности / Г П. Бредихин // Вестник КГУ. -2020. - № 2. - С. 242-248.
4. Гаврилов, Э.П. Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам / Э.П. Гаврилов // Хозяйство и право. - 2009. - № 3. - С. 5874.
5. Демьяненко, Е.В. Понятие и правовая природа лицензионного договора / Е.В. Демьяненко, А.В. Шпак // ЮП. - 2019. - № 4 (91). - С. 47-50.
6. Коровяковский, Д.Г. Лицензионный договор: понятие, содержание, значение / Д.Г. Коровяковский // Бухгалтер и закон. - 2007. - № 6. -С.21-30.
7. Король, Н.Г. Лицензионные соглашения в коммерциализации интеллектуальной собственности в России / Н.Г. Король // Russian Journal
of Education and Psychology. - 2012. - № 10. // Киберленинка. - 2022 [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ litsenzionnye-soglasheniya-v-kommertsializatsii-intellektualnoy-sobstvennosti-v-rossii. 0 Дата доступа: 29.07.2022.
8. Марданов, А.С. Свобода договора: пределы и условия ограничения / А.С. Марданов, М.К. Умуркулов // Договор в гражданском праве: проблемы теории и практики: Материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 5-летию образования Науч.-исслед. ин-та частного права КазГЮА. Алматы, 6 7 апр. 2000 г. / Отв. ред. М.К. Сулейменов. - Алматы, 2000. - Т. 1. -С. 40.
9. Рахматулина, Р.Ш. Свобода договора и ее ограничение в лицензионных соглашениях с участием предпринимателей / Р.Ш. Рахмату-лина // Образование и право. - 2016. - № 5. -С.73-77.
10. Сарычева, Ю.С. Правовая характеристика лицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ / Ю.С. Сарычева, Н.В. Фирсова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2020. - № 9-2. - С. 191-194.
11. Свадковская, Е.А. Причины и пределы ограничения свободы заключения договора / Е.А. Свадковская // Проблемы развития юридической науки и совершенствования правоприменительной практики: Сборник научных трудов / Редкол.: С.А. Балашенко (гл. ред.) [и др.]. - Мн.: БГУ, 2005. - С. 130-139.
12. Тлявгулов, Г.Р. Понятие распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав / Г.Р. Тявгулов // Вопросы российского и международного права. - 2016. - Том 6. -№ 12A. - С. 134-145.
RESTRICTIONS ON FREEDOM OF CONTRACT WHEN CONCLUDING LICENSE AGREEMENTS
Shevchenko D.V.
OKB named after A. Lyulka
Freedom of contract is a fundamental principle of civil law. Freedom of contract is the freedom before and during the conclusion of a contract and is expressed in the choice of entry or refusal from contractual legal relations, the choice of the type and type of a contract, a counterparty and the terms of a contract. The freedom of contract is limited by the framework of the law, which establishes the boundaries of what is permitted to regulate the freedoms of others. Freedom of contract and its limitations also take place in the field of protection of rights to objects of intellectual property, including when concluding license agreements. The following cases of limitation of the above principle are considered. First, a license agree-
ment shall establish the boundaries of the use of the transferred exclusive right - time frame, territory and usage, circle of persons. Second, restrictions imposed by a license agreement may relate to the permitted scope - commercial or non-commercial one. Third, there is a lack of restrictions on a license agreement to counter the buying of licenses to eliminate competing companies. Fourth, one more restriction imposed on the legal relations of the parties to a license agreement concerns the criterion of compensation / gratui-tousness. Fifth, the cases of issuing compulsory licenses are considered. Sixth, the restrictions affect the practice of parallel imports and the right of prior use, and in these segments of regulation, the legislator has not yet introduced separate and effective regulations.
Keywords: license, license agreement, exclusive right, intellectual property, principle of freedom of contract
References
1. Alekseev, S.S. Philosophy of law / S.S. Alekseev. - M.: Norma, 1998. - S. 255.
2. Arapov, S.N. International agreements in the field of investment relations / S.N. Arapov // Content. - 2020. - No. 6. - P. 93-100.
3. Bredikhin, G.P. Disposal of the exclusive right to objects of intellectual property / G P. Bredikhin // Bulletin of KSU. - 2020. - No. 2. - P. 242-248.
4. Gavrilov, E.P. Exclusive right belonging to several persons / E. P. Gavrilov // Economy and law. - 2009. - No. 3. - S. 58-74.
5. Demyanenko, E.V. The concept and legal nature of a license agreement / E.V. Demyanenko, A.V. Shpak // YUP. - 2019. -No. 4 (91). - P. 47-50.
6. Korovyakovsky, D.G. License agreement: concept, content, meaning / D.G. Korovyakovsky // Accountant and law. - 2007. -No. 6. - P. 21-30.
7. Korol, N.G. Licensing agreements in the commercialization of intellectual property in Russia / N.G. Korol // Russian Journal of Education and Psychology. - 2012. - No. 10. // Cyberleninka. -2022 [Electronic resource]. - Access mode: https://cyberlenin-ka.ru/article/n/litsenzionnye-soglasheniya-v-kommertsializatsii-intellektualnoy-sobstvennosti-v-rossii. 0 Access date: 07/29/2022.
8. Mardanov, A.S. Freedom of contract: limits and conditions of restriction / A.S. Mardanov, M.K. Umurkulov // Contract in civil law: problems of theory and practice: Proceedings of the international. scientific-practical. conf., dedicated 5th Anniversary of Education Nauch.-issled. Institute of Private Law KazGUA. Almaty, 6-7 Apr. 2000 / Responsible ed. M.K. Suleimenov. - Almaty, 2000. - T. 1. - P. 40.
9. Rakhmatulina, R. Sh. Freedom of contract and its limitation in licensing agreements with the participation of entrepreneurs / R. Sh. Rakhmatulina // Education and Law. - 2016. - No. 5. -P. 73-77.
10. Sarycheva, Yu.S. Legal characteristics of a license agreement on granting the right to use a computer program / Yu.S. Sarycheva, N.V. Firsova // International Journal of Humanities and Natural Sciences. - 2020. - No. 9-2. - P. 191-194.
11. Svadkovskaya, E.A. Reasons and limits for restricting the freedom to conclude a contract / E.A. Svadkovskaya // Problems of development of legal science and improvement of law enforcement practice: Collection of scientific papers / Ed.: S.A. Ba-lashenko (editor-in-chief) [and others]. - Mn.: BSU, 2005. -P. 130-139.
12. Tlyavgulov, G.R. The concept of disposal of exclusive rights to objects of patent rights / G.R. Tyavgulov // Issues of Russian and international law. - 2016. - Volume 6. - No. 12A. - S. 134145.
