CC BY
120
76 ВЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
Зарубежный опыт
ОБЗОР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ УЧЕТА И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ПАТЕНТНЫХ ПРАВ В США
Аннотация. Учет патентных прав и прав на товарные знаки в США рассматривается в статье путем исследования организации работы Бюро по патентам и товарным знакам США и обобщения информации о функционировании в США реестра прав на различные объекты интеллектуальной собственности, включая изобретения и товарные знаки. Уступка патентных прав, залог патентных прав и уступка патентной лицензии представлены для анализа в рамках предлагаемой статьи в качестве практических направлений коммерциализации патентов и товарных знаков, предусматриваемых законодательством и судебным прецедентом США.
Ключевые слова: учет патентных прав, учет прав на товарные знаки, уступка лицензии, залог патентных прав, уступка патентной лицензии, уступка патентных прав, патентное регулирование в США, коммерциализация патентных прав.
DOI: 10.17803/2311-5998.2017.34.6.076-082
В
ЕСТНИК
УНИВЕРСИТЕТА
О.Е. КупнЬина ГМПОА1
Яна Анатольевна ГАЕВА,
внешний консультант Центра международного правового образования, Питтсбургский университет hankov_ja@list.ru
© Я. А. Гаева, 2017
YA. A. GAEVA,
External Consultant, Center for international legal education,
University of Pittsburgh hankovja@list.ru
OVERVIEW OF THE LEGAL REGULATION IN THE SPHERE OF ACCOUNTING AND COMMERCIALIZATION OF PATENT
RIGHTS IN THE UNITED STATES
Review. Account of patent rights and trademark rights in the United States is discussed in the article by examining the organization of the work of the Bureau of patents and trademarks USA and collate information on the operation in the United States register of rights to various intellectual property objects, including inventions and trademarks. The assignment of patent rights, pledge of patent rights and assignment of patent licenses submitted for review under the proposed article, the practical aspects of commercialization of patents and trademarks provided by the law and judicial precedent the United States. Keywords: account of patent rights, registration of trademark rights, assignment, license, pledge of patent right, assignment of patent licensing, assignment of patent rights, patent regulation in the United States, commercialization of patent rights.
тз
L-—^ i,
УНИВЕРСИТЕТА . „, , |Л
имени o.e. кугафина(мгюа) в сфере учета и коммерциализации патентных прав в США
Учет патентных прав и прав на товарные знаки в США
С самого начала своего существования система закрепления патентных прав за изобретателями в США предполагала не только регистрацию изобретений, но и анализ представленных документов на предмет «существенной полезности и важности». Однако в период с 1793 по 1836 г. в США действовала система формальной регистрации. Около 10 000 патентов, выданных за это время, были зарегистрированы без предварительного анализа их содержания. После принятия в 1836 г нового Закона о патентах в США был восстановлен разрешительный принцип выдачи патентов специально уполномоченным патентным ведомством, для которого характерно принятие решения о выдаче патента на основании экспертизы заявки специалистом патентного бюро на предмет соответствия изобретения таким критериям, как «новизна», «неочевидность», и установления факта «полного раскрытия информации об изобретении». В то время американское патентное бюро было первым специализированным учреждением в мире, наделенным полномочиями в области экспертизы качества патентных заявок.
По мере роста количества заявок, подаваемых в патентный офис, и увеличения объемов информации о ранее выданных патентах потребовалось введение детализированной системы классификаций, позволяющих получать достоверные данные о новизне изобретения. В 1950-х гг.около 2,5 млн патентов были классифицированы по 350 категориям, после дополнительной разбивки каждой из которых получилось 45 000 категорий с дальнейшей классификацией в рамках каждой категории.
Современный реестр интеллектуальных прав на различные объекты интеллектуальной собственности, включая изобретения и товарные знаки, в США представляет собой совокупность информационно-поисковых систем, доступных для пользователей через сайт патентного ведомства, а также через специализированные библиотеки, имеющие доступ к таким электронным поисковым системам Бюро по патентам и товарным знакам США, как PubWEST, PubEAST и др.
Создание системы нумерации патентов в США относится ко времени принятия Закона о патентах 1836 г. Современные записи о патентных правах доступны в первую очередь на сайте патентного ведомства, а также через базы данных, хранящиеся в виде микрофильмов (1983—1999 гг.), в виде записей на оптических дисках (2000—2011 гг.), а также в виде электронных каталогов (PubWEST, PubEAST). Наиболее поздняя информация о патентах и товарных знаках имеет вид базы данных, публичный доступ к которой осуществляется только через сеть Интернет. На сайте Бюро по патентам и товарным знакам Министерства торговли США информация о большинстве патентов, зарегистрированных после 1976 г., доступна в виде полнотекстовых файлов, содержащих заявку на выдачу патента, относящуюся к ней корреспонденцию, описание объекта интеллектуальных прав ш
и копии чертежей, уведомления о предъявленных через федеральные суды ис- у
ках и другую информацию. Данные о более ранних патентах, начиная с 1790 г., б
представлены на сайте в виде изображений в формате PDF. В настоящее время файлы, относящиеся к патентам, выданным до начала 1990-х гг., также являются частью государственного архива, доступ к которым возможен через сеть Интернет (URL: http://www.archives.gov/research/search/).
о К
опыт ъ
78 ВЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
ЕСТНИК
УНИВЕРСИТЕТА
О.Е. Кугафина (МПОА)
Интернет-сайт американского Бюро по патентам и товарным знакам не только позволяет производить поиск полной информации о правообладателях, выданных патентах и зарегистрированных товарных знаках, но и предоставляет многочисленные методические материалы, классификации и формы электронных запросов, с помощью которых пользователи сайта могут проводить самостоятельный патентный поиск по ряду многочисленных критериев и осуществлять другие коммуникации. Среди наиболее востребованных разделов сайта — система электронной подачи заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака (EFS-Web, TEAS), системы электронной регистрации уступки патентов, товарных знаков (EPAS, ETAS), системы поиска документов и информации о статусе заявки (PAIR, TSDR). На сайте представлена детализированная информация о различных этапах коммуникации с представителями патентного офиса по вопросам получения и поддержания прав на изобретения, полезные модели, сорта растений и товарные знаки.
Важным аспектом учета интеллектуальных прав в рамках патентного бюро США является требование о предоставлении и своевременном обновлении информации о правообладателе, в частности его контактной информации, которая используется патентным ведомством для уведомления о необходимости продления регистрации товарного знака или патента, или для направления запросов о предоставлении документов на стадии регистрации и других уведомлений. Большинство подобных коммуникаций осуществляются в электронной форме на сайте патентного ведомства через профиль (личный «электронный кабинет») заявителя или правообладателя.
Регулирование системы электронной регистрации, как и регистрации на иных носителях, опирается на положения § 41 гл. 35 Сводной кодификации федерального законодательства США (USC), относящиеся к порядку хранения информации, доступности автоматизированного поиска на возмездной основе, а также отчетности директора департамента перед Конгрессом США.
Недостатком современной патентной системы повсеместно признается слишком большое количество патентов и их сомнительное качество. В то же время повышение требований к экспертизе заявки с целью предотвращения регистрации менее качественных патентов не представляется целесообразным, поскольку большинство патентов никогда не оспариваются в судебном порядке. В литературе также отмечается, что патентный офис не заинтересован в уменьшении количества выдаваемых патентов, поскольку снизится доход от сборов, взимаемых за выдачу патентов.
В литературе отмечается, что решение проблемы некачественных патентов может быть найдено в ослаблении презумпции действительности патента. С этой целью требование предоставления «четкого и убедительного свидетельства» для подтверждения действительности патента в судебном разбирательстве предлагается заменить менее жестким требованием предоставления «более веских доказательств», что позволило бы снять часть бремени доказывания с заявителя. Стандарт «более веских доказательств» в настоящее время применяется при рассмотрении дел о действительности прав на товарные знаки и авторских прав.
в
L-—^ i,
УНИВЕРСИТЕТА . „, , |Л
имени o.e. кугафина(мгюа) в сфере учета и коммерциализации патентных прав в США
Система электронной подачи документов для регистрации уступки патента и товарного знака
Регистрация уступки прав в отношении патентов и товарных знаков регулируется положениями ст. 261(4) гл. 35 Сводной кодификации федерального законодательства США, ст. 10 Закона Ланхэма о товарных знаках (гл. 15 Сводной кодификации федерального законодательства США), ч. 3 гл. 37 Свода федеральных нормативных актов (CFR).
Статья 261 (4) гл. 35 Сводной кодификации федерального законодательства США устанавливает правило, согласно которому уступка патента должна быть зарегистрирована в патентном офисе в течение трех месяцев. Уступка патента не имеет юридической силы в отношении третьих лиц до момента регистрации, в том числе в отношении последующих добросовестных приобретателей и лицензиатов, которым не было известно о незарегистрированной уступке в момент совершения сделки.
Заявления о регистрации уступки патентов, а также товарных знаков в случаях, когда уступка товарного знака допускается законодательством, подаются в электронном виде через интернет-сайт патентного ведомства с приложением подтверждающих документов в формате TIFF или PDF. Подтверждение получения документов патентным бюро отображается после оплаты регистрационного сбора, которая совершается через сайт бюро с помощью кредитной карты (MasterCard, Visa, American Express и Discover), электронного перевода или с использованием депозита, заранее предоставленного патентному ведомству.
Независимые базы данных и информационные центры
Помимо централизованной системы учета информации об исключительных правах в рамках Бюро по патентам и товарным знакам, в США развивается такое направление коммерциализации патентов, как создание независимых патентных баз данных и патентных пулов.
В ряде случаев целью создания базы данных или интегрирования информации о патентах из различных источников является оказание услуг по поиску информации о существующих исключительных правах. Например, база данных Digipat Questel предоставляет доступ к информации об имеющихся патентах, включая зарубежные, об истории уступок и обременений патентов, а также от имени клиента направляет запросы в Бюро по патентам и товарным знакам США в случае необходимости получения копий документов.
Другой формой аккумулирования информации о патентах является создание базы данных патентов, принадлежащих одному правообладателю, с целью повы- ш
шения интереса к разработкам и привлечения к участию в создании новых продук- у
тов на базе принадлежащих патентовладельцу технологий. Например, Институт б
коммерциализации Канзасского государственного университета предоставляет общую информацию о принадлежащих ему патентах и собственную поисковую систему, доступную на сайте Института.
о К
опыт ъ
SO ВЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
ЕСТНИК
УНИВЕРСИТЕТА
O.E. Кугафина (МПОА)
Уступка патентных прав
Параграф 261 гл. 35 Сводной кодификации федерального законодательства США устанавливает, что патентам должны быть присущи свойства имущества, поэтому право интеллектуальной собственности на изобретение или полезную модель в США можно передать другому лицу по сделке (уступить), в том числе можно уступить право, регистрация которого в патентном офисе еще не завершена. Уступка права в отношении объектов интеллектуальной собственности может быть самостоятельной сделкой или частью более сложного правоотношения, связанного с распоряжением имущественным комплексом.
Система регистрации уступки права в отношении патента или товарного знака обеспечивает официальное подтверждение перехода права и позволяет подтвердить принадлежность права определенному лицу в случае возникновения спора или перед совершением сделки.
Залог патентных прав
В связи с тем, что вопросы залога патентных прав в законодательстве США регулируются разрозненными актами как федерального, так и местного уровня, вопрос регистрации, определения момента возникновения обеспечительного права и приоритета требований между различными кредиторами в американском праве разрешается далеко не однозначно.
Положения Федерального патентного закона (§ 261 гл. 35 Сводной кодификации федерального законодательства США), признают обязательной регистрацию отдельных видов сделок с патентными правами, в первую очередь сделок, направленных на передачу права. Данная норма не устанавливает требования обязательной регистрации залога патентных прав. В решении по делу Holt v. United States суд установил, что приобретение залогового права по правилам ст. 9 Единообразного торгового кодекса (UCC), регулирующего общие вопросы обеспечения сделок, не требует дополнительной регистрации в патентном ведомстве, т.к. не является уступкой. Таким образом, в данном решении признается приоритет уведомления о праве, совершенного кредитором в соответствии с положениями Единообразного торгового кодекса, несмотра на то, что данный нормативный акт может иметь различные толкования в каждом из отдельных штатов, инкорпорировавших его положения. В то же время Бюро по патентам и товарным знакам США допускает регистрацию залоговых прав в соответствии с § 3.11 гл. 37 Свода федеральных нормативных актов, и в ряде случаев такая регистрация тоже признается надлежащим уведомлением о правах залогодержателя.
Так, в деле Chesapeake Fiber Packaging Corp. v. Sebro Packaging Corp суд подтвердил, что ст. 261 Патентного закона частично исключает действие ст. 9 Единообразного торгового кодекса. Должник предоставил кредитору в залог поданную должником патентную заявку. Через два года должник объявил о своем банкротстве и оставил заявку на получение патента неоплаченной. Ответчик по делу, который не знал о наличии обременения, согласился оплатить рассмотрение патента. До того как патент был выдан, кредитор наложил арест на собствен-
тз
L-—^ i,
УНИВЕРСИТЕТА
имени o.e. кугафина(мгюа) и коммерциализации патентных прав в сша
ность должника, включая будущие патентные права. Истец выкупил право на будущий патент у кредитора. Ответчик заявил, что залоговое право кредитора не было должным образом оформлено, поскольку не было зарегистрировано в федеральном реестре. Таким образом, ответчик требовал признания за ним права на патент в связи с тем, что им был оплачен сбор, взимаемый за рассмотрение патентной заявки, и на том основании, что в результате оплаты он стал приобретателем патента в соответствии со ст. 261 Патентного закона США. Суд признал надлежаще оформленным право кредитора, передавшего впоследствии это право истцу, и установил, что арест в связи с банкротством должника был наложен правомерно. В то же время суд сослался на решение по делу In re Transportation Design, признав, что интерес кредитора, оформленный в соответствии с требованиями о регистрации, установленными ст. 9 Единообразного торгового кодекса, не может быть заявлен против последующего приобретателя, не уведомленного о наличии обременения, если он не был надлежащим образом зарегистрирован в патентном ведомстве, т.е. в соответствии с требованиями ст. 261 Патентного закона. Принимая решение по делу, суд отметил, что в данном случае, однако, ответчик не является приобретателем права на будущий патент, т.к. должник не уступил ему свое право. Таким образом, суд установил, что наличие записи об уступке патента в соответствии с положениями ст. 261 гл. 35 Сводной кодификации федерального законодательства США, являющегося федеральным законом, дает преимущество перед кредитором, которому залоговое право было предоставлено хотя и раньше по времени, но по правилам ст. 9 Единообразного торгового кодекса, действие которого регулируется законами отдельных штатов.
По общему правилу уступка патентного права, обремененного залогом, не затрагивает прав залогодержателя, если информация об обременении была доступна для приобретателя, предпринявшего попытку получить доступ к данной информации, которая может быть представлена как в виде регистрации в Бюро по патентам и товарным знакам, так и в виде записей в системе, определяемой каждым штатом самостоятельно на основании положений ст. 9 Единообразного торгового кодекса и § 3.11 гл. 37 Свода федеральных нормативных актов.
Уступка лицензии
История уступки патентной лицензии в США началась с дела 1852 г. Troy Iron & Nail Factory v. Corning, в котором суд установил важное исключение из действовавшего в то время правила о недопустимости уступки лицензии: «Патентная лицензия не может быть уступлена, если сама лицензия не допускает уступки».
Позже судебная практика выработала правило о том, что последующее одобрение уступки правообладателем также может подтверждать действительность уступки патентной лицензии. у
В то же время, несмотря на наличие правил об уступке патентной лицензии, б
установленных судебным прецедентом на уровне законодательства штатов, фе- ^
деральное законодательство США до сих пор не содержит прямого подтвержде- i
ния правомерности такой сделки. В решении по делу Everex также отмечено, что й
законодательство штатов, допускающее уступку лицензии, вступает в противо- опыт
Ш а
>
82 ВЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
ЕСТНИК
УНИВЕРСИТЕТА
О.Е. Кугафина (МПОА)
речие с общими принципами патентного права, направленными на поощрение изобретательства, поскольку приобретателем патентной лицензии может стать прямой конкурент лицензиара. В литературе отмечается, что разрешение сделок с патентной лицензией должно стать общим правилом, а не исключением, поскольку приобретение лицензии конкурентом представляет опасность только для исключительных лицензий, когда правообладатель по условиям лицензии не оставляет за собой правомочий, связанных с предъявлением иска о нарушении переданных лицензиату исключительных прав, и риск приобретения лицензии конкурентом нивелируется возможностью получения экономической выгоды от беспрепятственной передачи лицензии лицу, которое может быть в большей степени заинтересовано в воплощении запатентованного решения.
