CC BY
68
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Актуальные проблемы гражданского права ^^
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ПО РОССИЙСКОМУ ПРАВУ
К.К. РАМАЗАНОВА,
Московский университет МВД России Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право E-mail: [email protected]
Аннотация. На основе анализа российского законодательства, регулирующего отношения по охране и защите интеллектуальных прав, с учетом материалов арбитражной практики в статье рассматриваются некоторые актуальные проблемы защиты и охраны товарных знаков в России.
Ключевые слова: товарный знак, охрана права на товарный знак, защита права на товарный знак, законодательство о товарных знаках, нарушение права на товарный знак.
SOME ASPECTS OF THE GUARD AND PROTECTION OF TRADEMARKS ON RUSSIAN LAW
K.K. RAMAZANOVA,
Moscow university of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Annotation. On the basis of the analysis of the Russian legislation, regulating the relations on guard and protection of the intellectual rights, taking into account materials of arbitration practice, in article some actual problems of the guard and protection of trademarks in Russia are considered.
Keywords: a trademark, guarding of the right to a trademark, protection of the right to a trademark, the legislation on trademarks, infringement of the right to a trademark.
Количество товарных знаков, зарегистрированных в Российской Федерации за последние годы, значительно увеличилось, в связи с этим весьма закономерным является увеличившийся рост судебных споров в сфере применения товарных знаков. Принимая во внимание, что товарные знаки имеют большое значение в деле обеспечения конкуренции товаров на рынке, а законодательство в данной сфере претерпело кардинальные изменения всего несколько лет назад, вопросы охраны и защиты товарных знаков на современном этапе приобретают особую актуальность.
Вступление в силу с 1 января 2008 г. ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), регулирующей вопросы правовой охраны интеллектуальной собственности, прекратило действие специальных законов в данной области. При этом следует констатировать, что нормы Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 (в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 г. №166-ФЗ) (далее — Закон о товарных знаках), регулирующего вопросы правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания, за исключением нескольких новшеств, были перенесены в ч. 4 ГК РФ практически без изменений. Большинство проблемных вопросов, касающихся правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания, которые обсуждались на протяжении всего периода действия Закона о товарных знаках, разработчиками ч. 4 ГК РФ даже не были затронуты.
Первый вопрос, возникающий в правоприменительной практике, — какое законодательство применять при обращении в суд, Палату по патентным спорам или просто в процессе использования интеллектуальных прав: действовавшие до 1 января 2008 г. законы или ч. 4 ГК РФ. Законодатель
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Актуальные проблемы гражданского права
в ст. 5 Закона о введении в действие ч. 4 ГК РФ указывает, что ч. 4 применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие (т.е. после 1 января 2008 г.). По правоотношениям, возникшим до введения в действие, она применяется к правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Однако что делать, если правоотношение носит длящийся характер? Например, товарный знак не используется, и заинтересованное лицо желает прекратить его правовую охрану досрочно. Каким законодательством пользоваться при подаче заявления? Очевидно, что само заявление, поданное после 1 января 2008 г., будет рассматриваться в соответствии с нормами ГК РФ. Но, например, если товарный знак был зарегистрирован в 2000 г., то его правовую охрану можно будет прекратить досрочно при неиспользовании в течение пяти лет, как указано в редакции Закона «О товарных знаках» 1992 г., а не трех, как это указано в ГК РФ или редакции Закона 2002 г. Еще сложнее ситуация в случае длительного нарушения права на товарный знак. Допустим, нарушение началось в 2007 г., но до сих пор не прекращено. Правообладатель решается обратиться в суд. Какими нормами руководствоваться правообладателю при подаче искового заявления? Согласно ст. 5 Закона о введении в действие, — и теми и другими. К периоду до 01 января 2008 г. применяется Закон «О товарных знаках», а к отношениям после 1 января 2008 г. — Гражданский кодекс РФ.
В сфере правового регулирования охраны и защиты товарных знаков ГК РФ внес ряд на первый взгляд незаметных, но в действительности существенных изменений.
Первое изменение, на которое хотелось бы обратить внимание, касается порядка досрочного прекращения правовой охраны в связи с неиспользованием. Последствия неиспользования товарного знака установлены в ст. 1486 ГК РФ. Как и раньше, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет с момента его государственной регистрации. Однако заявление о досрочном прекращении правовой охраны может быть подано в Палату по патентным спорам только при
условии, что вплоть до подачи заявления товарный знак не использовался. Таким образом, указание на любые три года фактически теряет смысл, поскольку прекратить правовую охрану товарного знака можно только в том случае, если он не используется к моменту подачи заявления.
Пункт 2 ст. 1486 ГК РФ содержит еще более значимое изменение. Он указывает, что использованием товарного знака является не только использование его правообладателем или лицом по лицензионному договору, но и другим лицом под контролем правообладателя, т.е. по всем заявлениям о досрочном прекращении правовой охраны, поданным после 1 января 2008 г., Палата по патентным спорам будет принимать любые гражданско-правовые договоры, подтверждающие наличие контроля со стороны правообладателя, а такие договоры могут иметь разнообразную форму: от подряда до агентского — и не подлежат государственной регистрации. Такие изменения существенно упростят правообладателю процедуру доказывания факта использования товарного знака и усложнят данную процедуру для лиц, заинтересованных в прекращении правовой охраны товарного знака досрочно.
Второе изменение, которое, казалось бы, состоит лишь в формулировке, на деле может существенно расширить возможности правовой охраны: изменение касательно признаков нарушения права на товарный знак. В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Таким образом, законодатель убрал термин «сходство до степени смешения» в определении вопроса о нарушении прав, заменил его термином «сходство» и дополнил «если в результате использования возникнет вероятность смешения». Очевидно, что понятие «сходство» очень растяжимо и существенно отличается от понятия «сходство до степени смешения». При этом понятие «сходство до степени смешения» закреплено в Правилах и методических рекомендациях, что удобно для специалистов в сфере интеллектуальной собственности.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Актуальные проблемы гражданского права
Возникает вопрос, кто будет определять, возникает вероятность смешения в результате использования или нет. В некоторой степени ответ на этот вопрос содержится в Информационном письме Президиума ВАС от 13 декабря 2007 г.1 В п. 13 данного информационного письма указано, что вопрос о сходстве и вероятности смешения может разрешить суд и экспертизу при этом назначать необязательно. Дополнительно Высший арбитражный суд указывает на возможность в качестве доказательства вероятности смешения применять опрос общественного мнения.
Третье изменение касается основного из способов защиты прав на товарный знак — взыскание компенсации. Ранее действовавший закон разрешал ему взыскать компенсацию в размере от 100 тыс. руб. до 5 млн руб. Закон устанавливал, что компенсация взыскивается вместо убытков и не требует доказательства размера убытков, которые были причинены правообладателю. В Информационном письме Президиум ВАС РФ акцентирует внимание на том, что компенсация не может взыскиваться в размере ниже минимального предела, что до 1 января 2008 г. составляло внушительную сумму в 100 тыс. руб. К сожалению, с 1 января 2008 г. минимальный размер компенсации снижен до 10 тыс. руб., такой размер является неощутимым для субъектов предпринимательской деятельности.
На практике обладателю права на товарный знак необходимо привести логическое и подтвержденное документально основание для взыскания компенсации именно в заявленном размере. Одним из способов обоснования убытков может быть доход, полученный нарушителем от производства или реализации контрафактной продукции. Так, в соответствии со ст. 15 ГК РФ размер упущенной выгоды может быть не меньше доходов, полученных нарушителем. Такой способ доказывания размера компенсации был использован в деле № А-32-20626/2003-36/395, рассматриваемом в Арбитражном суде Краснодарского края. При этом на объем выпуска продукции с использованием обозначения, сходного с товарным знаком истца, был судом обозначен лишь косвенно, при обосновании размера компенсации в решении суд указал на недобросовестность действий ответчика, грубость правонарушения, отсутствие наме-
рения заключить лицензионный договор. Суд апелляционной инстанции отменил решение Арбитражного суда Краснодарского края, посчитав размер убытков недоказанным и компенсацию необоснованной, однако в кассационной инстанции Арбитражный суд Северо-Кавказского округа указал на достаточность оснований для взыскания компенсации в размере 1 млн руб. и оставил в силе решение суда первой инстанции, отменив решение суда апелляционной инстанции.
Другим способом обоснования размера компенсации является размер лицензионного вознаграждения, который предлагалось ранее заключить нарушителю либо который заключен на использование нарушаемого товарного знака с другим лицом. Такой способ также часто применяется судами, например, по делу № А46-15769/2006, рассмотренному в Арбитражном суде г. Омска, суд взыскал компенсацию в размере 3 млн руб. исходя из того, что правообладателем заключены лицензионные договоры с третьим лицом на использование аналогичных товарных знаков и сумма, подлежащая выплате пользователем, превышала размер взыскиваемой компенсации. Решение суда не обжаловалось и вступило в законную силу.
Третьим способом обоснования компенсации может быть реально причиненный размер материального ущерба, например падение объема продаж от появления контрафактной продукции. Данный способ сложно доказывать в связи с неопределенностью причинно-следственной связи между правонарушением и его последствиями. Падение объема продаж или выручки правообладателя может быть связано с сезонными колебаниями или недопоставками, что может отметить суд. Однако в любом случае судебная практика исходит из того, что для взыскания компенсации необходимо доказать факт нарушения прав. Размер причиненных убытков в форме, указанной в ст. 15 ГК РФ, доказыванию не подлежит.
Примечательно, что ГК РФ ввел новый способ обоснования компенсации: двукратный размер от стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или в двукратном раз-
1 Информационное письмо Президиума ВАС от 13 декабря 2007 г. № 121 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Актуальные проблемы гражданского права
мере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака2. Данная норма наглядно демонстрирует, что компенсация направлена не только на возмещение убытков, но и на привлечение нарушителя к гражданско-правовой ответственности. Иначе законодателем был бы закреплен однократный размер вместо двукратного.
Далее рассмотрим положение, которое не закреплено в законодательстве, но нашло свое применение в решениях судов. Речь идет о праве преждепользования в отношении товарных знаков.
Как известно, институт права преждепользования, закрепленный в патентном праве, отраженный как в Патентном законе, так и в Гражданском кодексе РФ, не нашел своего места в законодательстве о товарных знаках. Тем не менее существует судебная практика, позволяющая сделать вывод, что, в случае если лицо правомерно начало использование обозначения до даты приоритета товарного знака, его действия не могут быть признаны нарушением права на товарный знак. Такая позиция сформулирована Президиумом ВАС РФ в постановлении от 14 марта 2006 г. № 13421/05 по делу в отношении товарного знака «Спартак». Высший арбитражный суд отменил решения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций и удовлетворил иск, но при этом сделал один очень важный практический вывод. Суд указал, что «если использование обозначения субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак». Аналогичный вывод сделан 2 ок-
тября 2007 г. в постановлении ФАС Уральского округа № Ф09-8006/07-С6 по товарному знаку «Белая башня», в котором суд также указал, что, если использование обозначения субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак.
В ГК РФ можно найти обоснование данной судебной практике. Так, в соответствии с п. 6 ст. 1252 ГК РФ при конкуренции прав на различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) преимущество имеет средство индивидуализации, право на которое возникло ранее. Поскольку незарегистрированное в качестве товарного знака обозначение, используемое для индивидуализации предприятия в коммерческой деятельности, теперь является коммерческим обозначением, при использовании его до даты приоритета товарного знака оно будет иметь преимущество, если предприятие осуществляет деятельность, однородную с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак и возникает вероятность введения в заблуждение потребителей и контрагентов3.
Таким образом, после пятнадцатилетнего формирования практики в сфере защиты прав на товарные знаки, особо бурно ощутимого в последние три года, она получает дополнительное развитие в связи с применением нового законодательного акта. В основном Гражданский кодекс РФ закрепил сложившуюся практику, но множество моментов еще только предстоит познать во всем многообразии.
2 Пункт 4 ст. 1515 ГК РФ.
3 Пункт 6 ст. 1252 ГК РФ.
