CC BY
167Бережная Анна Владимировна Донецкий национальный университет Юридический факультет Донецкая Народная Республика, Донецк Av.berezhnaya12@gmail .com Berezhnaya Anna Donetsk National University Faculty of Law Donetsk People's Republic, Donetsk
КОНФЛИКТ ПРАВ НА ДОМЕННОЕ ИМЯ И ТОВАРНЫЙ ЗНАК Аннотация: в статье рассмотрены проблемы определения правового статуса доменного имени в Российской Федерации, соотнесены понятия «доменное имя» и «товарный знак». Рассмотрены процедуры решения доменных споров по правилам международного арбитража в рамках UDRP и национальных доменных споров.
Ключевые слова: товарный знак, доменное имя, доменные споры, правообладатель товарного знака, владелец доменного имени.
CONFLICT OF DOMAIN NAME RIGHTS AND TRADEMARK RIGHTS Annotation: the article describes the problems of domain names' legal status determination in Russian Federation and establishes the relationships between the concepts of domain names and trademarks. The procedures of domain name disputes resolution under UDRP and national protocol are considered.
Key words: trademark, domain name, trademark owner, domain name disputes, the owner of the domain name.
УДК 347.77
Проблема правового регулирования доменных имен возникла еще в 1990-х годах: приблизительно сразу после того, как их система была введена вместо числового обозначения адреса интернет-сайта.
В настоящее время российский законодатель определяет доменное имя как «обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет» [13].
При этом доменное имя имеет свою иерархическую структуру, которая может быть прочитана справа налево: корневой домен (не отображается пользователю); национальный домен верхнего уровня ccTLD (.ru, .de, .fr) или общий домен верхнего уровня gTLD, использование которого ограничено определенного рода организациями или сообществами (.com, .gov, .edu); домен второго уровня SLD - по сути, основное слово адреса, самостоятельно определенное владельцем сайта. Доменное имя может состоять и из большего числа уровней.
Так, например, в адресе интернет-сайта Совета Федерации Федерального Собрания РФ «council.gov.ru» «.ru» - национальный домен верхнего уровня; «.gov» - общий домен верхнего уровня, используемый правительственными организациями; «council» - домен второго уровня.
Российская Федерация - одна из крупнейших в мире национальных доменных зон. При этом правообладатель товарного знака и администратор доменного имени совпадают только в 25% случаев.
Среди ученых-правоведов существуют различные взгляды на соотношение понятий «доменное имя» и «средства индивидуализации».
Еще в 2001 году Президиум ВАС РФ в своем Постановлении от 16.01.2001 N 1192/00 отмечал, что фактически доменное имя выполняет функцию товарного знака, т.к. позволяет отличать соответственно товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц [7].
Ряд ученых считает, что доменное имя является самостоятельным средством индивидуализации, которому должна быть предоставлена правовая охрана в силу собственной коммерческой ценности, масштабов использования и практики злоупотребления правом со стороны правообладателей других средств индивидуализации [11, с. 96].
Другая группа ученых (Бабкин С.А., Милютин З.А., Судариков С.А.) полагает, что доменному имени не требуется предоставление правовой охраны по той причине, что права его владельца в достаточной степени защищены технически: никто не может использовать доменное имя, аналогичное уже зарегистрированному.
Действующая позиция судов по данному вопросу такова: в отличие от товарного знака, доменное имя не является объектом исключительных прав, а действующее законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета средства индивидуализации [10].
Проводя сравнение между доменным именем и товарным знаком, можем отметить, что доменное имя имеет две характеристики, сущностно отграничивающие его от товарного знака, а именно: уникальность и трансграничностъ.
Доменное имя должно быть зарегистрировано: запись о нем вносится в WHOIS (от англ. who is - «кто есть») - общедоступную базу данных, в которой представлена информация о доменах и их владельцах. При этом экспертиза заявки очень проста: новое доменное имя просто не должно полностью повторять одно из уже существующих. В противном случае лицу, пожелавшему зарегистрировать такое доменное имя, будет отказано в регистрации. В этом и заключается уникальность доменного имени. Анализ зарегистрированных товарных знаков при этом не производится.
Интернет - это всемирная информационная компьютерная сеть, связывающая между собой пользователей. По состоянию на январь 2021 года
интернетом пользуются 4,66 миллиона людей по всему миру, что составляет 59,5% населения Земли [14]. Как правило, сайт с зарегистрированным доменным именем доступен для всех пользователей независимо от государства, в котором они дислоцированы. Следовательно, регистрация определенного доменного имени в одном государстве не делает возможным регистрацию аналогичного доменного имени в другой стране - база WHOIS интернациональна. В этом заключается трансграничность доменного имени.
Товарный знак вышеуказанными характеристиками не обладает. Как известно, права на товарный знак носят территориальный характер. Следовательно, регистрация словесного обозначения в качестве товарного знака в Российской Федерации, во-первых, не обеспечивает автоматическую охрану соответствующих исключительных прав в другом государстве (определенным исключением является подача заявки на регистрацию товарного знака по Мадридской системе, обеспечивающей равноценную охрану в 125 странах), а во-вторых, не исключает возможности зарегистрировать тождественное словесное обозначение в качестве товарного знака любым заинтересованным лицом за пределами Российской Федерации (исключением, опять-таки, является общеизвестность такого товарного знака).
Примечательно, что при подготовке проекта части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации ее разработчики предприняли попытку законодательно отграничить доменное имя от других средств индивидуализации путем включения в главу 76 ГК РФ «Права на средства индивидуализации» параграфа 5, посвященного доменным именам. Однако при рассмотрении законопроекта в Федеральном Собрании этот параграф был полностью исключен из конечного текста закона.
Государство в целом стремится исключить доменные имена из сферы своего правового регулирования, не просто не принимая новые правовые нормы, но и исключая старые. Так, например, до 2010 года часть четвертая ГК РФ содержала в себе несколько норм, устанавливающих общий принцип
«старшинства» прав. В частности, п. 9 ст. 1483 ГК РФ предусматривал, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения тождественные доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Ст. 1512 ГК РФ, в свою очередь, определяла, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана ему была предоставлена с нарушением требований п. 9 ст. 1483 ГК РФ) [1, с. 166].
В соответствии с существующим подходом законодателя доменное имя -один из способов использования товарного знака, поскольку прямо перечислен как таковой в ст. 1484 ГК РФ [2]. Споры об использовании товарных знаков в доменных именах - одни из наиболее часто встречающихся в практике арбитражных судов по вопросу защиты исключительных прав на товарный знак. Как правило, речь идет об использовании словесного обозначения для домена второго уровня.
На практике действия по регистрации, приобретению и (или) использованию доменных имен, идентичных или схожих с охраняемыми средствами индивидуализации с целью получения выгоды получили название «киберсквоттинг» (от англ. squatting - захват, оккупация). Киберсквоттинг может осуществляться не только против средств индивидуализации, но и в отношении других объектов интеллектуальной собственности, охраняемых наименований и нематериальных благ (например, имени физического лица).
Выделяют следующие виды киберсквоттинга:
1. «Классический» киберсквоттинг - регистрация доменного имени, основанного на товарном знаке, с целью попытки последующей его перепродажи правообладателям исключительного права на товарный знак.
2. Киберпиратство - регистрация доменного имени, содержащего товарный знак, с целью повышения посещаемости сайта путем привлечения
трафика пользователей, намеревавшихся попасть на сайт правообладателя товарного знака. Выгода заключается в монетизации непреднамеренных просмотров рекламных объявлений «заблудившимися» пользователями.
3. Тайпсквоттинг - регистрация доменного имени с заведомо ошибочным написанием, имитирующим возможную опечатку пользователя. Как правило, также с целью получения денежных средств от просмотров рекламных объявлений на сайте.
4. Псевдо-киберсквоттинг - регистрация доменного имени, содержащего товарный знак, без какого-либо его использования и без попытки продать его правообладателю товарного знака [15].
На данный момент российское законодательство не дает конкретных предписаний по разрешению описанных выше ситуаций.
На международном уровне можно отметить стремление стран к сотрудничеству по унификации правового регулирования использования общих доменов высшего уровня gTLDs. С этой целью была создана ICANN -Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров - международная неправительственная организация, чьи акты хотя и не носят формально-обязательный характер, фактически являются таковыми в силу монополии данной организации по администрированию доменных имен.
Всемирной организацией интеллектуальной собственности (далее -ВОИС) была разработана UDRP - Единая политика разрешения споров о доменных именах, принятая ICANN в 1999 году. Вместе с прилагающимися к ней Правилами, они содержат положения, направленные на разрешение споров, связанных с популярными для коммерческого использования gTLDs .com, .net, .org, и предлагаются для имплементации в национальные законодательства [16,
17].
Так, большинство доменных споров должны быть разрешены по соглашению между сторонами или в судебном порядке путем подачи иска против владельца доменного имени. В случае, если неправомерным
представляется сама регистрация доменного имя, соответствующая жалоба должна быть подана регистратору.
Процедура подачи жалобы для международного третейского рассмотрения довольно проста: лицо, подающее жалобу, вправе выбрать любой из уполномоченных арбитражных центров и подать жалобу в печатном и электронном вариантах. При этом стоимость рассмотрения относительно невысока. Жалоба рассматривается заочно, в среднем, за два месяца. Эти причины обуславливают популярность данной процедуры: начиная с 1999 года по ней было рассмотрено более 50 000 споров [3].
В п. 4 (а) ЦОКР установлена категория споров, по которым международное третейское разбирательство в уполномоченных арбитражных центрах является обязательным. К таким относится заявление лица в отношении владельца доменного имени, с доказательствами наличия трех факторов в их совокупности:
1) доменное имя тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, права на которые принадлежат жалобщику;
2) лицо, владеющее доменным именем, не имеет в его отношении никаких прав или законных интересов; и
3) доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.
Этими фактами исчерпывается предмет доказывания, бремя которого
лежит на заявителе. При этом на практике в отношении второго элемента заявителю достаточно просто выдвинуть общее утверждение о том, что ответчик соответствующим правом или законным интересом не обладает. После этого бремя доказывания обратного переходит ответчику.
В п. 4 (Ь) определен неисчерпывающий перечень доказательств недобросовестностной регистрации и (или) использования доменного имени:
1. Доменное имя было зарегистрировано или приобретено с целью перепродажи, сдачи в аренду или иной передачи правообладателю товарного
знака или его конкуренту за стоимость, значительно превышающую документально подтверждаемые расходы на доменное имя.
2. Доменное имя было зарегистрировано с целью помешать правообладателю товарного знака самостоятельно зарегистрировать доменное имя со своими товарным знаком, при условии, что владелец доменного имени уже участвовал в подобных действиях.
3. Доменное имя было зарегистрировано с целью подорвать бизнес конкурента - правообладателя товарного знака.
4. Доменное имя использовалось с намерением привлечения интернет-пользователей в целях коммерческой выгоды на сайт владельца доменного имени или сайт с другим адресом, создавая вероятность смешения
Установление хотя бы одного из них свидетельствует о недобросовестности владельца доменного имя, и служит основанием для передачи домена или аннулировании его регистрации.
При этом п. 4 (с) устанавливает примерный перечень обстоятельств, свидетельствующих о наличии у владельца доменного имени прав и законных интересов в его отношении. Установления трибуналом хотя бы одного из них достаточно для признания наличия соответствующего права или законного интереса у ответчика:
1. Использование или демонстрация подготовки к использованию доменного имени (или имени, ему идентичного) для добросовестного предложения услуг или товаров до того, как владельцем доменного имени были получены какие-либо уведомления о наличии спора.
2. Владелец доменного имени (как физическое или юридическое лицо) стал широко известен по доменному имени даже в том случае, если он не приобрел соответствующий товарный знак или знак обслуживания.
3. Владелец доменного имени осуществляет посредством него законную некоммерческую деятельность или использует его добросовестно без цели
получения коммерческой выгоды путем введения потребителей в заблуждение или «очернения» соответствующего товарного знака.
При этом в п. 4 (k) подчеркивается, что требование обязательной третейской процедуры не препятствует передаче спора на рассмотрение суда по месту юрисдикции как до начала обязательного административного рассмотрения, так и после его завершения.
Зачастую решения по спорам, рассмотренным по процедуре UDRP, оспариваются в российских судах. Причинами тому служат, во-первых, иное национальное законодательство, а, во-вторых, практика различного толкования Политики и ее Правил арбитрами.
В целом, практика российских судов требует доказательства истцом тех же фактов, что установлены в UDRP, что подтверждается Справкой по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденная постановлением Президиума СИП от 28 марта 2014 г. N СП-21/4 [8]. Однако интерес представляют критерии недобросовестности использования доменного имени. Правилами ICANN установлено, что она подчиняется законам штата Калифорния. В связи с этим можно утверждать, что на установленные в п. 4 (b) и п. 4 (с) UDRP критерии недобросовестности и добросовестности, которыми должны руководствоваться арбитражные органы организации при административном порядке разрешения спора, во многом повлияла американская доктрина fair use. В российской судебной практике критерий «добросовестности» не так развит.
В Российской Федерации процедура регистрации национального домена верхнего уровня происходит через АНО «Координационный центр доменов .RU/.РФ». В российском доменном блоке (.рф, .ru, .su и некоторые иные домены верхнего уровня) действует Положение «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах» (далее -Положение) [4, 5]. Данное Положение является обязательным для
регистраторов доменных имен: его несоблюдение влечет отзыв аккредитации регистратора.
В соответствии с Положением при подаче иска администратору доменного имени регистратор обязан установить судебное ограничение на данный домен на срок до 90 дней независимо от того, было ли вынесено определение об обеспечении иска. Суть этих ограничений состоит во временном запрете на аннулирование регистрации доменного имени, передачу права администрирования другому лицу, а также на передачу другому регистратору поддержки сведений о доменном имени.
В соответствии с п. 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10, рассматривая доменный спор, суд должен оценить вероятность смешения товарного знака и доменного имени исходя из двух критериев: степени сходства самих обозначений и степени однородности товаров для потребителей [6]. При этом для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и доменного имени обычными потребителями соответствующих товаров.
Правообладатель товарного знака может заявить следующие требования:
1. О пресечении действий, нарушающих право на товарный знак,
2. О запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).
3. Об обязании аннулировать регистрацию доменного имени.
4. О вынесении регистратору предписания об аннулировании делегирования полномочий на администрирование домена.
5. О взыскании компенсации с администратора сайта или лица, фактически использовавшего этот сайт, и (или) регистратора.
Сама регистрация доменного имени может быть признана неправомерной, например, при регистрации такого доменного имени, которое тождественно или сходно до степени смешения с общеизвестным товарным
знаком; или в случае регистрации доменного имени с изначальной целью осуществления действий, которые могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции на основании п. 1 ст. 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции» [12].
При этом суд вправе применить обеспечительные меры, направленные на сохранение существующего состояния между сторонами в целях предотвращения значительного ущерба. Как правило, они не отличаются от вышеупомянутых срочных ограничений на действия с доменными именами, применяемые регистратором при отсутствии судебного акта об обеспечении иска.
Правообладатель товарного знака, чьи исковые требования были удовлетворены, обладает приоритетным правом регистрации доменного имени, ставшего предметом спора. В случае, если истец решит воспользоваться своим правом, регистратор аннулирует регистрацию соответствующего доменного имени, после чего регистрирует его на правообладателя товарного знака.
При этом следует учитывать: судебная практика по разрешению доменных споров не отличается единообразием. Так, например, несмотря на вышеупомянутую позицию судов о невозможности применения принципа «старшинства» прав в отношении доменных имен, при совокупности определенных обстоятельств суд может принять несколько противоречащее этому решение. Суд по интеллектуальным правам Российской Федерации в своем постановлении от 14 декабря 2016 года № С01-1062/2016 по делу № А40-3632/2016 определил: если доменное имя было зарегистрировано задолго до регистрации товарного знака истца, и в последующем использовал его в предпринимательском деятельности без намерения вести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца, его действия не составляют нарушение исключительного права [9]. В против случае действия истца могут быть квалифицированы даже как обратный захват -недобросовестная подача жалобы, приводящая к злоупотреблению
исключительным правом со стороны правообладателя товарного знака. В рассмотренном деле суд исходил из того, что администрирование домена и разработка сайта осуществлялись обществом «ВебРегион» ранее даты приоритета товарного знака общества «РВА»; общество «ВебРегион» занималось созданием сайта, его продвижением и усовершенствованием на основании договора возмездного оказания услуг с обществом «Донская Станица»; содержание сайта не вызывает у потенциального потребителя сомнений относительно того, кем оказывается соответствующая услуга, не допускает смешения предприятий общественного питания, не вводит потребителей соответствующих услуг в заблуждение; в действиях общества «ВебРегион» по регистрации и использованию доменного имени отсутствуют признаки недобросовестной конкуренции. Верховный суд оставил решение суда без изменений.
Таким образом, можем заключить следующее. На данном этапе российской правоприменительной практики доменное имя остается в правовом смысле только средством адресации пользователей в интернете. Несмотря на его значительную коммерческую стоимость, в нашем правопорядке доменное имя не признается самостоятельным средством индивидуализации, а потому в его отношении не может быть применен принцип первенства прав.
При разрешении доменного спора принципиальное значение имеет определение того, к какой доменной зоне принадлежит доменное имя: международной (в таком случае спор надлежит рассматривать по правилам ЦОКР) или национальной (тогда спор может быть разрешен в соответствии с Положением «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах»).
Несмотря на политику саморегулирования интернет-отношений, можем также сделать вывод о необходимости развития российского законодательства по вопросу использования доменных имен путем принятия более конкретных правовых норм. Как следствие этого, должно быть достигнуто единообразие
судебной практики по разрешению доменных споров. Также представляется целесообразным создания в России своего арбитражного центра для рассмотрения доменных споров в порядке UDPR. Это поднимет статус России в этой области на международной арене, а также будет удобным для участников российского доменного рынка.
Список литературы:
1. Бобров М.Е. Средства индивидуализации товаров, работ и услуг как объекты интеллектуальных прав). Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2013. - 206 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
3. Координационный центр доменов .RU/.РФ [Электронный ресурс] // URL: https://cctld.ru/media/news/kc/27676/
4. Перечень групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону, утвержденный Приказом Федеральном службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 29 июля 2019 г. N 216 «Об определении перечня групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону» // СПС «КонсультантПлюс».
5. Положение "О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах" (утв. решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 20.09.2012 N 2012-07/47) (ред. от 17.12.2019) // СПС «КонсультантПлюс».
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
7. Постановление Президиума ВАС РФ от 16.01.2001 N 1192/00. // СПС «КонсультантПлюс».
8. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. N СП-21/4 // СПС «КонсультантПлюс».
9. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2016 года № С01-1062/2016 по делу № А40-3632/2016 // СПС «КонсультантПлюс».
10. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 июня 2019 г. № С01-456/2019 по делу № А40-173311/2018. // СПС «КонсультантПлюс».
11. Серго А.Г. Доменные имена как средство индивидуализации // Хозяйство и право. - 2011. - № 5. - С. 96
12. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
13. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
14. Digital 2021: Gloval Overview Report [Электронный ресурс] // URL: https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report
15. Names as Domains, Names as Marks: Issues Conecrning the Interface between Internet Domain Names and Trademark Rights / INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION WEALTH: ISSUES AND PRACTICES IN THE DIGITAL AGE, Peter K. Yu, ed., Praeger Publishers, 2007. [Электронный ресурс] // URL:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=957750
16. Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy [Электронный ресурс] // URL: https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en
17. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy [Электронный ресурс] // URL: https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en
