CC BY
35
Использование прав на РНТД в качестве предметов залога при кредитовании
В.Б. Железный генеральный директор ЗАО «Роспромэкспертиза», проректор по научной и инновационной деятельности Московского института экономики, политики и права, член Совета Российского общества оценщиков, кандидат экономических наук (г. Москва)
Валерий Борисович Железный, [email protected]
В соответствие с четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к интеллектуальной собственности (далее - ИС) - имущественным и неимущественным правам (личные неимущественные - авторские права и иные права - право использования, право доступа и т. д.) на результаты интеллектуальной деятельности (далее - РИД) и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, законодательно относятся:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4)исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7)изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
В настоящей статье речь идет только об ИС, сформированной на основе прав на результаты научно-технической деятельности (далее - РНТД). Согласно четвертой части ГК РФ к таковым относятся следующие результаты интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана:
• изобретения;
• полезные модели;
• промышленные образцы;
• секреты производства (ноу-хау).
Исключительные права на РНТД могут
иметь правовую охрану как на уровне государства (патенты), так и на уровне правообладателя (ноу-хау).
К документам, охраняющим на государственном уровне права на РНТД (РИД в научно-технической сфере), относятся патенты на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец подтверждается охранным документом на права на РНТД - патентом, выданным государственным уполномоченным органом.
Изобретение - техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности устройству) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).
Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
Полезная модель - техническое решение, относящееся к устройству.
Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.
В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.
Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о РНТД, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
Сроки действия исключительных прав:
• патент на изобретение - 20 + 5 лет;
• патент на промышленный образец -15 + 10 лет;
• патент на полезную модель - 10 + 3 года.
Исключительное право на ноу-хау (секрет производства) действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.
Собственник (правообладатель) исключительных прав на РНТД может получать доход от использования ИС несколькими способами:
1) за счет отчуждения прав на РНТД третьему лицу;
2) за счет предоставления третьему лицу
права использования РНТД или технологии на основе РНТД по возмездному лицензионному договору;
3) за счет самостоятельного выпуска и реализации продукции, выпускаемой по технологии на основе использования РНТД, дающей собственнику прав на РНТД конкурентные преимущества на рынке.
По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне -приобретателю исключительного права на этот секрет производства.
При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.
Права использования РНТД могут быть переданы правообладателем третьему лицу на основе заключения лицензионных договоров.
По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на РНТД (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования РНТД в предусмотренных договором пределах.
Лицензиат может использовать РНТД только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования РНТД, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
Существуют два основных способа получения правообладателем (лицензиаром) вознаграждения за предоставление права использования ИС лицензиату:
1) паушальный платеж - получение лицензиаром от лицензиата единовременного вознаграждения за использование прав на РНТД в течение срока действия лицензионного договора;
2) получение от лицензиата в течение срока действия лицензионного договора вознаграждения в виде роялти - платежа, пропорционального объему выпуска и реализации (в денежном выражении) лицензионной продукции.
В подавляющем большинстве случаев лицензиар предпочитает получать от лицензиата вознаграждение за предоставленное право использования РНТД в виде роялти.
В случае использования ИС (исключительных прав на РНТД) в качестве предмета залога при кредитовании кредитор должен оценить не только риски такого кредитования, но и предусмотреть в конкретном кредитном договоре механизмы обращения взыскания на предмет залога с целью выданных в виде кредита средств при нарушении заемщиком условий кредитного договора.
Кредитору, выдающему кредит под залог прав на РНТД, приходится решать две проблемы:
1) как юридически обеспечить гарантии перехода прав на предмет залога от залогодателя к залогодержателю в случае обращения взыскания на предмет залога;
2) как определить величину залоговой стоимости предмета залога и обеспечить кредитору возврат средств в случае нарушения заемщиком условий кредитного договора.
Первую проблему можно решить следующим образом: все лицензионные договоры на предоставление лицензиату прав на использование РНТД заключаются только в письменном виде и должны проходить обязательную регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
Такое же правило можно ввести для кредитных договоров, в которых в качестве предмета залога выступают права на РНТД.
Что касается определения величины залоговой стоимости предмета залога и механизмов обеспечения кредитору возврата средств в случае нарушения заемщиком условий кредитного договора, то можно предложить следующее.
Отчуждение исключительных прав на РНТД третьему лицу в случае обращения взыскания на предмет залога вряд ли может обеспечить кредитору возврат средств, полученных заемщиком. Дело в том, что объект интеллектуальной собственности (далее - ОИС) - исключительные права на РНТД - имеет инвестиционную, а не рыночную стоимость. Рыночная стоимость - это стоимость актива на рынке для неустановленного числа потенциальных инвесторов (покупателей), а инвестиционная стоимость - это стоимость актива на рынке для одного потенциального инвестора (покупателя) или пула (ограниченного числа) потенциальных инвесторов (покупателей). Основное различие в том, что величина рыночной стоимости является одинаковой для всех рациональных и надлежаще информированных участников рынка, в то время как величина инвестиционной стоимости различна для потенциальных инвесторов, то есть имеет свое значение для каждого инвестора. Такое различие объясняется тем, что для различных инвесторов потенциальное преимущество в прибыли от приобретения исключительных прав на ОИС - исключительных прав на РНТД - будет иметь разную величину в зависимости от готовности имеющегося производства к промышленному использованию технологии на основе ОИС и достигаемого за счет обладания им синергетического эффекта. Следовательно, предполагая возможность обращения взыскания на предмет залога (ОИС) в виде отчуждения исключительных прав на РНТД третьему лицу, кредитор должен заранее знать не только будущего потенциального покупателя (или покупателей), но и цену, которую конкретный потенциальный инвестор готов будет заплатить за ОИС. При этом нельзя исключить, что цена ОИС, определенная на момент заключения кредитного договора, не уменьшится к моменту возможного обращения взыскания на предмет залога. К этому моменту могут появиться иные РНТД, права на которые могут представлять для инвестора больший
интерес с точки зрения возможности получения прибыли за счет выпуска и реализации на рынке конкурентоспособной продукции по технологии, основанной на этих новых РНТД.
Таким образом, при определении залоговой стоимости прав на РНТД целесообразно предусмотреть иные механизмы обеспечения возвратности кредита, выданного под залог ОИС (прав на РНТД).
На различных стадиях промышленного освоения ИС (прав на РНТД) и уже реализованного механизма их использования определение залоговой стоимости ОИС представляет собой решение разных по сложности задач.
Вариант 1. Заключены лицензионные договоры на право пользования ОИС, предусматривающие выплату лицензиару конкретных сумм в виде роялти
В этом случае определить залоговую стоимость ОИС возможно как величину приведенного к дате начала кредитования дохода - суммарного денежного потока от получения роялти с определенным дисконтом, устанавливаемым кредитным учреждением.
Наличие денежного потока в виде роялти позволяет достаточно точно установить величину денежного потока, который будет направляться собственником ОИС на погашение кредита, а период кредитования - по сроку действия лицензионных договоров.
Вариант 2. ОИС уже доведен до полного промышленного освоения, то есть используется для серийного выпуска конечной продукции, обеспечивающей собственнику ОИС преимущество в прибыли Наличие денежного потока в виде дополнительной прибыли позволяет достаточно точно установить величину денежного потока, который будет направляться собственником ОИС на погашение кредита, а период кредитования можно определить
по результатам анализа срока существования этой дополнительной прибыли (то есть периода, в течение которого ОИС будет обеспечивать его владельцу конкурентные преимущества на рынке).
В этом случае определить залоговую стоимость ОИС возможно как величину приведенного к дате начала кредитования дохода - суммарного денежного потока от получения собственником ОИС дополнительной прибыли с определенным дисконтом, устанавливаемым кредитным учреждением.
Вариант 3 (самый сложный). Права
на РНТД не доведены до полного
промышленного освоения
В этом случае использование прав на РНТД в качестве предмета залога имеет смысл, если промышленное освоение прав на РНТД находится на одной из следующих стадий:
• существует экспериментальный образец конечной продукции;
• существует опытный образец конечной продукции;
• выпущена опытная партия конечной продукции.
Это означает, что права на РНТД используются в качестве объекта инновационного проекта, ставящего своей целью полное промышленное освоение прав на РНТД -организацию серийного выпуска и реализации конкурентоспособной на рынке конечной продукции по технологии, основанной на РНТД.
На каждой из этих стадий риски недостижения целей инновационного проекта - получения ожидаемого преимущества в прибыли - различны, следовательно, на различных стадиях промышленного освоения права на РНТД будут иметь разную стоимость.
Залоговая стоимость РНТД может быть определена как эффект инновационного проекта с учетом разных величин риска для каждой из приведенных стадий промышленного освоения прав на РНТД и с опреде-
ленным дисконтом, устанавливаемым кредитным учреждением.
Различная величина риска для различных стадий промышленного освоения прав на РНТД может быть учтена посредством использования разных величин ставки дисконтирования при расчете эффекта инновационного проекта методом дисконтирования денежных потоков. Например, предполагается, что величина ставки дисконтирования R принимает линейно изменяющиеся значения, в зависимости от степени готовности технологии с использованием прав на РНТД к промышленному освоению, от 40 (существует экспериментальный образец конечной продукции) до 30 процентов (выпущена опытная партия конечной продукции). Такой диапазон ставок дисконтирования приведен в докладе о величинах требуемой инвесторами доходности вложений на венчурный капитал компании QED Research, Inc. «Report on venture Capital Financial Analysis», опубликованном в 1987 году (материалы доклада см. в работе [2]).
В этом случае обеспечением возвратности кредита, выданного под залог прав на РНТД, может служить переход к кредитору
при нарушении заемщиком условий кредитного договора либо доли в инновационном проекте, либо доли в акционерном капитале компании, специально созданной для осуществления инновационного проекта.
Во всех рассмотренных вариантах требуется определение инвестиционной стоимости прав на РНТД, а для этого необходимо привлечение высококвалифицированных специалистов в области оценки стоимости ИС, поскольку сотрудники кредитных учреждений не обладают опытом и квалификацией, соответствующими сложности задачи.
ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ИСТОЧНИКИ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Железный В. Б. Разработка механизмов организации инновационного процесса в регионе Российской Федерации : дис. ... канд. эконом. наук. М., 2011.
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ОЦЕНКИ И КОНСТАЛТИНГА
ПРЕДЛАГАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:
предприятий, бизнеса; пакетов акций, облигаций;
активов предприятий, созданных на основе франчайзинга; инвестиционных проектов; дебиторской задолженности;
недвижимого имущества (незавершенных строительных объектов, земельных участков и т.д.); машин, оборудования и транспортных средств; интеллектуальной собственности (патентов, товарных знаков и т.д.); ювелирных изделий и драгоценных камней, антиквариата
Звоните сегодня - (499) 230-01-31, -02-06 Мы ждем Вас - 115184, г. Москва, переулок Климентовский, дом 1, стр. 1 e-mail [email protected] наш сайт www.maok.ru
