Функции и критерии охраноспособности товарного знака в Российской Федерации Текст научной статьи по специальности «Право»

© Вестник Военного университета. 2011. № 4 (27). С. 109 - 115 .

Панкова М.Н.

ФУНКЦИИ И КРИТЕРИИ ОХРАНОСПОСОБНОСТИ ТОВАРНОГО ЗНАКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Под товарным знаком традиционно понимается условное обозначение, которое помещается на выпускаемой продукции, ее упаковке или сопроводительной документации и является произвольным по отношению к данной продукции, т.е. не выступает для последней в качестве необходимого названия, общепринятого термина или описательного понятия. Иными словами, товарный знак - это своего рода символ, который предназначен для индивидуализации продукции конкретных производителей и ее отличия от аналогичной продукции других производителей [2].

В настоящее время законодатель ограничивается указанием на то, что товарный знак есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ч.1 ст.1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) [10]. Новыми в этом определении, как указывает А.П. Сергеев, являются следующие моменты: во-первых, отграничения товарных знаков от знаков обслуживания, предназначенных для индивидуализации работ и услуг (цель которого, правда, неясна; видимо, во имя чистой юридической конструкции); во-вторых, указания на то, что обладателем исключительных прав на товарный знак может быть не любое физическое лицо, а лишь индивидуальный предприниматель [17]. Из приведенного определения следуют объективные признаки товарного знака - его инструментальный и служебный характер. Для того чтобы стать объектом правовой охраны, товарный знак помимо объективных признаков должен отвечать условиям регистрации. ГК РФ не раскрывает таких условий, но применяет юридический прием фиксации этих признаков в негативной форме (ст. 1483).

Применительно к данной статье предлагается исходить из того, что товарный знак - это средство индивидуализации продукции (товаров) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, состоящее из обозначе-

ний (знака или сочетания знаков), которые в соответствии с законодательством РФ могут быть зарегистрированы в качестве знаков.

Товарные знаки занимают особое положение среди иных объектов промышленной собственности. Это обусловлено главным образом выполняемыми товарными знаками функциями1, что накладывает отпечаток и на характер правового регулирования отношений, складывающихся в связи с ними.

В научной литературе [1, с. 79-80; 2; 3; 4; 18] выделяют следующие основные функции товарных знаков.

- идентификационную, обеспечивающую отделение товара одного производителя от аналогичного товара другого производителя, являющегося зачастую конкурентом;

- информационную - каждый знак отсылает человека к обозначаемому предмету, обеспечивает донесение до потребителя товара сведений о качестве последнего, позволяя тем самым потребителю делать осознанный выбор;

- рекламную - товарный знак выделяет из массы однородных товаров именно данный товар, придает товару наряду с информационной функцией качество известности, делая товар популярным среди потребителей;

- отличительную - товарный знак характеризуется отсылкой к определенному товаропроизводителю;

- гарантийную - помимо простого отличия одного товара от другого товарный знак гарантирует потребителю определенный набор полезных свойств товара, его качество и репутацию на рынке;

- ограничительную или защитную - товарный знак запрещает другим лицам его использование без разрешения.

Отмеченные функции товарного знака предопределяют критерии его охраноспособности, которые связаны с условиями признания товарного знака объектом правовой охраны. Чтобы стать товарным знаком (объектом правовой охраны), обозначение должно отвечать ряду условий: а) быть условным (символичным); б) обладать новизной; в) обладать различительной способностью; г) быть зарегистрированным.

Прежде всего, товарным знаком признается условное обозначение, своего рода символ, который помещается на выпускаемой продукции, ее упа-

1 Под функцией понимается роль, значение, обязанность [14, с. 856]. - М.П.

ковке или сопроводительной документации и заменяет собой подчас длинное и сложное название (наименование) изготовителя товара.

Необходимым условием правовой охраны товарного знака является его новизна. Данное условие вовсе не означает, что товарным знаком способно стать лишь оригинальное и ранее не известное условное обозначение. Напротив, в качестве товарного знака могут быть зарегистрированы известное слово, изображение или иной символ, еще никем не используемый для обозначения именно тех классов товаров, которые собирается вводить в гражданский оборот заявитель1. При этом российский законодатель, как и законодатели многих других государств, закрепляет принцип не абсолютной, а относительной новизны условных обозначений, заявляемых в качестве товарных знаков2. Это, в частности, означает, что регистрация того или иного символа в качестве товарного знака в каких-либо других странах не препятствует признанию данного или сходного обозначения товарным знаком в России, если иное не вытекает из международных соглашений, в которых участвует наша страна.

Обозначение признается новым, если оно не тождественно или не сходно до степени смешения:

1) с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) с товарными знаками других лиц, охраняемыми в России, в том числе в соответствии с международным договором РФ в отношении однородных товаров, и имеющими более ранний приоритет;

3) с товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в РФ товарными знаками.

Кроме того, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков из-за отсутствия новизны обозначения, тождественные или сходные до

1 С.П. Гришаев видит сущность новизны товарного знака в том, что «представленное для регистрации обозначение не должно быть сходным со знаками, ранее зарегистрированными или заявленными для маркировки подобного рода изделий» [3, с. 77]. - М.П.

Обозначение должно отличаться по отношению не ко всем товарным знакам, а лишь к тем, которые предназначены для аналогичных или однородных (подобных) товаров. -М.П.

степени смешения с охраняемыми в РФ наименованиями мест происхождения товаров, фирменными наименованиями, коммерческими обозначениями и наименованиями селекционных достижений, права на которые в России возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Признак новизны тесно связан с таким необходимым качеством обозначения, которое регистрируется в качестве товарного знака, как наличие в нем различительной способности [7, с. 30-33; 8, с. 65; 15, с. 64] . В частности, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- являющихся общепринятыми символами и терминами;

- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Кроме того, эти ограничения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Наконец, обозначение может считаться товарным знаком лишь тогда, когда оно в установленном законом порядке зарегистрировано1. Исключение составляют так называемые общеизвестные товарные знаки, которые охраняются в Российской Федерации в силу международных обязательств.

В ГК РФ закрепляются основания для отказа в государственной регистрации товарного знака (ст. 1483), при этом основания для отказа в регистрации, предусмотренные в п. 1-5 ст. 1483, направлены на обеспечение защиты

1 Следует отметить, что на практике один и тот же знак может быть зарегистрирован на имя конкретного владельца и по классу товаров, и по классу услуг в Международной классификации товаров и услуг для регистрации в соответствии со знаком. См.: [16, с. 603]. - М.П.

публичных интересов, а основания, предусмотренные в п. 6-9 ст. 1483, - на защиту частных интересов [9].

На обеспечение защиты публичных интересов направлены следующие основания:

1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов (п. 1 ст. 1483 ГК РФ):

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- являющихся общепринятыми символами и терминами;

- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, однако указанные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

2. В соответствии с международным договором РФ1 не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой (п. 2 ст. 1483 ГК РФ):

- государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки;

- сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки;

- официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

1 Данная категория оснований для отказа в регистрации проистекает из положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., в соответствии с которой (ст. б4ег и 6-диа1ег)не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды, другие знаки отличия [17]. - М.П.

Обозначения, сходные до степени смешения с вышеуказанными элементами, не подлежат государственной регистрации, однако такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

3. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы (п. 3 ст. 1483 ГК РФ):

- являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

- противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

4. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения (п. 4 ст. 1483 ГК РФ) с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов РФ либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

5. В соответствии с международным договором РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений (п. 5 ст. 1483 ГК РФ), представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта 1.

1 Данная норма закреплена в ст. 23 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), не действующего в РФ, поскольку Россия не является членом Всемирной Торговой Организации. Этот вид включения нормы международного

На обеспечение защиты частных интересов направлены следующие основания:

а). Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения (п. 6 ст. 1483 ГК РФ):

- с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (ст. 1492 ГК РФ) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

- с товарными знаками других лиц, охраняемыми в РФ, в том числе в соответствии с международным договором РФ, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

- товарными знаками других лиц, признанными в установленном ГК РФ порядке общеизвестными в РФ товарными знаками.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из вышеуказанных товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя 1.

б). Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения (п. 7 ст. 1483 ГК РФ), тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с ГК РФ, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

в). Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения (п. 8 ст. 1483 ГК РФ), тождествен-

права, не обязательной для государства, в текущее законодательство, называют «упреждающей имплементацией» [17]. - М.П.

1Основания: «Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания», утвержденные приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 198, а также «Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака», утвержденные приказом Роспатента от 30 декабря 2009 г. № 190. Тексты приказов официально опубликован не были. - М.П.

ные или сходные до степени смешения с охраняемым в РФ фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначений) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в РФ возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака [17].

г). Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные (п. 9 ст. 1483 ГК РФ):

- названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (ст. 1492 ГК РФ) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

- имени (ст. 19 ГК РФ), псевдониму (п. 1 ст. 1265 ГК РФ) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в РФ на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

- промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени1, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В ГК РФ установлено, что по основаниям, предусмотренным в ста-тье1483 (п. 10), правовая охрана также не предоставляется обозначениям, признаваемым товарными знаками в соответствии с международными договорами РФ. Иными словами, если обозначение признается товарным знаком в соответствии с международным договором РФ, но положения договора расходятся с положениями указанной статьи, то приоритет отдается нормам статьи ГК РФ, а не нормам международного договора, обязательного для РФ. Это явно расходится с положениями ст. 7 ГК РФ о приоритете международных договоров и должно быть устранено при системном законотворчестве.

1 С одной стороны, структура доменного имени практически исключает возможность его тождества с товарным знаком, в силу чего рассматриваемая норма в ее буквальном значении неприменима. С другой стороны, достаточно различия в одном из символов, чтобы доменное имя и товарный знак не считались тождественными друг другу, хотя сходство может быть очень высоким (т.е. до степени смешения) [17]. - М.П.

Как представляется, законодатель преследовал вполне объяснимую цель - предупредить регистрацию новых товарных знаков, не известных российскому законодательству, но установленных международными договорами РФ. В этом случае уже в законе о ратификации международного договора следует предусматривать внесение изменений в ГК РФ, а не противопоставлять взаимоисключающие нормы в кодифицированном акте. Если же законодатель хотел указать на то, что таким товарным знакам предоставляется международно-правовая охрана, это следовало сформулировать по-другому, например в более корректной форме с применением необходимых средств языкового выражения.

В отношении установления законодательных запретов (в частности, оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака) представляется более верным следующий подход. Вместо детального перечисления в ст. 1483 ГК таких оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака целесообразно указать в абстрактной форме на недопустимость тождества и сходства до степени смешения обозначений, регистрируемых в качестве товарных знаков, с любыми охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (ст. 1225 ГК РФ), т.е. с объектами интеллектуальной собственности, права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Подчеркнем, что перечень средств индивидуализации в кодифицированном акте должен быть максимально исчерпывающим, а средства индивидуализации, предусмотренные главой 76 ГК, не исчерпывают собой все охраняемые в РФ обозначения и наименования. К числу источников, образующих рассматриваемый институт, следует отнести и некоторые другие нормативные правовые акты. Ими, в частности, являются:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации» [13], в соответствии с которым правовой охраной пользуются названия средств массовой информации, а также периодические издания, радио-, теле-, видеопрограммы и пр.1;

1 В частности, отказ в регистрации средства массовой информации возможен по следующим основаниям: а) если название, примерная тематика и (или) специализация средства массовой информации представляют злоупотребление свободой массовой информации в смысле части первой ст. 4 Закона (п. 3 ст. 13 Закона о СМИ); б) если регистрирующим ор-

- Кодексы торгового мореплавания Российской Федерации [6] и внутреннего водного транспорта Российской Федерации [5], предоставляющие охрану названиям морских судов (ст. 20 КТМ)1 и названиям или номерам речных судов (ст. 13 КВВТ)2;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах» [11], согласно которому охраняются назва-

3

ния лекарств .

Соответственно в ст. 1225 ГК РФ необходимо внести все иные средства индивидуализации, предусмотренные законодательством РФ.

Таким образом, к основным функциям товарного знака относятся идентификационная, информационная, рекламная, отличительная, гарантийная, ограничительная. Отмеченные функции товарного знака предопределяют критерии его охраноспособности, которые связаны с условиями признания товарного знака объектом правовой охраны. Чтобы стать товарным знаком (объектом правовой охраны), обозначение должно отвечать ряду условий: быть условным (символичным); обладать новизной и различительной способностью; быть зарегистрированным.

Указанные функции и критерии охраноспособности товарного знака в совокупности позволили сформулировать предложения о внесении изменений в действующее законодательство, в частности:

ганом ранее зарегистрировано средство массовой информации с теми же названием и формой распространения массовой информации (п. 4 ст. 13 Закона о СМИ) [13]. - М.П.

1 Помимо этого, судну присваивается позывной сигнал, может присваиваться идентификационный номер судовой станции спутниковой связи и номер избирательного вызова судовой станции (в зависимости от технической оснащенности судна) (ст. 21 КТМ) [6]. -М.П.

Помимо этого, судну присваивается идентификационный номер (п. 2 ст. 13 КВВТ), позывной сигнал, может присваиваться идентификационный номер судовой станции спутниковой связи и номер избирательного вызова судовой станции (в зависимости от технической оснащенности судна) (п. 5 ст. 13 КВВТ) [5]. - М.П.

3 Лекарственные средства могут производиться, продаваться и применяться на территории Российской Федерации, если они зарегистрированы федеральным органом исполнительной власти, в компетенцию которого входит осуществление государственного контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств (ст. 19 Закона №86-ФЗ). В соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 155 государственную регистрацию лекарственных средств осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Государственная регистрация наркотических средств и психотропных веществ, применяемых в медицине в качестве лекарственных средств и подлежащих государственному контролю, сопровождается внесением указанных средств и веществ в соответствующие списки в порядке, определенном Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ [12]. - М.П.

- в ст. 1225 ГК РФ целесообразно включить перечень всех иных средств индивидуализации, предусмотренных законодательством РФ, обеспечив максимальную полноту перечня;

- в ст. 1483 ГК РФ желательно ограничиться указанием в абстрактной форме на недопустимость тождества и сходства до степени смешения обозначений, регистрируемых в качестве товарных знаков, с любыми охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, т.е. объектами интеллектуальной собственности, права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

* * *

1. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность: Законодательство и практика его применения: учеб. пособие. М., 1997.

2. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.3 / Е.Н.Абрамова, Н.Н.Аверченко, Ю.В.Байгушева и др.; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2010.

3. Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: учеб. пособие. М., 2003.

4. Грудцына Л.Ю., Спектор.А.А. Гражданское право России: учебник для вузов. М.: Юстицинформ, 2007.

5. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. 2011. 13 марта.

6. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (с изм. и доп.): Российская газета. 1999. 1-5 мая.

7. Кудрина И. Критерий «различительная способность» вчера и сегодня // Интеллектуальная собственность. 2001. № 12. С. 30-33.

8. Мельников В. Толкование понятия «различительная способность» // Интеллектуальная собственность. 2000. № 9.

9. Моргунова Е.А., Погуляев В.В., Корчагина Н.П. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. Е.А. Моргуновой. - М.: «Юстицинформ», 2010.

10. О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (с изменениями от 24 июля 2007 г., 30 декабря 2008 г., 12 апреля 2010 г.): федер. закон от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из информ.-правового портала «Гарант».

11. О лекарственных средствах: федер. закон от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. 1998. 25 июня.

12. О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. 1998. 15 янв.

13. О средствах массовой информации: фед. закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 (с изм. и доп.) // Российская газета. 1992. 8 февр.

14. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М.: ООО «ИТИ Технологии», 2007.

15. Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России: современное состояние и перспективы. СПб., 2003.

16. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: Проспект, 2004.

17. Сергеев А.П. Правовая охрана товарных знаков // Корпоративный юрист. 2007. № 2.

18. Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право: учеб.-практ. пособие. М.: Волтерс Клувер, 2006.