CC BY
178
306
Право
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2013, № 5 (1), с. 306-310
УДК 34.18
ДОКАЗЫВАНИЕ ПРОТИВОПРАВНОСТИ В СПОРАХ О НЕЗАКОННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА
© 2013 г. С.А. Жагорина
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
ks02@yandex.ru
Поступили в редикцию 16.09.2013
Обсуждаются проблемы доказывания противоправности в спорах о незаконном использовании товарного знака. Рассмотрены рекомендации Высшего арбитражного суда Российской Федерации и материалы судебной практики арбитражных судов субъектов Российской Федерации по обозначенному вопросу. Особое внимание сосредоточено на доказывании противоправности по искам о пресечении незаконного использования товарного знака в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Ключевые слови: товарный знак, доказывание, противоправность, формирование предмета доказывания, юридически значимые обстоятельства, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.
Товарный знак является объектом охраны российского и международного законодательства. Положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. [1], Мадридского соглашения о международной регистрации знаков 1891 г. [2], иных международных правовых актов, как следует из части 1 статьи 13 АПК РФ, подлежат применению арбитражными судами при определении круга обстоятельств, имеющих значение для дела, что обусловливает сложности сторон спора и судьи предмета доказывания в делах о незаконном использовании товарного знака.
Противоправность в современном гражданском праве определяется как формальный аспект объективной стороны правонарушения, представляющий собой любое нарушение чужого субъективного права [3]. Доказывание противоправности подразумевает под собой установление сложного фактического состава.
Для квалификации действия (поведения) в качестве противоправного при рассмотрении и разрешении споров о незаконном использовании товарного знака следует обратиться к п. 3 ст. 1484 ГК РФ, запрещающему кому бы то ни было использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Из приведенной нормы следует, что установление противоправности поведения в рассматриваемой категории споров предполагает
включение в предмет доказывания следующих юридических фактов: 1) использование обозначения ответчиком; 2) использование обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров; 3) сходство используемого обозначения с товарным знаком правообладателя до степени смешения; 4) отсутствие разрешения правообладателя товарного знака на использование обозначения.
Пример верного определения предмета доказывания представляет собой мотивировочная часть решения Арбитражного суда Московской области по делу № А41-40443/12. Вывод о противоправности действий ответчика был сделан арбитражным судом на основании установленных им следующих фактов. Реализация и предложение к продаже ответчиком кондитерских изделий, на упаковке которых размещены обозначения «Снежок», «Мозаика», «Щелкунчик», «Артек», «Забава», сходные до степени смешения с товарными знаками истца; использование ответчиком спорных обозначений для индивидуализации товаров, однородных с товарами истцов; отсутствие согласия истцов на такое использование товарного знака [4].
Первым юридическим фактом, включаемым в предмет доказывания в делах о незаконном использовании товарного знака, для выявления противоправности в действиях ответчика является конкретный способ использования спорного обозначения.
Пункт 2 ст. 1484 ГК РФ перечисляет законные способы использования товарного знака посредством его размещения: 1) на товарах, в
том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Размещение товарного знака рассматривается в названной норме как частный способ его использования, и потому приведенный перечень способов использования товарного знака не является закрытым. Гражданское законодательство не содержит исчерпывающего перечня способов использования товарного знака.
В делах исследуемой категории способ использования спорного обозначения ответчиком подлежит установлению арбитражным судом, исходя из обстоятельств конкретного дела.
Так, Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации, отменяя судебные акты нижестоящих судов, в своем постановлении от 01.12.2009 г. № 10852/09 указал, что в рассматриваемом деле по смыслу ст. 1484 ГК РФ словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака. Требования истца, основанные на факте упоминания его товарного знака «Дискатор», в опубликованном на официальном сайте ответчика интервью генерального директора, в форме нарицательного существительного для обозначения дисковых агрегатов разных типов, используемых для обработки почвы, были признаны не подлежащими удовлетворению [5].
В приведенном примере аргументация Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации с позиции правильного формирования предмета доказывания при установлении противоправности в действиях ответчика заслуживает критики. Так, в названном постановлении указано, что по смыслу ст. 1484 ГК РФ словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака. Представляется, что в рассмотренном деле противоправность в действиях ответчика отсутствовала, так как использование обозначения «диска-тор» осуществлялось не для индивидуализации продукции, выпускаемой заводом, а как нарицательное существительное. Однако словесное
упоминание чужого товарного знака при иных обстоятельствах может расцениваться как самостоятельный способ использования средства индивидуализации по смыслу ст. 1484 ГК РФ.
Вторым фактом, необходимым для установления признака противоправности в действиях ответчика в деле по спору о незаконном использовании товарного знака, является использование спорного обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.
В соответствии с п. 2 ст. 1481 ГК РФ действие товарного знака распространяется только на товары, которые непосредственно указаны в свидетельстве на товарный знак, выданном правообладателю. Обозначение товара в свидетельстве на товарный знак производится на основе единой Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), принятой Соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков [6], состоящей из перечня 42 классов товаров и услуг, в целом включающей около 20 000 наименований товаров и услуг.
Основные критерии определения однородных товаров закреплены в приказе Роспатента от 31.12.2009 г. № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» [7].
В указанных Методических рекомендациях определены правила, основанные на системе разработок Роспатента и правоприменительной практике. Так, при определении однородности товаров следует помнить, что в одном классе могут содержаться неоднородные товары, например, в 9-м классе МКТУ содержатся неоднородные товары «жилеты спасательные, коврики для мыши, огнетушители, очки (оптика), утюги электрические, фотоаппараты», и, наоборот, однородные товары могут быть разнесены по разным классам, например, однородными являются товары «мыла лечебные» (3-й класс МКТУ) и «средства моющие для медицинских целей» (5-й класс МКТУ).
Заслуживает внимания постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18.12.2008 г. по делу № А31-272/2008-22, в котором верно было отмечено, что при установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, усло-
вия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров [8]. Следует поддержать мнение арбитражного суда о том, что ни один из перечисленных выше факторов не должен быть решающим, то есть без оценки в совокупности перечисленных параметров, присущих однородным товарам, наличие признаков однородности установить невозможно.
Третий факт в юридическом составе, обусловливающем согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ квалификацию использования товарного знака как противоправную, составляет сходство используемого обозначения с товарным знаком правообладателя до степени смешения [9].
Незаконно используемое обозначение не всегда тождественно товарному знаку правообладателя. Использование обозначения, сходного с товарным знаком правообладателя до степени смешения, согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, также может нарушать право истца. В таком случае для установления незаконности использования товарного знака в предмет доказывания должен быть включен факт сходства используемого ответчиком обозначения до степени смешения с товарным знаком истца.
В связи с установлением сходства используемого обозначения с охраняемым товарным знаком возникает вопрос, в чьем восприятии должно быть зафиксировано сходство до степени смешения. Содержание п. 3 ст. 1484 ГК РФ не указывает таких субъектов.
Представляется, что в обозначенном случае следует по аналогии закона применять п. 6 ст. 1252 ГК РФ, указывающий субъектов, в восприятии которых должно быть зафиксировано сходство средства индивидуализации до степени смешения при определении приоритета. В качестве таких субъектов названы потребители и (или) контрагенты, которые могут быть введены в заблуждение в результате тождества среди средств индивидуализации или их сходства до степени смешения.
В цивилистической литературе устоялось мнение о том, что основное назначение товарного знака состоит в индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в глазах потребителей [9].
Арбитражная судебная практика также следует аналогичной точке зрения. Так, в определении Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 16.09.2009 г. № ВАС-12004/09 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора поддержан вывод
нижестоящих судов об отсутствии нарушений прав истца со стороны ответчика, поскольку, помимо прочего, не были представлены доказательства смешения обозначений в глазах потребителей [10].
Думается, что в п. 3 ст. 1484 ГК РФ, также как и в п. 6 ст. 1252 ГК РФ, имеется в виду сходство используемого обозначения с охраняемым товарным знаком в восприятии потребителей и (или) контрагентов.
При установлении факта сходства товарного знака истца с обозначением, используемым ответчиком, до степени смешения следует упомянуть о деле, относящемся к сходной категории споров.
Так, Высший арбитражный суд Российской Федерации, отменяя постановления нижестоящих судебных инстанций, по делу № А40-10573/04-5-92указал, что для признания сходства спорных обозначений достаточно уже самой опасности, а не их реального смешения в глазах потребителя, и, основываясь на результатах исследования социологических опросов, Высший арбитражный суд Российской Федерации посчитал обозначения «КГУЕА» и <ЛГУ1А» сходными до степени смешения [11].
В предмет доказывания в делах по спорам о незаконном использовании товарного знака подлежит включению еще один факт, образующий, согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, юридический состав, позволяющий сделать вывод о противоправности действий ответчика, - факт отсутствия разрешения правообладателя товарного знака на использование последнего.
Согласно ч. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ, использование средства индивидуализации (в том числе использование способами, предусмотренными ГК РФ) является незаконным, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя. Юридически значимые действия, свидетельствующие о согласии правообладателя на соответствующее использование товарного знака, могут быть выражены путем заключения договора, в частности предусмотренного ст. 1489 ГК РФ лицензионного договора.
В некоторых случаях при установлении противоправности в действиях ответчика в делах о незаконном использовании товарного знака применяется ст. 69 АПК РФ, содержащая основания освобождения от доказывания. Например, в соответствии с ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившими в законную силу решениями арбитражных судов по делам об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности за незаконное использование товарного знака согласно ст. 14.10 КоАП РФ, не доказыва-
ются вновь при рассмотрении арбитражным судом иска о незаконном использовании товарного знака, если в деле участвуют те же лица.
Так, при рассмотрении одного из споров о нарушении исключительного права на товарный знак в Арбитражном суде Нижегородской области факт продажи контрафактного экземпляра резиновых ковриков «ГАЗ» не подлежал доказыванию, так как был установлен вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Нижегородской области по другому делу № А43-2011/2010-1-50 от 01.03.2010 г. [12].
В делах по искам о пресечении незаконного использования товарного знака в информационно-телекоммуникационной сети Интернет предмет доказывания может приобретать определенные особенности. Он может сокращаться и усложняться по сравнению с предметом доказывания при истребовании иных мер защиты права.
Согласно ст.10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., актом недобросовестной конкуренции признается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, в частности подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продукции или промышленной или торговой деятельности конкурента.
Арбитражная судебная практика свидетельствует о том, что незаконное использование товарного знака в доменном имени влечет предъявление исков о пресечении указанных действий к ответчику, который не использует спорное обозначение в коммерческой деятельности в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если его действия могут расцениваться как акт недобросовестной конкуренции.
Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации в своем постановлении от 18.05.2011 г. по делу № А40-47499/2010 подтвердил вывод апелляционной инстанции о том, что использование доменного имени, тождественного товарному знаку истца, без разрешения правообладателя создает угрозу нарушения исключительного права истца на товарный знак и подлежит запрету, несмотря на то, что истец не представил доказательств использования ответчиком спорного доменного имени в коммерческой деятельности, а именно предложения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с данным доменным именем товаров и услуг.
Кроме того, Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации указал, что в
подобных случаях рассмотрению подлежит наличие или отсутствие в действиях администратора домена акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. [1], и в предмет доказывания включаются следующие факты: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.
По мнению Высшего арбитражного суда Российской Федерации, действия ответчика по использованию в доменном имени mumm.ru товарного знака «MUMM», принадлежащего истцу, подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции. Указанные действия создают истцу препятствия для размещения информации о нем и его товарах с использованием обозначенного товарного знака в названном домене российской зоны информационно-телекоммуникационной сети Интернет, нарушают исключительное право истца на использование товарного знака «MUMM» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в том числе в доменном имени [13].
Согласно подпункту 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, товарный знак может быть использован путем размещения в доменном имени, а также при других способах адресации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, что позволяет прийти к выводу о том, что доменное имя является не единственным способом адресации в обозначенной сети. Современные технические возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет позволяют правообладателям продвигать свои товары на рынке, в частности с помощью электронной почты, программ Skype, ICQ. В названных случаях правообладатель заинтересован в том, чтобы иметь возможность использовать принадлежащий ему словесный товарный знак, например, как используемый при различных способах адресации псевдоним для идентификации информации о товаре.
В свою очередь, использование словесной части товарного знака при адресации без согласия правообладателя иным пользователем информационно-телекоммуникационной сети Интернет создает угрозу нарушения прав на такое средство индивидуализации, так как является препятствием для аналогичного использования товарного знака в обозначенной сети правообладателем, и может расцениваться как акт недобросовестной конкуренции.
Таким образом, при предъявлении иска о пресечении использования словесной части товарного знака при адресации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в предмет доказывания включаются факты использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком; отсутствия согласия правообладателя товарного знака на соответствующее использование; отсутствия у лица, использующего спорное обозначение, каких-либо прав или законных интересов в отношении такого обозначения. Факт использования такого спорного обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, не подлежит включению в предмет доказывания при предъявлении требований о пресечении использования словесной части товарного знака при адресации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если незаконные действия ответчика исключают возможность истца использовать принадлежащий ему товарный знак таким же способом.
Список литературы
1. Публикация N 201(Д). Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1990.
2. Публикация ВОИС N 204(Д). Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1998. С. 4-120.
3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части второй (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. М., 2004. С. 791.
4. Решение Арбитражного суда Московской области от 22.01.2013 г. по делу № А41-40443/2012; см. также Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.12.2009 г. по делу № А56-35742/2009 [Электронный ресурс] Электр. дан. URL: http://www.arbitr.ru/ (дата обращения 05.08.2013).
5. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 01.12.2009 г.
№ 10852/09 по делу № А45-15761/2008-8/270 [Электронный ресурс] Электр. дан. URL: http://www.arbitr.ru/ (дата обращения 07.05.2011).
6. Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Заключено в Ницце 15.06.1957 г. (с изм. от 28.09.1979 г.) // Публикация № 292(Д). Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1992.
7. Приказ Роспатента от 31.12.2009 г. № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания». Документ опубликован не был. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [текст] (версия от 27.10.2011).
8. Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18.12.2008 г. по делу №А31-272/2008-22 [Электронный ресурс] Электр. дан. ЦКЬ: http://www.arbitr.ru/ (дата обращения 07.05.2011).
9. Апряткина Г.С., Кислицын Е.Г. Актуальные проблемы защиты интеллектуальной собственности // [Электронный ресурс] Электр. дан. URL: http://www.arbitr.ru/ (дата обращения: 18.03.2012).
10. Определение Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 16.09.2009 г. № ВАС-12004/09 [Электронный ресурс] Электр. дан. URL: http://www.arbitr.ru/ (дата обращения 07.05.2011).
11. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18.07.2006 г. № 3691/06 по делу № А40-10573/04-5-92 // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 2006. № 11.
12. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 03.06.2011 г. по делу № А43-8607/2011; см. также: Решение арбитражного суда Нижегородской области от 18.02.2011 г. по делу № А43-29467/2010 [Электронный ресурс] Электр. дан. URL: http://ras.arbitr.ru/# (дата обращения 30.07.2011).
13. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18.05.2011 г. по делу №А40 - 47499/2010, см. также: Решение Арбитражного суда Московской области от 14.02.2011г. по делу №А41-10659/2010 [Электронный ресурс] Электр. дан. URL: http://www.arbitr.ru/ (дата обращения 27.05.2011).
PROVING THE WRONGFULNESS IN DISPUTES OVER ILLEGAL USE OF A TRADEMARK
S.A. Zhagorina
\This paper discusses the problems of proving the wrongfulness in disputes over illegal use of a trademark. We consider the recommendations of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation and some case material of arbitration courts of the Russian Federation subjects on this issue. Particular attention is focused on proving the wrongfulness in the actions to suppress the illicit use of a trademark in the Internet.
Keywords: trademark, proving, wrongfulness, forming the subject of proof, legally relevant circumstances, the Internet.
