Аудит интеллектуальных активов и управление рисками правообладателя Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Аудит интеллектуальных активов и управление рисками правообладателя

К.С. Митягин

партнер Юридического общества имени Александра Невского (Nevsky IP Law), кандидат юридических наук (г. Москва)

Кирилл Станиславович Митягин, kirill@newskylaw.ru

Говорить о значимости интеллектуальных активов сейчас уже банально. Многие компании давно осознали важность интеллектуальной собственности для достижения успеха в бизнесе. Гораздо интереснее и полезнее обсудить практику эффективного использования имущественных интеллектуальных прав в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. Рассмотрим один из ключевых инструментов в этой сфере - аудит интеллектуальных активов.

Что такое аудит интеллектуальных активов и зачем он нужен

Под аудитом интеллектуальных активов мы понимаем инвентаризацию всех объектов интеллектуальной собственности компании, оценку их значимости для бизнеса компании, выявление рисков утраты и неэффективного их применения. В случае основательного подхода к аудиту по его результатам также готовятся рекомендации по улучшению портфеля интеллектуальных активов и повышению эффективности его использования.

Аудит нужен мелкому и среднему бизнесу, университетам и научным институтам, но особенно полезен аудит для крупных компаний и организаций, основу бизнеса которых составляет использование объектов интеллектуальной собственности. Успешная компания должна эффективно использовать свои активы. Для этого их нужно выявлять и измерять. Если активы не выявлены и не учтены, то ими труд-

но управлять и извлекать из них прибыль. Цель аудита - выявить и описать интеллектуальные активы компании, оценить риски, угрожающие ее бизнесу.

Скорее всего, искушенный читатель на этом месте уже захочет бросить чтение, ведь он уже сто раз об этом слышал. Зачем тратить время на очередное обсуждение теоретических положений в духе «мы за все хорошее и против всего плохого», когда подлинный интерес представляют конкретные инструменты и приемы оценки интеллектуальных активов? Мы разделяем такой подход и к каждому теоретическому выводу в статье постараемся привести примеры из собственной практики или подсмотренные у коллег приемы, чтобы читателю материал был интересен, а главное - полезен.

В чем главная проблема аудита интеллектуальных активов

На наш взгляд, основная проблема -невозможность применения результатов аудита на практике. Эксперты тщательно проанализируют ваши документы, с пристрастием допросят сотрудников и их руководителей, найдут много рисков и напишут о них в отчете. Но для руководства компании все эти выводы будут выглядеть как констатация факта: «У нас все плохо и запущено». А что с этим делать, никто не знает, и все живут по-прежнему.

Однако основная польза от аудита - найти способы устранения рисков (не сами риски, а именно способы их устранения) и выявить преимущества, которые могут

быть использованы для улучшения позиции компании на рынке. Выводы аудита должны содержать рекомендации по осуществлению конкретных и понятных действий для изменения ситуации, подробное описание целей и достигаемого по итогам работы результата.

Виды активов для аудита

интеллектуальной собственности нельзя ограничиться только проверкой баз данных патентных ведомств и договоров, нужно анализировать внешние источники информации, деятельность конкурентов, оценивать общую ситуацию на конкретных рынках. Эффективный аудит будет построен вокруг заданной цели и направлен на решение конкретной задачи.

Аудит проводится в отношении нескольких групп активов:

1) активы, созданные компанией, как применяемые, так и не применяемые в ее деятельности;

2) активы, полученные от третьих лиц по договору;

3) активы, полученные от третьих лиц без договора.

Выявление последней группы активов имеет значение для устранения рисков нарушения прав на интеллектуальную собственность третьих лиц.

Пример

В ходе аудита было выявлено, что Общество в рамках научного сотрудничества получает доступ к информации о результатах интеллектуальной деятельности (далее также - РИД) от государственных научно-исследовательских институтов и учреждений. При этом Общество начало использовать РИД, не только указанные в договоре, но и те, которые не охватывались заключенными с институтами соглашениями, а институты со своей стороны ввиду отсутствия точной идентификации объектов интеллектуальной собственности не гарантировали патентную и юридическую чистоту прав на предоставляемые активы.

Как улучшить результаты аудита с помощью одного пункта в техническом задании (эффективный прием)

Поставьте конкретную цель или несколько целей для аудита. Цель задаст круг источников и глубину поиска - ведь в аудите

Пример

Инвестиционный фонд заказал оценку рисков, связанных с приобретением патента для создания совместной производственной компании для внедрения запатентованной технологии. Основной упор в оценке рисков специалисты сделали не только на действительности патента, но в первую очередь на анализе компетенций правообладателя, поскольку от него потребуются компетенции по внедрению технологии на этапе создания производства. В результате выяснилось, что автор не обладает ни опытом, ни навыками, необходимыми для разворачивания технологии, а его патент является зависимым по отношению к другому, более фундаментальному патенту крупного концерна. Таким образом, с правовой точки зрения сам актив был безупречен, автор был настоящим, но заключение оказалось отрицательным и помогло сэкономить ресурсы и уберечь инвестора от опасной сделки. Обычный анализ не обнаружил бы ничего, кроме действительного охранного документа, оформленного «по всем правилам» и достаточно убедительного содержания.

В чем причина отрицательного заключения? В наличии подводных камней аудита интеллектуальных активов, которые не характерны для других видов активов, например недвижимости и ценных бумаг. Другие активы обычно сами по себе являются благом, в чьих бы руках они не находились, а ограничения в их использовании лежат на поверхности. Интеллектуальные активы обладают ценностью только при условии возможности их использования без нарушения

прав третьих лиц и реальной способности правообладателей внедрить их в жизнь. Для других видов активов также существуют ограничения, например при приобретении земельного участка для жилищного строительства может быть выявлена шумовая зона аэропорта, которая исключает строительство жилья на участке. Но именно в отношении интеллектуальных активов скрытые ограничения не бросаются в глаза и не могут быть выявлены без четкой постановки цели аудита.

Кто проводит аудит

Аудит - это командная работа. Причем обычно это слаженная работа сразу двух команд - «команды аудиторов» и «команды компании», в отношении активов которой проводится аудит. Поскольку интеллектуальная собственность - это прежде всего правовой институт, участие юристов в «команде аудиторов» является обязательным. Желательно привлечь к аудиту экономиста, обладающего со знаниями в области учета нематериальных активов и оценки интеллектуальной собственности, а также специалиста в той предметной отрасли, к которой относятся основные интеллектуальные активы компании (технического специалиста, программиста, химика и т. д.). Совокупность их знаний и слаженная работа позволят наиболее полно изучить активы компании и предоставить квалифицированные советы по итогам аудита.

Со стороны «команды компании» в работу вовлекаются различные специалисты, которые не только предоставляют документы и дают объяснения в рамках своих компетенций, но могут предложить новые идеи по улучшению управления интеллектуальными активами. В работу включаются акционеры и (или) высшее руководство компании, юрист, глава кадровой службы, директор по науке, руководитель отдела рекламы и маркетинга, глава подразделения, отвечающего за производство. Такое широкое вовлечение специалистов всех

ключевых направлений бизнеса позволяет получить объективную информацию и сделать достоверные выводы по результатам аудита.

Процедура аудита

Началу аудита предшествует подготовительный этап, когда по запросу аудиторов (списку документов и вопросов) компания собирает информацию и предоставляет ее для изучения. Каждый из перечисленных выше сотрудников компании готовит документы по своей сфере деятельности и отвечает на вопросы анкеты.

На первом этапе - самом легком для исполнения - выявляются все имеющиеся у компании активы, которые достаточно просто идентифицировать: зарегистрированные товарные знаки, патенты, объекты авторских прав, ноу-хау, лицензии на использование интеллектуальной собственности третьих лиц. Составляется (актуализируется) реестр всех патентов и патентных заявок в России и за рубежом. Устанавливается, в частности, что все патенты и заявки на патенты оформлены должным образом (например переданы права на подачу заявок в рамках создания служебной интеллектуальной собственности); все пошлины за поддержание патентов оплачены, а будущие платежи запланированы; нет судебных споров в отношении патентов.

В отношении товарных знаков и заявок также составляется реестр. Подтверждается, что все заявки на регистрацию поданы от имени компании законно; имеются письменные доказательства законности использования изображений, например договор с дизайнером логотипа; пошлины за продление регистрации оплачены; отсутствуют судебные споры в отношении товарных знаков.

Также составляются следующие реестры, имеющие отношение к нерегистри-руемым или пока незарегистрированным объектам:

• незарегистрированных обозначений (словесных, графических, комбиниро-

ванных), используемых компанией;

• произведений сотрудников компании, защищаемых авторским правом;

• отчетов НИОКР, конструкторской документации;

• договоров, на основании которых используется интеллектуальная собственность третьих лиц;

• судебных процессов, имеющих отношение к интеллектуальной собственности компании.

Помимо этого, проверяются реализация режима коммерческой тайны, наличие соглашений о конфиденциальности с сотрудниками и партнерами компаний.

После выявления объектов интеллектуальной собственности устанавливается принадлежность прав на них. Выясняется:

• действительно ли права принадлежат компании;

• есть ли документы, подтверждающие получение прав, например переход прав к работодателю на служебную интеллектуальную собственность; устанавливается срок действия прав, проверяется необходимость продления (если применимо) срока действия права, оплаты патентных пошлин, необходимых мер для поддержания режима ноу-хау и т. д.

На втором этапе выявляются неочеви д-ные для идентификации результаты интеллектуальной деятельности. После выявления активов на первом этапе неочевидные активы найти проще. Обычно к ним относятся базы данных клиентов, программы для ЭВМ, произведения дизайна, маркетинговые и рекламные стратегии, которые влияют на бизнес компании и потенциально могут быть оформлены в качестве охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.

На третьем этапе оценивается значимость каждого актива для бизнеса. Оценка идет по двум направлениям.

Во-первых, оценивается риск утраты интеллектуального актива - насколько высока вероятность потери актива в текущей ситуации. Здесь можно эффективно применить диверсионный анализ, позволяющий выявить возможные угрозы и способы их устранения или минимизации. Диверсионный анализ для оценки рисков предложен отечественным специалистом Б.Л. Злотиным 1. Название подхода произ-водно от слова диверсия и отражает его назначение - предотвратить наступление прогнозируемых неблагоприятных последствий путем проведения его предварительной экспертизы.

Во-вторых, оценивается влияние утраты актива на бизнес компании - будет утрата критичной для бизнеса или нет.

По совокупности этих оценок становится понятно, какие активы для компании являются ключевыми, а какие второстепенными, и можно сделать полезные выводы для дальнейшего управления интеллектуальными активами и выстраивания стратегии для улучшения положения компании на рынке.

Аудит может проводиться на любом этапе жизненного цикла проекта или бизнеса, при этом конкретная стадия развития проекта (бизнеса) должна учитываться при определении круга рисков и оценки их критичности, например:

• для проектов на ранних стадиях развития в наибольшей степени характерны риски утечки информации, раскола команды, параллельного ведения разработок несколькими проектными командами (как независимо, так и в контакте друг с другом); некритичными являются риски потери брендов, заимствования дизайнов и художественных решений, так как в ходе разработки продукта эти элементы могут изменяться и не они обеспечивают решающее конкурентное преимущество;

1 См. Злотин Б. Л., Зусман А. В. Решение исследовательских задач. Кишинев : МНТЦ «Прогресс» ; «Картя Молодовеняскэ», 1991.

• на этапах опытного производства и отработки технологии повышаются риски заимствования РИД, правовая охрана которых еще не получила надлежащего оформления. Например, копирование и использование технической, конструкторской документации в отсутствие патентов не предоставляет в современных условиях эффективной защиты;

• на этапе выхода на рынок и массового предложения наиболее критичными являются риски подделки продуктов (контрафакт), расторжения лицензионных договоров (замещение лицензионных продуктов лицензиатами), нарушения эксклюзивности дистрибьюторских отношений (как правило, нелегальными дилерами при молчаливом согласии самих производителей - правообладателей); усиливаются и риски, связанные с недостатками регулирования отношений с авторами-разработчиками.

Полезные эффекты от проведения аудита

По результатам проведения аудита руководство, акционеры и ключевые сотрудники компании начинают понимать реальную ситуацию с интеллектуальными активами, поэтому могут принимать обоснованные решения:

• об оценке стоимости активов в случае заключения сделок с ними;

• о выводе новых продуктов на рынок или запуске новых услуг, о способах конкурентной борьбы с помощью инструментов интеллектуальной собственности;

• об инвестировании в НИОКР для получения лучших позиций на рынке в будущем;

• о регистрации нового товарного знака, дизайна упаковки, о действиях в случае получения претензий на нарушение прав третьих лиц;

• об изменении или установлении режима конфиденциальности для отдельных видов информации;

• о подаче судебных исков или о тактике защиты от необоснованных претензий в нарушении прав и выплате лицензионных вознаграждений за использование чужих результатов интеллектуальной деятельности.

Пример из судебной практики о выплатах лицензионных платежей за использование результатов интеллектуальной деятельности

Предметом спора между Федеральным агентством по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения (далее - ФАПРИД) и Уралвагонзаводом по судебному делу № А40-48991/2015 стало взыскание лицензионного платежа за использование прав на принадлежащие государству результаты интеллектуальной деятельности, которые применялись для производства танков Т-90С и другой продукции, поставляемой в Алжир и Азербайджан. Сумма иска составила 17,5 миллиона долларов.

По итогам рассмотрения дела суд отказал в требовании ФАПРИД о взыскании лицензионных платежей и удовлетворил встречный иск о признании условий договора о размере лицензионных платежей недействительными. Такое решение суд мотивировал тем, что не были корректно в соответствии с установленными правилами определены размеры платежей за использования прав на результаты интеллектуальной деятельности. Для ответчика выполнение процедур учета интеллектуальной собственности позволило доказать свою добросовестность и выиграть дело.

Также результаты аудита помогают:

• оценить влияние деятельности ключевых сотрудников на бизнес компании на основе их вклада в создание интеллектуальных продуктов;

• предвидеть возможные нарушения со стороны конкурентов, быть готовыми применить меры защиты, быстро и эффективно справиться с последствиями в случае нарушений прав на интеллектуальную собственность компании;

• продемонстрировать инвестору или партнеру высокую стоимость компании за счет оценки принадлежащих ей интеллектуальных активов.

Пример

Инжиниринговая компания обладает несколькими патентами на конструкцию станка. Обнаружив нарушение своих прав, компания подала соответствующий иск в суд, но проиграла его, так как не смогла доказать использование патента - контрафактные станки расположены на закрытом предприятии, и экспертизу использования патента предприятием-нарушителем провести невозможно. Выяснилось, что патентный портфель не способен защитить правообладателя от нарушений. Своевременный аудит интеллектуальных активов помог бы выявить потенциальную проблему и принять дополнительные меры по устранению риска.

Как с помощью одного вопроса получить более глубокое понимание последствий проанализированных рисков и в итоге получить противоположные выводы (эффективный прием)

Спросите экспертов, как риски влияют друг на друга, есть ли кумулятивный эффект при наступлении сразу нескольких рисков.

Одно дело проанализировать каждый риск в отдельности, другое - оценить их взаимное влияние. Каждый из отдельно рассматриваемых рисков может и не угрожать бизнесу компании, и общий вывод будет положительным. Однако наступление нескольких рисков сразу или в определен-

ной последовательности может привести к совершенно иному эффекту, который невозможно предусмотреть при проведении раздельного анализа.

Как улучшить качество результатов аудита

Сравните себя с конкурентами. Да, вы можете получить отличные результаты аудита - у вас есть портфель патентов, режим ноу-хау действует, служебная интеллектуальная собственность оформляется. Но базовым понятием в таком анализе является «интеллектуальный продукт». Это не просто запатентованное изобретение, а товар или услуга, предлагаемые потребителю, в которых используются соответствующие результаты интеллектуальной деятельности. Обладаете ли вы правом сделать продукт или пока только изобретениями? Разумеется, этот вывод нельзя сделать, анализируя только список активов и сроки охраны прав, для этого необходимо провести специальные патентные и рыночные исследования о месте приобретаемой технологии в конкурентной среде, о возможности применения запатентованных решений при производстве продукта в России и на рынках других стран без нарушений прав третьих лиц.

Пример

В современных условиях технологически сложные продукты невозможно произвести без использования патентов других правообладателей, поэтому ценность отдельно взятого патента без возможности использования патента других правообладателей может равняться нулю. Для использования патента при производстве продукции требуется использовать лицензии других правообладателей, например механизмы перекрестного лицензирования.

Выводы

Аудит - обязательный инструмент работы с интеллектуальной собственностью.

Правильно проведенный аудит позволяет выявить проблемы с интеллектуальными активами компаний, вовремя их устранить и предпринять активные действия по улучшению портфеля интеллектуальной собственности, что положительно скажется на результатах деятельности компании.

Аудит - это начальный шаг для создания

стратегии интеллектуальной собственности и основа для маневрирования интеллектуальными ресурсами в бизнесе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Злотин Б. Л., Зусман А. В. Решение исследовательских задач. Кишинев: МНТЦ

«Прогресс»; «Картя Молодовеняскэ», 1991.

* *

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Сообщаем о выходе в свет СПРАВОЧНИКА ОЦЕНЩИКА НЕДВИЖИМОСТИ-2017 «Характеристики рынка недвижимости для расчета ликвидационной стоимости»

В издании приведены значения рыночных характеристик объектов недвижимости в различных городах и субъектах, необходимые для расчета их ликвидационной стоимости (в частности, типичные сроки экспозиции, предельные скидки и предельные наценки). Представлена методика расчета ликвидационной стоимости объектов, основанная на анализе рынка, и приведены примеры ее применения.

Справочник реализуется в печатном виде и online (индивидуальная online-версия доступна для PrintScreen).

Покупателям Справочника предоставляется право бесплатного участия в вебинарах по вопросам эффективного использования издания, получения письменных и устных консультаций авторов по вопросам, касающимся размещенных в нем материалов.

Заявки на покупку Справочника можно оформить на сайте http://inform-ocenka.ru По вопросам о приобретении Справочника и его доставке обращаться к Фроловой Наталье. Тел.: 8-920-056-23-36, e-mail: inform@pcfko.ru